Europarecht

Aktenzeichen  6 U 4630/18

Leitsatz

1. Ein Verletzungsverfahren ist nach § 19 S. 2 GebrMG auszusetzen, wenn das Verletzungsgericht das Klagegebrauchsmuster für schutzunfähig hält. Eine Abweisung der Klage mangels Rechtsbestands scheidet in einer solchen Konstellation im Fall eines parallelen Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens grundsätzlich aus.  (Rn. 28) (redaktioneller Leitsatz)
2. Steht die Aussetzung gemäß § 19 S. 1 GebrMG im Ermessen des Gerichts, kommt eine Solche schon dann in Betracht, wenn das Verletzungsgericht Zweifel hegt, ob das Patentamt bzw. die Rechtsmittelinstanzen die Schutzfähigkeit des mit dem Löschungsverfahren angegriffenen Gebrauchsmusters bestätigen werden.  (Rn. 29) (redaktioneller Leitsatz)
3. Liegt bereits ein vollstreckbares erstinstanzliches, zu Gunsten des Klägers ergangenes Verletzungsurteil vor, ist die Frage der Aussetzung in der Berufungsinstanz unter weniger strengen Gesichtspunkten zu beurteilen. Gleiches gilt, soweit nur noch Rechnungslegungs- oder Vernichtungsansprüche streitgegenständlich sind und/oder wenn das Klagegebrauchsmuster durch Zeitablauf erloschen ist  (Rn. 30) (redaktioneller Leitsatz)
4. Hat die Gebrauchsmusterlöschungsabteilung in einem Vorbescheid zu erkennen gegeben, dass der das bisher ungeprüfte Klagegebrauchsmuster betreffende Löschungsantrag im begehrten Umfang voraussichtlich Erfolg hat, ist eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens grundsätzlich angezeigt  (Rn. 31) (redaktioneller Leitsatz)

Tenor

Das Verfahren wird bis zum erstinstanzlichen Abschluss des Löschungsverfahrens betreffend das Klagegebrauchsmuster DE … ausgesetzt.

Gründe

II.
Das Verfahren ist gem. § 19 S. 1 GebrMG auszusetzen.
1. Ein Verletzungsverfahren ist nach der Regelung in § 19 S. 2 GebrMG auszusetzen, wenn das Verletzungsgericht das Klagegebrauchsmuster für schutzunfähig hält. Vor diesem Hintergrund scheidet – worauf bereits mit Verfügung des Senats vom 25.02.2019 hingewiesen wurde – eine Abweisung der Klage mangels Rechtsbestands des Klagegebrauchsmusters grundsätzlich aus.
2. Im Übrigen steht es im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts, das Verfahren gemäß § 19 Satz 1 GebrMG – als lex specialis gegenüber der seitens des Landgerichts herangezogenen Vorschrift des § 148 ZPO – auszusetzen. Da es sich bei einem Gebrauchsmuster um ein ungeprüftes Schutzrecht handelt, ist im Rahmen der Prognoseentscheidung nicht der strenge Aussetzungsmaßstab, des Patentrechts anzuwenden, wonach eine Aussetzung nur bei überwiegender Wahrscheinlichkeit des fehlenden Rechtsbestands zu erfolgen hat. Eine Aussetzung des Gebrauchsmusterverletzungsverfahrens kommt vielmehr – auch um der Gefahr widerstreitender Entscheidungen entsprechend dem Normzweck des § 19 S. 1 GebrMG zu begegnen – schon dann in Betracht, wenn das Verletzungsgericht Zweifel hat, ob das Patentamt bzw. die Rechtsmittelinstanzen die Schutzfähigkeit des mit dem Löschungsverfahren angegriffenen Gebrauchsmusters bestätigen werden (vgl. BeckOK PatR/Kircher, 11. Ed. 25.1.2019, GebrMG § 19 Rn. 14; Cepl/Voß, Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl., § 148 ZPO Rn. 186 m.w.N.; siehe auch Keukenschrijver in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. 2016, § 19 GebrMG, Rn. 8; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Aufl. 2019, E. III. 16, Rn. 784; Benkard PatG/Goebel/Engel, 11. Aufl. 2015, GebrMG § 19 Rn. 6; a.A.: Loth/Stock, 2. Aufl. 2017, GebrMG § 19 Rn, 11: in aller Regel Aussetzung entsprechend den Grundsätzen zum Patentverletzungsverfahren nur, wenn das Klagepatent mit (sehr) hoher Wahrscheinlichkeit nicht rechtsbeständig ist).
3. Liegt – wie im Streitfall – bereits ein vollstreckbares erstinstanzliches Verletzungsurteil vor, ist die Frage der Aussetzung in der Berufungsinstanz zudem unter weniger strengen Gesichtspunkten zu beurteilen, denn in diesem Fall kann der Kläger das erstinstanzliche Urteil mit dem sich aus § 717 Abs. 2 ZPO ergebenden Risiko vollstrecken und so seine Rechte durchsetzen (vgl. Cepl/Voß a.a.O., § 148 Rn. 121; OLG Düsseldorf, Mitt 1997, 257 – Steinknacker/jeweils zum Patentrecht). Für die Ermessensentscheidung kann auch relevant sein, dass im Verletzungsverfahren nur noch Rechnungslegungs- und Vernichtungsansprüche streitgegenständlich sind (vgl. OLG Karlsruhe, InstGE 12, 220 – MP3-Standard zum Patentrecht). Vorliegend ist das Klagegebrauchsmuster zum 31.07.2019 abgelaufen, so dass der Gesichtspunkt, dass der Gebrauchsmusterinhaber – angesichts der ohnehin nur verkürzten Laufzeit eines Gebrauchsmusters – bei einer Aussetzung des Verletzungsstreits für einen wesentlichen Zeitraum sein Ausschließungsrecht nicht durchsetzen kann (vgl. Loth/Stock, a.a.O. § 19 Rn. 11), im Streitfall nicht mehr einschlägig ist.
4. Im Rahmen von Patentverletzungsverfahren – in denen eine Aussetzung nach § 148 ZPO grundsätzlich nur in Betracht kommt, wenn es in überwiegendem Maße wahrscheinlich erscheint, dass das Klagepatent aufgrund des Einspruchs oder der Nichtigkeitsklage widerrufen oder vernichtet wird – vertritt der Senat in ständiger Rechtsprechung die Auffassung, dass einem qualifizierten Hinweis des Bundespatentgerichts gemäß § 83 PatG im Rahmen der Aussetzungsfrage und der einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung in der Regel eine erhebliche Bedeutung zukommt, so dass eine Aussetzung des Verletzungsstreits grundsätzlich angezeigt ist, wenn das Patentgericht auf Bedenken hinsichtlich der Schutzfähigkeit des Patents hinweist (vgl. z.B. Senat, Beschluss vom 15.03.2013, Az. 6 U 1162/12 sowie Beschluss vom 15.02.2018, Az. 6 U 3081/16). Für den Fall, dass – wie vorliegend – ein Zwischenbescheid des DPMA ergangen ist (vgl. Bescheid vom 24.05.2019, Anlage B 20), wonach die Löschung des Klagegebrauchsmusters – als materiell bislang nicht geprüftes Schutzrecht – im begehrten Umfang voraussichtlich Erfolg haben wird, hat dies erst recht zu gelten.
5. Der Senat vermag unter Berücksichtigung des mit Datum vom 24.05.2019 ergangenen Zwischenbescheids des DPMA (Anlage B 20) nicht zu erkennen, dass die Rechtsbeständigkeit des Klagegebrauchsmusters keinerlei Zweifeln unterläge.
a) Das Klagegebrauchsmuster betrifft ein Fahrzeug wie beispielsweise einen Anhänger, mit einem Ladeboden, der mit Zurrelementen ausgestattet ist, welche der Anbringung von Zurrmitteln, beispielsweise Zurrgurten, dienen, die die auf dem Ladeboden transportierten Gegenstände sichern sollen. Aus dem Stand der Technik sind Fahrzeuge mit Zurranordnungen oder Ladungssicherungssystemen bekannt, welche aus Zurrmitteln, z.B. Zurrgurten und Zurrösen, bestehen. Die aus dem Stand der Technik vorbekannten Zurranordnungen bzw. Ladesicherungssysteme unterscheiden sich insbesondere durch den Anbringungsort und die Art der Zurrmittel (vgl. Gebrauchsmusterschrift, Absätze [0003] bis [0007]). Den im Stand der Technik beschriebenen Lösungen für Zurrelemente an Fahrzeugen sei – so die Gebrauchsmusterbeschreibung – gemein, dass die Zurranordnungen einen relativ hohen Bau- und Montageaufwand bedingten und daher nachteilhaft seien (vgl. [0002] des Klagegebrauchsmusters). Vor diesem Hintergrund mache es sich das Klagegebrauchsmuster zur Aufgabe, bessere Zurrmöglichkeiten für Fahrzeuge aufzuzeigen (Abs. [0008]).
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagegebrauchsmuster mit Ansprüchen 1 bis 3 Folgendes vor:
[1] Fahrzeug, insbesondere Anhänger,
[2] mit einem Fahrgestell (2),
[3] einem Ladeboden (7),
[4 mindestens einer hohlen Bordwand (8) und
[5] mindestens einem beweglichen Zurrelement (10),
dadurch gekennzeichnet, dass
[6] das Zurrelement (10) sich durch den Innenraum (17) der hohlen Bordwand (8) erstreckt
[7] das Zurrelement (10) mit seinem oberen Ende (28) an der Innenseite (15) der Bordwand (8) nach außen tritt
[8] das Zurrelement (10) mit seinem unteren Ende (29) am Boden (19) der Bordwand (8) nach außen tritt.
Diese anspruchsgemäße technische Lösung soll den Vorteil bringen, dass sich das Zurrelement besser am Fahrzeug anbringen und nutzen lässt (vgl. Abs. [0010]). Ferner sind die Zurrelemente besser erreichbar und leichter bedienbar (Abs. [0011]). Weiterhin kann für den Bewegungsraum des Zurrelements ein ohnehin vorhandener Hohlraum in der Bordwand verwendet werden (Abs. [0012]).
b) Die Beklagte hat im Löschungsverfahren die Neuheit und erfinderische Tätigkeit vor dem Hintergrund verschiedener Entgegenhaltungen in Abrede gestellt. Das DPMA hat als die für die erstinstanzliche Löschungsentscheidung berufene sachkundige Stelle mit Zwischenbescheid vom 24.05.2019 (Anlage B 20) die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des Gebrauchsmusters aus Anspruch 1 durch die Entgegenhaltung D 1 … 1 … bereits neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Die Schutzfähigkeit der abhängigen Ansprüche könne mangels Schutzfähigkeit des Anspruchs 1 dahingestellt bleiben.
Zur Begründung wird auf Seite 5 des Bescheids unter Ziff. 4. unter anderem ausgeführt:
„Da in der D 1 die Begriffe Bordwand und Bordwandprofil nicht einheitlich verwendet werden (vgl. S. 4, „zu Fig. 8“ und „zu Fig. 9“; Fig. 8), ist der Fachmann gezwungen, mit Hilfe seines Sachverstands die Offenbarung auszulegen. Er würde zu dem Schluss gelangen, dass das Bordwandprofil ein Trägerelement ist, das verschiedene Kräfte aufnehmen kann und der Konstruktion Stabilität verleiht; vgl. Fig. 9 (7). Dieses Trägerelement besitzt eine Ausnehmung (14), die zumindest teilweise durch eine Verschalung abgedeckt und in Fig. 8 angedeutet ist. Das Trägerelement bzw. das Bordwandprofil mit der Ausnehmung und der Verschalung ergibt dann insgesamt die hohle Bordwand (Merkmal 1.4).
Aus der Beschreibung ist weiterhin zu entnehmen, dass die Zurrelemente (Zurrmittel) von außerhalb des Außenrahmens betätigt werden können. Das bedeutet, dass die Zurrelemente beweglich sind (Merkmal 1.5); vgl. S. 1, Punkt 3; S. 3, „Figur 8“, sowie Fig. 8.
Zusätzlich ist in Verbindung mit Figur 8 ersichtlich, dass das Zurrelement (Zurring (1)) durch einen Teil der hohlen Bordwand hindurchgeht (Merkmal 1.6).
Somit ist der Gegenstand des Gebrauchsmusters aus Anspruch 1 bereits neuheitsschädlich vorbekannt.“
Der Senat vermag – auch unter Berücksichtigung des klägerischen Vorbringens – nicht festzustellen, dass ein derartiges Verständnis des angesprochenen Fachmanns – der in dem Zwischenbescheid auf Seite 4 unter Ziff. 2. definiert wird als ein Fachhochschulingenieur mit Kenntnissen im Maschinenbau, insbesondere der Konstruktionstechnik, der darüber hinaus eine mehrjährige Berufserfahrung in der Konstruktion von Fahrzeugen mit einer Ladungssicherung besitzt – derart unvertretbar wäre, dass der dem Zwischenbescheid zukommenden Indizwirkung die Grundlage entzogen wäre und kein Zweifel daran bestünde, dass das Klagegebrauchsmuster das Löschungsverfahren in der geltend gemachten Anspruchskombination unbeanstandet überstehen wird. Insbesondere kann dem Zwischenbescheid auch nicht entnommen werden, dass sich die dortige Begründung – wie von Klägerseite in den Raum gestellt wurde – maßgeblich auf eine von Beklagtenseite farbig ergänzt eingereichte Version der Figur 8 bezöge. Vielmehr wird in dem Bescheid aus der Beschreibung der D 1 selbst (insbesondere Seite 4) zitiert und auf die dortigen Figuren Bezug genommen.
Soweit die Klagepartei im Löschungsverfahren einen Hilfsantrag aus der Kombination von Ansprüchen 1 bis 3 des Klagegebrauchsmusters angekündigt hat (vgl. Stellungnahme an das DPMA vom 04.06.2019, Seite 2 und Seiten 7/8), ist nach derzeitigem Stand ungewiss, ob und mit welchem Inhalt das Klagegebrauchsmuster aufgrund eines etwaigen Hilfsantrags Bestand haben wird. Im Hinblick auf den angekündigten Hilfsantrag kann jedenfalls vor dem Hintergrund des Zwischenbescheids – der die Frage der Schutzfähigkeit der abhängigen Ansprüche ausdrücklich offen gelassen hat – nicht ohne Zweifel angenommen werden, dass die zuständigen Löschungsstellen diese Kombination vor dem Hintergrund der Entgegenhaltung D 1 als neu ansehen werden. Ebenso wenig kann mit der erforderlichen Sicherheit prognostiziert werden, dass gegenüber den weiteren Entgegenhaltungen eine erfinderische Tätigkeit angenommen werden wird, nachdem der diesbezügliche Vortrag der Beklagten jedenfalls nicht unvertretbar erscheint.
6. Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände ist der hiesige Rechtsstreit demzufolge nach § 19 S. 1 GebrMG bis zum erstinstanzlichen Abschluss des anhängigen Löschungsverfahrens auszusetzen. Dies beruht zunächst auf der Berücksichtigung der in die Ermessenentscheidung einzubeziehenden allgemeinen Abwägungskriterien, insbesondere dessen, dass das Klagegebrauchsmuster zwischenzeitlich abgelaufen ist, so dass es im hier anhängigen Berufungsverfahren nicht mehr um Unterlassung, sondern ausschließlich noch um in der Vergangenheit liegende Folgeansprüche geht (wobei die Verletzung als solche unstreitig ist). Weiterhin kann – insbesondere vor dem Hintergrund der nicht offensichtlich unvertretbaren Beurteilung im Zwischenbescheid (Anlage B 20) der im Löschungsverfahren zuständigen sachkundigen Stelle des DPMA – nicht ohne Zweifel davon ausgegangen werden, dass das Klagegebrauchsmuster in den hier maßgeblichen Ansprüchen 1 bis 3 Bestand haben wird. Eine Aussetzung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Löschungsverfahrens war nach derzeitigem Stand nicht angezeigt, nachdem sich die Klagepartei vornehmlich darauf berufen hat, der Zwischenbescheid des DPMA sei maßgeblich durch die von Beklagtenseite eingereichte, irreführende, da farbig ergänzte Version der Figur 8 beeinflusst worden.