Aktenzeichen 6 U 4020/18
Leitsatz
1. Gemäß § 145 PatG kann, wer eine Verletzungsklage erhoben hat, gegen den Be-klagten wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung auf Grund eines anderen Patents nur dann eine weitere Klage erheben, wenn er ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen. (redaktioneller Leitsatz)
2. Auf den Fall, dass eine gleichartige Handlung aus demselben Patent angegriffen wird, ist § 145 PatG weder unmittelbar noch analog anwendbar. (redaktioneller Leitsatz)
3. Ein Kläger ist grundsätzlich nicht gehalten, sämtliche aus einem Schutzrecht folgenden Ansprüche in einem Prozess gegen einen Verletzer geltend zu machen. Er handelt daher nicht allein deshalb treuwidrig (§ 242 BGB), weil er gegen gleichartige Handlungen aus demselben Patent mit aufeinanderfolgenden Klagen vorgeht. (redaktioneller Leitsatz)
4. Für die Ermittlung der Reichweite der Rechtskraft vorangegangener Entscheidungen ist nach dem zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff der erhobene Anspruch unter Würdigung der gestellten Anträge und des zu ihrer Begründung vorgetragenen Lebenssachverhalts maßgeblich. Für den Inhalt und die Reichweite des materiellen Klagebegehrens kommt es nicht allein der Wortlaut des Klageantrages an. Dieser ist vielmehr unter Berücksichtigung des zu seiner Begründung Vorgetragenen auszulegen (Anschluss an BGH GRUR 2012, 485 – Rohrreinigungsdüse II). (redaktioneller Leitsatz)
Verfahrensgang
21 O 18824/17 2018-10-17 Endurteil LGMUENCHENI LG München I
Tenor
I. Die Berufung der Klägerin gegen das Endurteil des Landgerichts München I vom 17.10.2018, Az. 21 O 18824/17, wird zurückgewiesen.
II. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
III. Das Urteil des Landgerichts München I vom 17.10.2018, Az. 21 O 18824/17, wird ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklärt. Das vorliegende Urteil ist in Ziffer II. (Kostenentscheidung) vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrags leisten.
IV. Die Revision zum Bundesgerichtshof wird zugelassen.
sowie folgenden Beschluss
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 1.100.000,- € festgesetzt.
Gründe
I.
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter mittelbarer Verletzung eines europäischen Patents für Flügel für ein Fenster oder eine Tür in Anspruch.
Die Klägerin ist (neben der Internationales F.-H. AG) (Mit-)-Inhaberin des europäischen Patents EP 1 373 672 B1, das am 02.04.2002 angemeldet und dessen Erteilung am 24.06.2009 veröffentlicht wurde (Anlage MB 7, nachfolgend: Klagepatent). Die dem Klagepatent zugrunde liegende Erfindung betrifft einen Flügel für ein Fenster oder eine Tür.
Die Beklagte zu 1) ist ein weltweit agierendes Unternehmen, das Fensterprofilrahmen unter anderem unter der Bezeichnung „E.“ fertigt und vertreibt, die in der weiteren Herstellungskette von deren Kunden zur Herstellung von Fenstern verwendet werden, indem sie u. a. mit Fensterscheiben verklebt werden. Die Beklagten zu 2) und 3) sind seit Oktober 2006 Geschäftsführer der Beklagten zu 1).
Über den Bestand des Klagepatents haben das Bundespatentgericht mit Urteil vom 01.08.2013 (Gz. 10 Ni 22/11 u. 26/11, Anlage MB 9) und in der Rechtsmittelinstanz der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 28.01.2016 (Gz. X ZR 130/13, Anlage MB 10) bereits entschieden. Eine weitere Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht mit Urteil vom 16.02.2017 abgewiesen (Gz. 7 Ni 10/15, Anlage MB 11).
Anspruch 1 des Klagepatents lautet nach Maßgabe des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 28.01.2016 (Gz. X ZR 130/13, Anlage MB 10) wie folgt:
„Flügel für ein Fenster oder eine Tür mit einem Profilrahmen (1), der einen eine Isolierverglasung (2) aufnehmenden Falz (3) mit einer die Isolierverglasung (2) stirnseitig umschließenden Umfangsfläche (6) und einer den Rand der Isolierverglasung (2) übergreifenden Falzfläche (12) bildet, mit einer Klebstoffschicht (7) nur an der den Stirnflächen der Isolierverglasung gegenüberliegenden Umfangsfläche, wobei die Klebstoffschicht die Isolierverglasung im Falz befestigt und einen Umfangsspalt (8) zwischen den Stirnflächen (5) der Isolierverglasung (2) und der diesen Stirnflächen (5) gegenüberliegenden Umfangsfläche (6) des Falzes (3) zumindest in Umfangsbereichen ausfüllt, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich einer der Falzfläche (12) zugekehrten Deckscheibe (11) der Isolierverglasung (2) mit Abstand vor der Falzfläche (12) ein in Umfangsrichtung verlaufender Begrenzungssteg (22) für die Klebstoffschicht (7) vorgesehen ist.“
Die Ansprüche 7 bis 10 betreffend ein Verfahren zur Herstellung eines Flügels für ein Fenster oder eine Tür nach Anspruch 1 sind entfallen.
Im Rahmen der zwischen den Parteien bereits seit längerem bestehenden Auseinandersetzung über die Frage, ob die seitens der Beklagten zu 1) vertriebenen Fensterprofilrahmen des Typs „E.“ in die patentrechtlichen Ausschließlichkeitsrechte der Klägerin aus dem Klagepatent eingreifen, änderten die Beklagten die ursprünglichen Verarbeitungsrichtlinien zur Herstellung von Fenstern mit ihren Fensterprofilen (gültig ab Juli 2009, Anlage MB 4) und schufen neue Verarbeitungsrichtlinien (gültig ab September 2010, Anlage MB 5) sowie eine Systembeschreibung „bonding inside“ (gültig ab Januar 2011, Anlage MB 6). Die Hinweise zur Verklebung der Fensterprofilrahmen sind in den neuen Verarbeitungshinweisen u. a. formuliert wie folgt:
„Unter anderem erhebt das europäische Patent 1 373 672 B1 einen Schutzanspruch auf einen Fenster-Flügel, bei dem Klebstoff bis zu einem Begrenzungselement im Falzgrund reicht. Daher ist sicherzustellen, dass der Klebstoffeintrag an keiner Stelle von der Zentrierlippe begrenzt wird“
und
„Grundsätzlich ist im unteren Querbereich über die gesamte Länge des Glasfalzes von Innenecke zu Innenecke zu verkleben, damit die Scheibe sicher abgestützt und ein möglicher Wassereintritt verhindert wird.“
Der letztere Hinweis auf die Verklebung von Innenecke zu Innenecke findet sich auch in der Systembeschreibung (vgl. Anlage MB 6, Seite 16 unten).
Auf eine vorangegangene Klage vom 05.04.2012 der Klägerin aus dem Klagepatent beim Landgericht München I (vgl. Urteil vom 26.11.2014, Az. 21 O 7108/12, Anlage MB 2) wurden die Beklagten wegen mittelbarer Patentverletzung in der Berufungsinstanz mit Urteil des Senats vom 16.02.2017 (Az. 6 U 4905/14, Anlage MB 3) rechtskräftig auszugsweise wie folgt verurteilt:
„1. (…)
I. Es wird festgestellt, dass die Beklagten samtverbindlich verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser seit dem 24. Juli 2009 dadurch entstanden ist und noch entsteht, dass die Beklagten im Inland Flügel für Fenster angeboten haben bzw. anbieten, die aufweisen:
– einen Profilrahmen
– (…)
– im Bereich einer der Falzfläche zugekehrten Deckscheibe der Isolierverglasung mit Abstand vor der Falzfläche ist ein in Umfangsrichtung verlaufender Begrenzungssteg für die Klebstoffschicht vorgesehen, wobei die Klebstoffschicht an den Begrenzungssteg heranreicht,
insbesondere wenn (…).
II. (…)
III. Die Beklagten werden verurteilt, es zu unterlassen, Profilrahmen (…) zur Benutzung für Flügel für Fenster oder Türen Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern, ohne im Falle des Anbietens blickfangmäßig (…) darauf hinzuweisen (…), dass die vorstehend bezeichneten Profilrahmen nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Mitinhaberin des EP 1 373 672 B1 verwendet werden dürfen, um Flügel für Fenster oder Türen herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, die gemäß Anspruch 1 des EP 1 373 672 B1 ausgebildet sind, wenn die Klebstoffschicht an den Begrenzungssteg heranreicht.
(…)“
Die im selben Verfahren erhobene Widerklage der Beklagten, gerichtet auf die Feststellung, dass diese nicht gehindert seien, ihre nach der neuen Verarbeitungsrichtlinie hergestellten Produkte zu vertreiben, wenn die Zentrierlippe durch den bei der Verklebung eingebrachten Klebstoff nicht berührt wird, wies der Senat mit Urteil vom 16.02.2017 (Az. 6 U 4905/14, Anlage MB 3) mangels Feststellungsinteresses (§ 256 Abs. 1 ZPO) als unzulässig ab. Die Klägerin hatte in ihrer damaligen Klageschrift vom 05.04.2012 die Anträge I. und III. ohne die Einschränkung „wobei die Klebstoffschicht an den Begrenzungssteg heranreicht“ bzw. „wenn die Klebstoffschicht an den Begrenzungssteg heranreicht“ formuliert (Bl. 1 ff. d. A. zum Az. 21 O 7108/12). In der mündlichen Verhandlung vom 31.10.2012 erklärte die Klägerin, dass mit der Klage nur eine Ausführungsform angegriffen werde, bei der der Klebstoff die Zentrierlippe (Begrenzungssteg) erreiche (vgl. Bl. 71/73 d. A. zum Az. 21 O 7108/12).
Mit der nunmehrigen Klage wendet sich die Klägerin ihren Ausführungen nach gegen solche Profilrahmen der Beklagten, die räumlich-körperlich in den für die Verwirklichung des Anspruchs 1 des Klagepatents relevanten Merkmalen wie der Fenstertyp „E.“ ausgestaltet sind und bei denen eine Verklebung gemäß der Verarbeitungsrichtlinien Stand September 2010 (Anlage MB 5) erfolgt, also die Verklebung nicht die Zentrierlippe berühren soll, im unteren Bereich von „Innenecke zu Innenecke“ und an den anderen Seiten jedenfalls bereichsweise erfolgen soll (vgl. Klageschrift Seite 7 Rn. 10 ff.; Replik Seite 7 Rn. 3, Bl. 83 d. A.; Schriftsatz vom 13.09.2018, Seite 20 Rn. 35, Bl. 128 d. A.).
Das Landgericht hat mit Endurteil vom 17.10.2018 die nachfolgend wiedergegebenen Klageanträge als unzulässig abgewiesen:
I. a. Es wird festgestellt, dass die Beklagten samtverbindlich verpflichtet sind, der Klägerin sowie der Internationales F. H. AG allen Schaden zu ersetzen, der diesen seit dem 1. Januar 2014 dadurch entstanden ist und noch entsteht, dass die Beklagten im Inland Profilrahmen, die einen eine Isolierverglasung aufnehmenden Falz mit einer die Isolierverglasung stirnseitig umschließenden Umfangsfläche sowie eine den Rand der Isolierverglasung übergreifenden Falzfläche bilden, wobei im Bereich einer der Falzfläche zugekehrten Deckscheibe der Isolierverglasung mit Abstand vor der Falzfläche ein in Umfangsrichtung verlaufender Begrenzungssteg für eine Klebstoffschicht vorgesehen ist, zur Benutzung für Flügel für Fenster oder Türen Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland zu Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland angeboten haben bzw. anbieten und/oder an solche geliefert zu haben bzw. zu liefern, ohne im Falle des Anbietens blickfangmäßig (d. h. drucktechnisch hervorgehoben, vom übrigen Text abgehoben und in Fettdruck) auf Seite 1 der Angebote darauf hinzuweisen und im Falle des Lieferns auf den Verpackungsfolien darauf hinzuweisen, dass die vorstehend bezeichneten Profilrahmen nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Mitinhaberin des EP 1 373 672 B1 verwendet werden dürfen, um Flügel für Fenster oder Türen herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, die gemäß Anspruch 1 des EP 1 373 672 B1 ausgebildet sind.
I. b. Es wird festgestellt, dass die Beklagten samtverbindlich verpflichtet sind, der Klägerin sowie der Internationales F. H. AG dasjenige herauszugeben, was die Beklagten durch die Handlungen gemäß Ziffer I. a. im Zeitraum von 1. September 2010 bis zum 31. Dezember 2013 auf Kosten der Klägerin sowie der Internationales F. H. AG erlangt haben.
(Antragsgruppe I. a. und I b.: mittelbare Verletzung von Hauptanspruch 1 des EP 1 373 672 B1)
II. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin sowie der Internationales Fensternetzwerk-Holding AG gegliedert nach Kalendervierteljahren schriftlich in geordneter Form Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die in Ziffer I. bezeichneten Handlungen seit 1. September 2010 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen (unter Vorlage der Rechnungen und Lieferscheine) mit aa) Liefermengen, -zeiten und -preisen bb) Marken der jeweiligen Erzeugnisse sowie allen Identifikationsmerkmalen wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung, laufender Produktnummer cc) den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer
b) der einzelnen Angebote (unter Vorlage schriftlicher Angebote) mit aa) Angebotsmengen, -zeiten und -preisen bb) Marken der jeweiligen Erzeugnisse sowie allen Identifikationsmerkmalen wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung, laufender Produktnummer cc) den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger
c) der nach den einzelnen Faktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten sowie des erzielten Gewinns
d) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, jeweils mit der Anzahl der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse wobei die Auskünfte gemäß Antrag II. c) nur für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2014 zu erteilen sind.
Zur Begründung hat das Landgericht, auf dessen tatsächliche Feststellungen gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, Folgendes ausgeführt:
Die Klage erweise sich als unzulässig, weil sie gegen die Konzentrationsmaxime des § 145 PatG verstoße. Durch § 145 PatG werde ein auf die Einrede des Beklagten von den Gerichten zu beachtendes besonderes Prozesshindernis aufgestellt, das bei Vorliegen seiner Voraussetzungen zur Unzulässigkeit der Klage führe. Die Beklagten hätten vorliegend die Einrede des § 145 PatG in ihrer Klageerwiderung vom 29.03.2018 vor der mündlichen Verhandlung erhoben. Gemäß § 145 PatG könne, wer eine Klage nach § 139 PatG erhoben habe, gegen denselben Beklagten wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung auf Grund eines anderen Patents eine Klage nur erheben, wenn er ohne Verschulden nicht in der Lage gewesen sei, auch dieses Patent in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen. Über den Wortlaut hinaus sei § 145 PatG nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch auf solche Fälle anzuwenden, in denen die spätere Klage auf das gleiche Patent gestützt werde. Denn § 145 PatG solle verhindern, dass ein Beklagter wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung mehrfach von demselben Kläger wegen Patentverletzung in Anspruch genommen werde – und zwar unabhängig davon, ob die Klage auf dasselbe oder ein anderes Patent gestützt werde (BGH GRUR 2011, 411 – Raffvorhang, in diesem Sinne auch das OLG Düsseldorf vom 17.12.2015, Az. I-2 U 29/10, BeckRS 2016, 03052). Die andere Ansicht (etwa BeckOK Fitzner/Lutz/Bodewig, § 145 PatG Rn. 13 f.; Benkard/Grabinski/Zülch § 145 PatG Rn. 6) überzeuge insoweit nicht, da der Sinn und Zweck der Norm eine analoge Anwendung auf derartige Fälle gebiete. Vorliegend habe die Klägerin zu einem früheren Zeitpunkt bereits eine Klage gegen die Beklagten nach § 139 PatG aus dem hiesigen Klagepatent u. a. auf Unterlassung und Schadensersatzfeststellung erhoben (vgl. Klageschrift vom 05.04.2012, Az. 21 O 7108/12). Mit der hiesigen Klage mache die Klägerin eine weitere Klage nach § 139 PatG gegen die Beklagten geltend. Die Klage erfolge zwar aus dem gleichen Patent, nämlich aus dem deutschen Teil des EP 1 373 672 B1; auf derartige Fälle sei § 145 PatG jedoch unabhängig davon anzuwenden, ob sie auf dasselbe oder ein anderes Patent gestützt werde (BGH a.a.O. – Raffvorhang).
Die Klage sei auch wegen derselben bzw. einer gleichartigen Handlung wie die frühere Klage erhoben worden. Dieselbe Handlung liege vor, wenn der mit dem Klageantrag konkret beschriebene Verletzungstatbestand mit dem früheren im Wesentlichen identisch sei (BGH GRUR 89, 187 – Kreiselegge II). Als gleichartig seien solche weiteren Handlungen zu verstehen, die im Vergleich zu der im ersten Rechtsstreit angegriffenen Handlung zusätzliche oder abgewandelte Merkmale aufwiesen, bei denen es sich aber wegen eines engen technischen Zusammenhangs aufdränge, sie gemeinsam in einer Klage anzugreifen (BGH a.a.O. – Raffvorhang und GRUR 1989, 187 – Kreiselegge II). Vorliegend sei die Klage zumindest wegen einer gleichartigen Handlung erhoben worden. Es liege ein enger technischer Zusammenhang vor. Die Klägerin gehe gegen dieselben Fensterprofile der Beklagten vor, die auch im Ursprungsverfahren Streitgegenstand gewesen seien. An der Konstruktion der Fensterprofile habe sich unstreitig nichts geändert. Der einzige Unterschied liege darin, dass die Fensterprofile nunmehr unter Verwendung der neuen Verarbeitungshinweise vertrieben würden. In diesen Verarbeitungshinweisen erfolge u. a. nunmehr der Hinweis, dass die Verklebung nicht bis an den Begrenzungssteg/die Zentrierlippe heranreichen dürfe. Da diese Verarbeitungshinweise jedoch bereits vor Beginn des Ursprungsverfahrens von den Beklagten verwendet worden seien, hätte es sich aufgedrängt, auch die auf diese Weise verarbeiteten Fensterprofile mit in die Ursprungsklage aufzunehmen.
Die Klägerin sei auch in der Lage gewesen, das Klagepatent gegen die mit den neuen Verarbeitungshinweisen vertriebenen Fensterprofile im Ursprungsverfahren geltend zu machen. Das von § 145 PatG geforderte Verschulden liege damit vor. Die Klägerin habe die ursprüngliche Klage selbst zunächst unbeschränkt gestellt. Im ursprünglichen Klageantrag in der Klageschrift vom 05.04.2012 sei keine ausdrückliche Beschränkung auf Profile, bei denen die Klebstoffschicht bis an den Begrenzungssteg (die Zentrierlippe) heranreiche, vorhanden gewesen. Erst in der mündlichen Verhandlung am 31.10.2012 habe die Klägerin klargestellt, dass sie nur derartig verarbeitete Fensterprofile angreifen wolle. Weiterhin seien die Fensterprofile der Beklagten zum Zeitpunkt der Erhebung der Klage mit Klageschrift vom 05.04.2012 bereits mit den neuen Verarbeitungshinweisen (Stand September 2010) vertrieben worden. Es wäre der Klägerin daher ohne weiteres möglich gewesen, auch die dergestalt vertriebenen Produkte ausdrücklich zum Gegenstand des Ursprungsverfahrens zu machen.
Angesichts dessen könne dahinstehen, ob die Klage – wie von den Beklagten vorgetragen – ebenfalls wegen entgegenstehender Rechtskraft als unzulässig zurückzuweisen gewesen wäre.
Die Klägerin hat gegen das ihr am 25.10.2018 zugestellte Urteil mit Schriftsatz vom 16.11.2018 (Bl. 158/159 d. A.) Berufung eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 28.01.2019 (Montag) (Bl. 166/178 d. A.) begründet hat.
Die Klägerin führt unter ergänzender Bezugnahme auf ihren erstinstanzlichen Vortrag Folgendes aus:
Das Landgericht habe zu Unrecht die Regelung des § 145 PatG analog auf den hiesigen Sachverhalt angewandt. Im Ergebnis fuße das Ersturteil auf einer fehlerhaften Interpretation der BGH-Entscheidung „Raffvorhang“ (GRUR 2011, 411). Der dortigen Entscheidung habe ein Sachverhalt zugrunde gelegen, bei dem es um Sukzessivklagen aus zwei Patenten gegangen sei. Dabei habe das Landgericht die dortige Entscheidungspassage (Rn. 18) „Eine erneute Klage ist unzulässig, und zwar unabhängig davon, ob sie auf dasselbe oder auf ein anderes Patent gestützt wird“ schlicht missverstanden bzw. prozessual nicht zutreffend eingeordnet, denn damit habe der Bundesgerichtshof nicht zu einer analogen Anwendung des § 145 PatG Stellung bezogen, sondern obiter die prozessuale Selbstverständlichkeit erwähnt, dass bei wiederholten Klagen aus ein- und demselben Patent der neuen weiteren Klage die entgegenstehende Rechtskraft nach § 325 ZPO bzw. die anderweitige Rechtshängigkeit nach § 261 Abs. 3 ZPO im Wege stehe. Die vom Landgericht zitierten Entscheidungen BGH GRUR 2011, 411 – Raffvorhang sowie OLG Düsseldorf BeckRS 2016, 03052 befassten sich jeweils nur mit der Konstellation der Klagen „aus mehreren Patenten“, und stützten die vom Landgericht mit keinem Wort begründete Rechtsauffassung nicht. Es sei bezeichnend, dass sich das Ersturteil mit der ganz herrschenden Meinung in Literatur und Rechtsprechung – vgl. die Entscheidungen des OLG Düsseldorf vom 22.12.2016, Az. 15 U 31/14 (GRUR-RR 2017, 249) sowie des LG Düsseldorf vom 26.03.2015, Az. 4a O 22/14 – nicht befasst habe.
Im Ergebnis würde das Landgerichtsurteil bedeuten, dass es im Patentrecht keine Teilklage gebe. Hierfür gebe es keinen Grund und dies habe der BGH auch nie entschieden. Auch die Ausnahmevorschrift des § 145 PatG habe kein „Teilklageverbot“ zum Ziel, weder ihrem Wortlaut, noch ihrem Sinn und Zweck nach. Ratio dieser Vorschrift sei es, rechtsmissbräuchliche Sukzessivklagen aus mehreren Patenten zu vermeiden. Um einen derartigen Missbrauch gehe es im vorliegenden Fall aber nicht, sondern es lägen genau zwei Streitgegenstände vor. Bei der Auslegung des § 145 PatG sei zu beachten, dass diese Norm eine Ausnahmevorschrift darstelle, die über die Regeln hinausgehe, die sonst im allgemeinen Zivilprozess gälten und grundsätzlich eng auszulegen sei.
Auch fehle es an den Voraussetzungen für eine Analogie der Vorschrift des § 145 PatG. So liege bereits keine planwidrige Regelungslücke vor, da sich die Zulässigkeit solcher auf dasselbe Patent gestützter Folgeklagen allein nach §§ 261 Abs. 3 Nr. 1, 325 ZPO richte. Der Gesetzgeber habe bei Schaffung der Norm des § 145 PatG einen ganz konkreten Ausnahmefall vor Augen gehabt, nämlich die Verhinderung der besonderen Form des Missbrauchs wirtschaftlicher Übermacht bei der Austragung von Patentstreitigkeiten, indem ein Inhaber mehrerer inhaltsverwandter Patente gegen einen angeblichen Verletzer zunächst nur auf der Grundlage eines Patents vorgehe, um nachfolgend wegen derselben oder einer vergleichbaren Verletzungshandlung wie der im Erstprozess angegriffenen sukzessiv weitere Patente gegen den Verletzer geltend zu machen, um so die Kostenbelastung für den – zumeist weniger finanzstarken Beklagten – zu maximieren und diesen zur Aufgabe seiner Rechte oder zum Eingehen eines vernünftigen Vergleichs zu nötigen. Dass der Gesetzgeber auch Fälle habe regeln wollen, die über den Wortlaut der Vorschrift hinausgingen, könne aus der Gesetzesbegründung nicht herausgelesen werden. Im Gegenteil sei eine Ausdehnung der Vorschrift über den Wortlaut hinaus durch den Gesetzgeber gerade nicht erwünscht, da sich der ursprüngliche Gesetzeszweck zur Eindämmung der Ausnahmefälle überholt habe (vgl. Bundestagsdrucksache 16/11339 vom 10.12.2008, Anlage MB-B 1, Seite 16). Es fehle auch an der für eine Analogie vergleichbaren Interessenlage, da nicht ersichtlich sei, worin bei einem zweistufigen Vorgehen aus ein- und demselben Patent ein Machtmissbrauch liegen solle. Schließlich sei § 145 PatG als Ausnahmevorschrift grundsätzlich einer Analogie nicht zugänglich.
Die Klägerin beantragt,
das am 17. Oktober 2017 verkündete Urteil des Landgerichts München I (Az.: 21 O 18824/17) abzuändern und die Beklagten wie folgt zu verurteilen:
(wie erstinstanzlich beantragt, vgl. oben Wiedergabe der Klageanträge auf Seiten 6/7).
Die Beklagten beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Die Beklagten führen unter ergänzender Bezugnahme auf ihr erstinstanzliches Vorbringen Folgendes aus:
Nachdem die Berufungsbegründung nicht auf die „inhaltliche Begründetheit“ der Klage eingehe, werde ausdrücklich gerügt, dass hier die Mindestanforderungen an eine Berufungsbegründung gemäß § 520 ZPO nicht erreicht seien.
Im Zusammenhang mit § 145 PatG stelle die Klägerin nicht nur die BGH-Entscheidung „Raffvorhang“ falsch dar, sondern zitiere auch die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf mit Passagen, auf die sich das Erstgericht gerade nicht habe beziehen wollen. Der Fall, den die explizite Regelung des § 145 PatG vor Augen habe, umfasse tatsächlich – insoweit bestehe auch keine Streitigkeit zwischen den Parteien – eine Situation mit zwei Klagepatenten. Allerdings stehe – auch wenn Teile der patentrechtlichen Literatur die Norm kritisch sähen – die Vorschrift trotzdem nicht im „luftleeren Raum“. Es handele sich letztendlich bei § 145 PatG um eine Konkretisierung des auch ansonsten geltenden prozessualen Beschleunigungsgrundsatzes (Konzentrationsmaxime). Der Gesetzgeber wolle vermeiden, dass durch eine schrittweise Geltendmachung ein Rechtsstreit künstlich verkompliziert und in die Länge gezogen bzw. „teurer“ gemacht werde. Hierzu enthalte § 145 PatG eine auf die Besonderheiten des Patentrechtsstreits zugeschnittene Regelung zur Konkretisierung eines auch in der ZPO anerkannten Grundsatzes. In Kenntnis dessen habe der BGH die Entscheidung „Raffvorhang“ in der bekannten Weise begründet. Der BGH habe in dieser Entscheidung die klare Auffassung vertreten, dass sich aus § 145 PatG ergebe, dass eine mehrfache Inanspruchnahme bei derselben und bei einer gleichartigen Handlung unterbunden sein solle. Aus Sicht des BGH spiele es in dem Zusammenhang keine Rolle, ob man sich hierbei auf dasselbe Patent (§ 145 PatG analog) oder auf ein anderes Patent (§ 145 PatG unmittelbar) stütze. § 145 PatG sei damit eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, mit der eine „scheibchenweise“ Geltendmachung von Ansprüchen unterbunden werden solle. Hintergrund sei, dass speziell im Patentrecht die Konstellation naheliegend sei, dass mittels einer solchen schrittweise Geltendmachung ein Patentrechtsstreit hinsichtlich der Verfahrensdauer und der Kosten von einem Patentinhaber beliebig in die Länge gezogen werden könne.
Die mehr als deutlichen Hinweise auf eine im Streitfall gezielte missbräuchliche Geltendmachung seien erstinstanzlich bereits vorgetragen worden. Nur beispielhaft werde darauf verwiesen, dass trotz Vorliegens der entsprechenden vollständigen Auskünfte die Klägerin auch nach zwei Jahren immer noch keine bezifferten Schadensersatzansprüche geltend gemacht habe. Das Landgericht habe sich in seiner Entscheidung weiterhin daran gestört, dass die Klägerin im vorangegangenen Verfahren eine Entscheidung beantragt und erhalten habe, in der ganz eindeutig ein Warnhinweis „ausformuliert“ gewesen sei, um nun in einem Folgeverfahren zu behaupten, dass dieser Warnhinweis ja vielleicht „schön und gut“ sei, aber keine Patentverletzung vermeide. Das habe das Landgericht aus gutem Grund als eine missbräuchliche Art der Prozessführung erkannt, zumal (ganz unstreitig) sich an den Produkten, die die Beklagte ausgeliefert habe, in der Zeit nichts geändert habe. Nach dem klägerischen Vortrag sei die erste Entscheidung überflüssig, weil die Beachtung des Unterlassungstitels gerade keine Patentverletzung ausschließe. Warum habe die Klägerin somit geklagt, wenn nicht um Kosten und Zeitaufwand auszulösen bzw. sich rechtsmissbräuchlich zu verhalten? Falsch sei auch die Meinung der Klägerin, dass die Rechtsauffassung des Landgerichts eine Teilklage im Patentrecht unmöglich mache. Selbstverständlich seien auch Teilklagen bei Zugrundelegung der Rechtsauffassung des Landgerichts möglich. Anders aber, wenn, wie im Streitfall, eine identische Zentrierlippe „scheibchenweise“ patentrechtlich angegriffen werde.
Zu den von der Klägerin vorgebrachten Fundstellen sei Folgendes auszuführen: Das Zitat aus dem Urteil des OLG Düsseldorf vom 22.12.2016 (GRUR-RR 2017, 249), sei für sich genommen zwar zutreffend wiedergegeben, allerdings sei es im dortigen Sachverhalt – anders als im vorliegenden Fall – um ganz unterschiedliche Ausführungsformen gegangen. Auch die Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf vom 26.03.2015 (Az. 4a O 22/14) verweise – ausgehend vom unmittelbaren Anwendungsfall des § 145 PatG, dass zwei Patente vorliegen – darauf, dass § 145 PatG insbesondere für solche Sachverhalte relevant sei, in denen es sich aufgrund des engen technischen Zusammenhangs aufdränge, sie in einer gemeinsamen Klage geltend zu machen. Auch im Streitfall habe sich aus klägerischer Sicht eine gemeinsame Geltendmachung der jeweiligen Arten der Verklebung aufgedrängt.
Dass es im Übrigen in der Literatur insoweit teilweise andere Auffassungen gebe, als sie das Landgericht vertreten habe, möge zutreffend sein. Allerdings zeigten schon die von der Klägerin selbst vorgelegten Zitate, dass gerade bei der in der Praxis gar nicht so häufig relevanten Vorschrift des § 145 PatG die Verfasser sich häufig auf eine eher knappe Kommentierung beschränkten, die gerne einmal mit leicht modifiziertem Wortlaut dem aus anderen Kommentaren entspreche. Hinzuweisen sei darauf, dass etwa Kühnen eine sehr kritische Sichtweise zu § 145 PatG vertrete, die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf aber insoweit wesentlich differenzierter sei. Soweit die Klägerin weiter vortrage, dass angeblich auch der Gesetzgeber § 145 PatG für überflüssig halte, sage die Gesetzeslage offensichtlich etwas anderes. § 145 PatG sei trotz entsprechender Bestrebungen gerade nicht verändert oder gar aufgehoben worden.
Sollte der Senat hinsichtlich § 145 PatG die zutreffende und überzeugende Auffassung des Landgerichts jedoch nicht teilen, würde sich an der Entscheidung im Ergebnis gleichwohl nichts ändern, da aus den erstinstanzlich umfangreich vorgetragenen Gründen keine Patentverletzung vorliege. Fensterflügel, die entsprechend der Verarbeitungsrichtlinie der Beklagten mit einer vor der Zentrierlippe endenden Klebstoffschicht hergestellt würden, seien schon deswegen nicht patentverletzend, weil eine solche Ausführungsform durch Schüco vorweggenommen worden sei (vgl. Anlage MH 6 bzw. im Nichtigkeitsverfahren Anlage K 29). Was dieses Unternehmen schon früher öffentlich gezeigt habe, ohne nach Auffassung des BGH neuheitsschädlich zu sein, könne jetzt nicht auf einmal patentverletzend sein. Weiterhin verlange das Patent ein Ausfüllen des Umfangsspalts. Von einem „Ausfüllen“ könne jedenfalls dann nicht die Rede sein, wenn nicht einmal die Zentrierlippe erreicht werde. Hinzu komme, dass eine Patentverletzung nur dann vorliegen könne, wenn die Klebstoffschicht die Zentrierlippe erreiche. Nur dann könne die vom Klagepatent gerade herausgestellte Abstützung der Außenscheibe erreicht werden, schließlich verlange das Patent ausdrücklich, dass sich der „Begrenzungssteg“ im Bereich der Außenscheibe befinden solle.
Die Klägerin erwidert hierauf, die Berufungsbegründung erfülle die Abforderungen des § 520 Abs. 3 ZPO, indem die sich aus dem erstinstanzlichen Urteil ergebenden Rechtsverletzung (falsches Verständnis des § 145 PatG) aufgezeigt werde. Der übrige erstinstanzliche Vortrag, aus dem sich die Zulässigkeit und Begründetheit der Klage ergebe, sei in der Berufungsbegründung ausdrücklich in Bezug genommen worden. Die Beklagten verletzten das Klagepatent durch das Anbieten und Liefern von Profilrahmen unter Verwendung der neuen Verarbeitungsrichtlinien (Stand September 2010) mittelbar. Aus dem Anspruchswortlaut ergebe sich für den Fachmann, dass es erfindungsgemäß gerade nicht erforderlich sei, dass die Klebstoffschicht an den Begrenzungssteg heranreiche, sondern klagepatentgemäß genüge es, wenn die Klebstoffschicht bereichsweise aufgebracht sei, und eine ausreichende Befestigung mit sich bringe. Dieses Verständnis ergebe sich für den Fachmann auch aus der subjektiven Aufgabenstellung (vgl. Abs. [0006]) sowie der objektiven Aufgabe, d.h. dessen, was die Erfindung tatsächlich leiste. Genau hier werde die seitens der Beklagten angeführte K 29 relevant, die deshalb als irrelevant eingestuft worden sei, weil sich diesem Stand der Technik kein „Begrenzungssteg“ im Sinne des Klagepatents entnehmen lasse. Die von den Beklagten vorgenommene Auslegung des Klagepatents unterhalb des Wortsinns sei unzulässig, nachdem auch bei den angegriffenen Ausführungsformen die Aufgabenstellung des Klagepatents vollumfänglich erreicht werde, denn es könne eine einfache Montage stattfinden, die Isolierverglasung werde ausreichend abgestützt und es entstünden hinsichtlich der Auswechselbarkeit keine Haftbrücken.
Ergänzend wird auf die von den Prozessbevollmächtigen eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll vom 09.05.2019 (Bl. 240/242 d. A.) Bezug genommen.
II.
Die gemäß § 511 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige, insbesondere gemäß §§ 519 Abs. 1, Abs. 2, 517 ZPO form- und fristgerecht eingelegte und gemäß § 520 Abs. 2, Abs. 3 ZPO begründete Berufung der Klägerin hat im Ergebnis keinen Erfolg.
Das Landgericht hat die vorliegende Klage allerdings zu Unrecht unter (analoger) Anwendung des § 145 PatG als unzulässig abgewiesen. In der Sache ist jedoch eine mittelbare Patentverletzung zu verneinen, so dass die Klageanträge unbegründet sind.
A.
Die Berufung ist zulässig, insbesondere verfängt der Einwand der Beklagten nicht, wonach die Berufungsbegründung, nachdem sie nicht auf die Begründetheit der Klage eingehe, nicht die Mindestanforderungen gemäß § 520 ZPO erfülle. Gemäß § 520 Abs. 3 Satz 2 ZPO muss die Berufungsbegründung insbesondere die Bezeichnung der Umstände enthalten, aus denen sich die Rechtsverletzung und deren Erheblichkeit für die angefochtene Entscheidung ergibt (Nr. 2) bzw. die Bezeichnung konkreter Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Tatsachenfeststellungen im angefochtenen Urteil begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten (Nr. 3). Der Berufungsführer muss also angeben, welche bestimmten Punkte des angefochtenen Urteils er angreift und welche tatsächlichen oder rechtlichen Gründe er ihnen im Einzelnen entgegensetzt (vgl. MüKO ZPO/Rimmelspacher, 5. Aufl. 2016, § 520 Rn. 42). Nachdem sich das angefochtene Urteil des Landgerichts lediglich mit der – verneinten – Frage der Zulässigkeit der Klage auseinandergesetzt hat, erfordert eine ordnungsgemäße Berufungsbegründung im Sinne von § 520 Abs. 3 ZPO demzufolge nicht, dass diese sich auch zu den im erstinstanzlichen Urteil nicht angesprochenen Fragen der Begründetheit der Klage (die zwischen den Parteien erstinstanzlich eingehend schriftsätzlich ausgetragen wurden) äußert.
B.
Das Landgericht hat die Zulässigkeit der Klage zu Unrecht verneint.
Denn entgegen dem Dafürhalten des Landgerichts kommt eine analoge Anwendung des § 145 PatG auf die hier vorliegende Konstellation nicht in Betracht und stellt sich die Klage auch nicht nach den allgemeinen Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) als rechtsmissbräuchlich dar.
1. Gem. § 145 PatG kann, wer eine Klage nach § 139 erhoben hat, gegen den Beklagten wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung auf Grund eines anderen Patents nur dann eine weitere Klage erheben, wenn er ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen. Ob diese Vorschrift für den Fall, dass eine gleichartige Handlung aus demselben Patent angegriffen wird, (analog) anwendbar ist, ist (soweit ersichtlich) bislang höchstrichterlich nicht entschieden worden. Soweit das Landgericht und auch die Beklagten sich zur Bejahung der Anwendbarkeit des § 145 PatG auf den vorliegenden Sachverhalt auf die Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Raffvorhang“ vom 25.01.2011 (GRUR 2011, 411 unter Rn. 18) stützen, in der es heißt: „§ 145 Patentgesetz soll verhindern, dass ein Beklagter wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung mehrfach von demselben Kläger wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird. Eine erneute Klage ist unzulässig, und zwar unabhängig davon, ob sie auf dasselbe oder auf ein anderes Patent gestützt wird“. (eine entsprechende Formulierung findet sich auch in der Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 17.12.2015, Az.: I-2 U 29/10, BeckRS 2016, 3052 Rn. 31, während der 15. Zivilsenat des OLG Düsseldorf den Anwendungsbereich des § 145 PatG nicht bei mehreren Klagen aus demselben Patent als eröffnet ansieht, vgl. Urt. vom 22.12.2016 – 15 U 31/14, GRUR-RR 2017, 249 Rn. 65), vermag der Senat diesem Zitat keine Stellungnahme des Bundesgerichtshofs zu der – im dortigen Fall nicht gegenständlichen – Fallkonstellation zu entnehmen, dass eine erneute Klage aus demselben Patent erhoben wird, die nicht bereits wegen entgegenstehender Rechtskraft bzw. anderweitiger Rechtshängigkeit unzulässig ist. In der Literatur wird eine analoge Anwendung des § 145 PatG für mehrere Klagen aus demselben Patent überwiegend verneint (vgl. BeckOK, PatentR/Kircher, 11. Ed. 25.01.2019, PatentG § 145 Rn. 14; Keukenschrijver in Busse, PatentG, 8. Aufl., § 145 Rn. 19; Benkart PatentG/Grabinski/Zülch, 11. Aufl. 2015, § 145 Rn. 6; Kühnen, Handbuch des Patentrechts, 11. Aufl., Kapitel E II 3 Rn. 65; offengelassen von Schulte/Voss, PatentG, 10. Aufl., § 145 Rn. 14). Dem schließt sich der Senat vor dem Hintergrund des klaren Wortlauts und des Ausnahmecharakters der Vorschrift an, die nur den Missbrauch vervielfältigten Prozessierens aufgrund mehrerer nebeneinander bestehender Patente verhindern will.
2. Der Klage kann auch nicht der allgemein aus § 242 BGB folgende Rechtsmissbrauchseinwand entgegen gehalten werden.
Ein Kläger ist grundsätzlich nicht gehalten, sämtliche aus einem Schutzrecht folgenden Ansprüche in einem Prozess gegen einen Verletzer geltend zu machen. Zwar waren im Zeitpunkt der Einleitung des Vorprozesses durch die Klägerin mit Klageschrift vom 05.04.2012 die neuen Verarbeitungsrichtlinien der Beklagten (Stand September 2010), wonach die Zentrierlippe durch den bei der Verklebung eingebrachten Klebstoff nicht berührt werden sollte, auch der Klägerin bekannt. Auch war die hier streitgegenständliche Frage, ob es auch eine (mittelbare) Verletzung des Klagepatents darstellt, wenn im Zuge der Verarbeitung die Klebstoffschicht nicht bis an den Begrenzungssteg heranreicht, bereits im Vorprozess Gegenstand der Widerklage, wobei die Klägerin im Vorprozess zur Widerklage erklärt hat, dass sie sich (derzeit) keiner Ansprüche aus einer solchen Verletzungshandlung berühme, woraufhin der Senat das Feststellungsinteresse in Bezug auf die Widerklage in seinem Urteil vom 16.02.2017, Az.: 6 U 4905/14 (Anlage MB 3, Seite 39 ff.), mit der Begründung verneint hat, dass die bloße Äußerung einer Rechtsansicht zu Zwecken der Rechtsverteidigung im Prozess keine gegenwärtige Gefahr der Ungewissheit über das Bestehen/Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses begründen könne (anders nunmehr: BGH NJW 2019, 520 Rn. 39 ff. – Schneckenköder). Allerdings wäre – auch wenn die Klägerin eine Berühmung im Rahmen des Vorprozesses nicht in Abrede gestellt hätte – durch eine (abweisende) Entscheidung der Feststellungswiderklage in der Sache (wie vom Landgericht vertreten) noch nicht gerichtlich entschieden worden, ob der Klägerin die hier streitgegenständlichen Ansprüche auf Rechnungslegung und Schadensersatz dem Grunde nach zustehen. Ein weiteres Verfahren (Höheverfahren) wäre hierdurch nicht vermieden worden. Vor diesem Hintergrund kann das Verhalten der Klägerin nicht als treuwidrig angesehen werden.
3. Die Unzulässigkeit der Klage ergibt sich auch nicht – was vom Landgericht offen gelassen wurde – wegen entgegenstehender Rechtskraft (§§ 322 Abs. 1 ZPO) in Bezug auf die (rechtskräftige) Entscheidung des Senats vom 16.02.2017 (Az.: 6 U 4905/14, Anlage MB 2). Das dortige Urteil hatte Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagten aus dem Klagepatent EP 1 373 672 B1 bezüglich solcher aus den streitgegenständlichen Profilrahmen hergestellter Ausführungsformen zum Gegenstand, bei denen die Klebstoffschicht an den Begrenzungssteg heranreicht. Zwar werden derartige Verwendungen der streitgegenständlichen Profilrahmen auch vom Wortlaut der vorliegenden Klageanträge erfasst, die insoweit keine Beschränkung enthalten. Allerdings ist die Bestimmung des erhobenen Anspruchs nach dem der höchstrichterlichen Rechtsprechung zugrunde liegenden zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff unter Würdigung der gestellten Anträge und des zu ihrer Begründung vorgetragenen Lebenssachverhalts vorzunehmen (vgl. BGH GRUR 2012, 485, Rn. 11 – Rohrreinigungsdüse II). Maßgeblich für Inhalt und Reichweite des materiellen Klagebegehrens ist also nicht allein der Wortlaut des Klageantrags, sondern dieser ist unter Berücksichtigung des zu seiner Begründung Vorgetragenen auszulegen (vgl. BGH a.a.O. Rn. 23 – Rohrreinigungsdüse II). Die Klägerin hat in ihren Ausführungen zur Begründung der Klage zum Ausdruck gebracht, dass sie sich mit der nunmehrigen Klage (allein) gegen solche Profilrahmen der Beklagten wende, die räumlich-körperlich in den für die Verwirklichung des Anspruchs 1 des Klagepatents relevanten Merkmalen wie der Fenstertyp „E.“ ausgestaltet seien und bei denen eine Verklebung gemäß der Verarbeitungsrichtlinien Stand September 2010 (Anlage MB 5) erfolgt, also die Verklebung nicht den Begrenzungssteg berühren soll (vgl. Klageschrift Seite 7 Rn. 10 ff.; Replik Seite 7 Rn. 3, Bl. 83 d. A.; Schriftsatz vom 13.09.2018, Seite 20 Rn. 35, Bl. 128 d.A.; siehe auch LGU, Tatbestand Seite 6 unten). In diesem Klagebegehren liegt ein anderer Streitgegenstand, als er Gegenstand des Vorprozesses war, der vom Senat mit Urteil vom 16.02.2017 (Az.: 6 U 4905/14) entschieden wurde. Denn die Herstellung von Flügeln für Fenster oder Türen unter Verwendung der streitgegenständlichen Profilrahmen entsprechend den neuen Verarbeitungsrichtlinien (Stand September 2010), also indem der Klebstoff nicht bis an den Begrenzungssteg heranreicht, stellt einen anderen Lebenssachverhalt dar, als die Verwendung der Profilrahmen zur Herstellung von Ausführungsformen, bei denen der Klebstoff den Begrenzungssteg erreicht.
C.
Die Klage ist allerdings unbegründet. Die seitens der Klägerin geltend gemachte mittelbare Verletzung des Klagepatents ist nicht gegeben. In der Abweisung der Klage als unbegründet liegt kein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot (vgl. Zöller/Heßler, ZPO, 32. Aufl., § 528 Rn. 32 m.w.N.).
1. Das Klagepatent
a) Der Schutzbereich der durch das Klagepatent geschützten technischen Lehre wird durch die Patentansprüche bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind (Art. 69 Abs. 1 EPÜ). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Bedeutung der in einem Patentanspruch verwendeten Begriffe durch Auslegung zu ermitteln, die stets geboten ist und auch dann nicht unterbleiben darf, wenn der Wortlaut des Anspruchs eindeutig zu sein scheint (BGH Urteil vom 09.05.2017, Az.: X ZR 102/15, BeckRS 2017, 117715, Rn. 12; BGH GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente; BGH GRUR 2016, 361 Rn. 14 – Fugenband). Dabei ist für die Auslegung nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe maßgeblich, sondern deren technischer Sinn, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (BGH GRUR 2016, 169 Rn. 16 – Luftkappensystem). Abzustellen ist dabei auf die Sicht des Fachmanns, von dessen Verständnis bereits die Bestimmung des Inhalts der Patentansprüche einschließlich der dort verwendeten Begriffe abhängt und das auch bei der Feststellung des über den Wortlaut hinausgehenden Umfangs des von den Patentansprüchen ausgehenden Schutzes maßgebend ist (BGH GRUR 2002, 516, 517 – Schneidmesser I). Die Beschreibung des Patents, deren Funktion es ist, die geschützte Erfindung zu erläutern, kann Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein patenteigenes Lexikon darstellen (BGH Urteil vom 09.05.2017, Az.: X ZR 102/15, BeckRS 2017, 117715, Rn. 12; BGH GRUR 2016, 361 Rn. 14 – Fugenband; BGH GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente; BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube). Auch der Grundsatz, dass bei Widersprüchen zwischen Anspruch und Beschreibung der Anspruch Vorrang genießt, weil dieser und nicht die Beschreibung den geschützten Gegenstand definiert und damit auch begrenzt (BGH GRUR 2011, 701 Rn. 23 – Okklusionsvorrichtung), schließt nicht aus, dass sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ein Verständnis des Patentanspruchs ergibt, das von demjenigen abweicht, dass der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt (BGH, Urteil vom 09.05.2017, Az.: X ZR 102/15, BeckRS 2017, 117715, Rn. 12). Ihre Heranziehung darf aber weder zu einer inhaltlichen Erweiterung, noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Die Beschreibung darf somit nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2011, 701 Rn. 23 – Okklusionsvorrichtung; BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGH GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzugeinheit I; BGH GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung). Im Zweifel ist ein Verständnis des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht (BGH GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente).
b) Das Klagepatent ist nach dem Verständnis des angesprochenen Durchschnittsfachmanns auszulegen. Zuständiger Fachmann ist hier nach den seitens der Beklagten nicht in Abrede gestellten Ausführungen der Klägerin (vgl. Klageschrift Seite 14) ein Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau oder Kunststofftechnik mit besonderen Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Konstruktion von Fenstern und Türen oder ein langjährig mit einschlägigen Konstruktionsaufgaben befasster Bau- oder Maschinenbautechniker (vgl. auch BPatG Urt. vom 01.08.2013, Anlage MB 9, Seite 10).
c) Das Klagepatent betrifft einen Flügel für ein Fenster oder eine Tür. Im Stand der Technik war nach der Beschreibung des Streitpatents zur Vereinfachung der Montage einer Isolierverglasung aus der europäischen Patentanmeldung EP 1 070 824 bekannt, Klebstoff streifenförmig entlang der zur Sichtfläche der Verglasung parallelen Falzfläche des umlaufenden Rahmenfalzes aufzutragen und die Scheibe beim Einsetzen in den Falz an diesen Klebstoffstreifen anzudrücken, der die Verbindung zwischen Isolierverglasung und Profilrahmen übernimmt. Daran sei nachteilig, dass die durch die Isolierverglasung bedingte Last ausschließlich über den die Isolierverglasung übergreifenden Falzsteg auf den Profilrahmen abgetragen werde. Zudem bestehe die Gefahr eines einseitigen Absenkens der Außenscheibe (vgl. Beschreibung Abs. [0002] sowie BGH Urt. v. 28.1.2016 – X ZR 130/13, BeckRS 2016, 8086 Rn. 5). Um in einfacher Weise ein Verbundglas in einem Profilrahmen eines explosionssicheren Fensters zu befestigen, ist nach der Beschreibung des Streitpatents aus der europäischen Patentanmeldung EP 1 004 740 bekannt, das in den Rahmenfalz eingesetzte Verbundglas mit Hilfe einer Klebstoffschicht zu befestigen, die den Umfangsspalt zwischen dem Verbundglas und dem Falz ausfüllt. Im Übergangsbereich zwischen der Umfangsfläche des Falzes und der den Rand des Verbundglases übergreifenden Falzfläche könne ein Profilstab eingeklebt werden, damit die Klebstoffschicht auf die Stirnflächenbereiche des Verbundglases beschränkt werden könne. Der Profilstab behindere zum einen aber ein Auswechseln des Verbundglases, weil beim Durchtrennen der Klebstoffschicht über ihn eine Haftbrücke zum Profilrahmen verbleibe, zum anderen erschwere der Stab das Ableiten von Feuchtigkeit, die zwischen das Verbundglas und das Rahmenprofil eindringe (vgl. Beschreibung Abs. [0003] sowie BGH a.a.O. Rn. 6). Soweit aus der Offenlegungsschrift DE 41 42 151 zum Wechseln einer durch Klebung befestigten Isolierverglasung ein am Fensterflügel abnehmbar befestigter Hilfsrahmen vorgesehen sei, werde dadurch der Konstruktionsaufwand vergrößert (vgl. Beschreibung Abs. [0004] sowie BGH a.a.O. Rn. 7).
d) Vor diesem Hintergrund macht es sich das Klagepatent zur Aufgabe, einen Flügel für ein Fenster oder eine Tür der eingangs genannten Art mit einfachen Mitteln so zu verbessern, dass – bei Wahrung der (insbesondere Montage-) Vorteile der bekannten Klebeverbindung zwischen Isolierverglasung und Profilrahmen – deren Nachteile vor allem in Bezug auf die Auswechslung der Isolierverglasung vermieden werden.
e) Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent einen Flügel für ein Fenster oder eine Tür gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 vor, die der Senat in Anlehnung an die Ausführungen des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsberufungsverfahren (Az. X ZR 130/13, Tz. 9) wie folgt gliedert:
1. Flügel für ein Fenster oder eine Tür
2. mit einem Profilrahmen 1,
3.der Profilrahmen bildet einen eine Isolierverglasung 2 aufnehmenden Falz 3 mit
4.einer die Isolierverglasung 2 stirnseitig umschließenden Umfangsfläche 6 und 5. einer den Rand der Isolierverglasung 2 übergreifenden Falzfläche 12,
6.und mit einer Klebstoffschicht 7 nur an der den Stirnflächen 5 der Isolierverglasung 2 gegenüberliegenden Umfangsfläche, wobei die Klebstoffschicht 7 die Isolierverglasung 2 im Falz 3 befestigt und
7.einen Umfangsspalt 8 zwischen den Stirnflächen 5 der Isolierverglasung 2 und der diesen Stirnflächen 5 gegenüberliegenden Umfangsfläche 6 des Falzes 3 zumindest in Umfangsbereichen ausfüllt,
wobei
10. ein in Umfangsrichtung verlaufender Begrenzungssteg 22 für die Klebstoffschicht 7 vorgesehen ist, und zwar
8. im Bereich einer der Falzfläche 12 zugekehrten Deckscheibe 11 der Isolierverglasung 2
9. mit Abstand vor der Falzfläche 12.
f) Die nachstehend abgebildete Figur 1 des Klagepatents zeigt eine stirnseitig gegenüber der Umfangsfläche 12 des Falzes mit einem Umfangsspalt 8 angeordnete Isolierverglasung 2, die in Umfangsbereichen mit einer Klebstoffschicht 7 ausgefüllt ist. Die Schicht ist durch einen Steg 22 begrenzt; die Falzfläche 12 übergreift den Rand der Isolierverglasung:
Figur 1 g)
Nach dem Verständnis des Durchschnittsfachmanns sind erfindungsgemäße Fensterflügel dahingehend charakterisiert, dass als Barriere für den bei der Montage in den Umfangsspalt 8 einzubringenden, noch nicht ausgehärteten Klebstoff ein (nach der Beschreibung, Abs. [0008] Z. 41 ff., sowohl, wie in Figur 1 gezeigt, der Isolierverglasung als auch dem Profilrahmen, vgl. Figur 2, zuordenbarer) Begrenzungssteg 22 vorgesehen ist (Merkmal 10). Dieser Begrenzungssteg 22 soll einen Haftverbund zwischen Isolierverglasung 2 und Profilrahmen 1 in den jenseits des Stegs befindlichen Falzflächen 12, wie er durch das Eindringen des Klebstoffs in diesen Bereich ausgelöst würde, wirkungsvoll verhindern (Abs. [0008] Z. 32 ff.; vgl. auch BGH a.a.O. Rn. 11, 15). Zugleich soll mit dem Steg 22 eine vorteilhafte Voraussetzung für eine – gegenüber dem Stand der Technik nach der EP 1 004 740 A2 erleichterte – Auswechslung der Verglasung geschaffen werden, indem die Klebstoffschicht 7 ohne Gefahr einer Beschädigung des Profilrahmens 1 (Abs. [0008] Z. 31 ff.) bis zum Begrenzungssteg 22 (ggfls. – nämlich in einer vorteilhaften Ausbildung nach Unteranspruch 5 – sogar zusammen mit diesem, Abs. [0009] Sp. 3 Z. 1 ff.) durchtrennt werden kann, ohne dass Haftbrücken zwischen Isolierverglasung 2 und Profilrahmen 1 verbleiben, weil der Steg 22 (zwar im Bereich einer der Falzfläche 12 zugekehrten Deckscheibe 11 der Isolierverglasung 2 vgl. Merkmal 8, jedoch) mit Abstand vor der Falzfläche 12 des Profilrahmens 1 angeordnet ist, Merkmal 9 (Abs. [0008] Z. 38 ff.; siehe auch bereits Senat, Urt. vom 16.02.2017, Az. 6 U 4905/14, Seiten 31, 32).
h) Das Landgericht hat in dem zwischen den Parteien geführten Vorprozess in seinem Urteil vom 26.11.2014 (Az. 21 O 7108/12, Anlage MB 2) im Rahmen der Prüfung der dortigen Widerklage auf Seite 28 ausgeführt, bei der Formulierung „Begrenzungssteg für die Klebstoffschicht“ laut Merkmal 10 (im vorzitierten Urteil Merkmal 5) handele es sich lediglich um eine Zweckangabe „und nicht um die Statuierung eines zwingenden Merkmals“, weshalb es ausreichend sei, dass der Begrenzungssteg objektiv zur Begrenzung des Klebstoffs geeignet sei, so dass (so das Landgericht weiter auf Seite 43 des Urteils vom 16.11.2014, Az. 7108/12) unabhängig davon, ob der Klebstoff an die Zentrierlippe heranreiche, eine Verletzung des Klagepatents vorliege. Diese Ausführungen des Landgerichts stehen im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichthofs, wonach Zweck- und Funktionsangaben in einem Sachanspruch dessen Gegenstand regelmäßig nicht auf den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion beschränken, sondern den durch das Patent geschützten Gegenstand regelmäßig dahin definieren, neben der Erfüllung der weiteren räumlich-körperlichen Merkmale auch so ausgebildet zu sein, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendet werden oder die angegebene Funktion erfüllen kann, mithin objektiv geeignet ist, den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion zu erfüllen (vgl. BGH GRUR 2018, 1128 Rn. 12 – Gurtstraffer; BGH GRUR 2012, 475 Rn. 17 – Elektronenstrahltherapiesystem; BGH GRUR 2006, 923 Rn. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; BGH GRUR 1991, 436, 441 – Befestigungsvorrichtung II; BGH GRUR 1979, 149, 151 – Schießbolzen). Der Schutzumfang des Patents bezieht sich insoweit also auf jeden Gegenstand, der die gleichen Eigenschaften besitzt, unabhängig davon, ob ein im Patentanspruch oder in der Beschreibung genannter Verwendungszweck im Einzelfall auch tatsächlich genutzt wird. Das Teilmerkmal eines „Begrenzungsstegs für die Klebstoffschicht“ in Merkmal 10 wäre danach für sich genommen nicht geeignet, eine Auslegung dahingehend zu begründen, dass auch tatsächlich eine Begrenzung der Klebstoffschicht durch den Steg erfolgt, also die Klebstoffschicht in einer patentgemäßen Ausführungsform bis an den Begrenzungssteg heranreichen muss.
i) Allerdings wird in Merkmal 7 des Anspruchs 1 des Klagepatents bestimmt, dass die Klebstoffschicht 7 „einen Umfangsspalt 8 zwischen den Stirnflächen 5 der Isolierverglasung 2 und der diesen Stirnflächen 5 gegenüberliegenden Umfangsfläche 6 des Falzes 3 zumindest in Umfangsbereichen ausfüllt“.
In der Beschreibung des Klagepatents findet der Fachmann hierzu in Absatz [0011] folgende Ausführungen (Z. 14 f.): „Zum Herstellen eines erfindungsgemäßen Flügels wird zunächst die Isolierverglasung in den Falz des Profilrahmens eingesetzt und dann der Umfangsspalt zwischen den Stirnflächen der Isolierverglasung und der diesen Stirnflächen gegenüberliegenden Umfangsfläche des Falzes zumindest in Umfangsbereichen bis zum Begrenzungssteg mit elastischem Klebstoff ausgefüllt“ (Hervorhebung hinzugefügt). Weiter heißt es dort (Z. 22 f.), wenn der elastische Klebstoff rundumlaufend in den Umfangsspalt 8 eingebracht werde, ergebe sich – nach dem Aushärten – eine umlaufend dichte Verbindung zwischen dem Profilrahmen 1 und der Isolierverglasung 2, ohne dass es zusätzlicher Maßnahmen hierfür bedürfe.
Bei diesen Ausführungen handelt es sich um den allgemeinen Teil der Beschreibung, der sich mit der Herstellung eines erfindungsgemäßen Flügels und nicht mit spezifischen Ausführungsbeispielen befasst (vgl. auch die Formulierung: „Zum Herstellen…wird“ und nicht: „… kann“). Dabei ist der Wortlaut „bis zum Begrenzungssteg mit elastischem Klebstoff ausgefüllt“ aus der Sicht des Fachmanns dahingehend zu verstehen, dass ein Raum des Umfangsspalts 8 bis zum Begrenzungssteg 22 mit elastischem Klebstoff gefüllt werden soll. Soweit diese Ausfüllung laut Merkmal 7 „zumindest in Umfangsbereichen“ erfolgen soll, ist aus der Sicht des angesprochenen Durchschnittfachmanns also zwischen der Umfangsrichtung (rundumlaufend) und der Tiefenrichtung (bis zum Begrenzungssteg) zu unterscheiden (als offen bezeichnet von BPatG mit Urt. vom 01.08.2013, Az. 10 Ni 22/11 und 10 Ni 26/11, Anlage MB 9, Seite 11, 3. Abs. unter Buchst. c): „Der Spalt zwischen der Umfangsfläche und der Stirnseite der Isolierverglasung bildet den Umfangsspalt. In diesen Umfangsspalt ist eine Klebstoffschicht eingebracht. Sie füllt den Spalt zumindest in „Umfangsbereichen“ aus, wobei offen bleibt, ob sich die Angabe „Bereiche“ auf die Quer- oder Längsausrichtung des Spaltes bezieht. Die Verklebung muss also nicht vollständig erfolgen, sie muss sich aber zumindest über Teilflächen erstrecken.“ ebenso BPatG, Urt. vom 16.2.18, Az. 7 Ni 10/15, Anlage MB 11, Seite 9, erster Absatz).
Weiterhin hebt Abs. [0012] eigens hervor, dass die Klebstoffschicht in dem Umfangsspalt – zur Vermeidung des im Stand der Technik (EP 1 070 824 A 2) aufgetretenen Nachteils, dass nur die Innenscheibe am Rahmen abgestützt ist, was die Gefahr eines einseitigen Absenkens der Außenscheibe nach sich zog (vgl. Abs. [0002], Zeile 33 ff.) – eine gute Abstützung der einzelnen Scheiben der Isolierverglasung gegenüber dem Profilrahmen ermöglichen solle. Unter Berücksichtigung der Aufgabe der Erfindung, einen Flügel für ein Fenster oder eine Tür mit einfachen Mitteln so zu verbessern, dass – bei Wahrung der (insbesondere Montage-) Vorteile der bekannten Klebeverbindung zwischen Isolierverglasung und Profilrahmen – deren Nachteile vor allem in Bezug auf die Auswechslung der Isolierverglasung vermieden werden (vgl. Abs. [0006]), wird der Fachmann also das Teilmerkmal „zumindest in Umfangsbereichen“ auch deshalb auf die Umfangsrichtung und nicht auf die Tiefenrichtung (bis zum Begrenzungssteg) beziehen, weil hierdurch der in Abs. [0002] beschriebene Nachteil eines einseitigen Absenkens der Deckscheibe 11, in deren Bereich der Begrenzungssteg 22 anzuordnen ist (vgl. Merkmal 8), effektiv vermieden wird. Demgegenüber hat der Fachmann keinen Anlass, das Klagepatent dahingehend zu verstehen, dass davon auch Ausführungsformen erfasst sein sollen, bei welchen die in der Beschreibung ausdrücklich beschriebenen Nachteile des Stands der Technik (hier: schlechte Abstützung der Scheiben, vgl. Abs. [0002] Z. 37 f. und Abs. [0012] Z. 33 ff.) fortbestehen können, obwohl die patentgemäße Lösung gerade aufzeigt, wie diese Nachteile ausgeräumt werden können. Vielmehr ist bei der Auslegung eines Patentanspruchs grundsätzlich zu berücksichtigen, dass sich ein Patent mit seiner Lehre von dem in ihm – noch dazu als nachteilig – beschriebenen Stand der Technik abzugrenzen sucht (vgl. auch BGH GRUR 2019, 491 Rn. 19 – Scheinwerferbelüftungssystem). Dieses fachmännische Verständnis sieht der Senat auch in dem früheren Verfahrensanspruch zu Ziffer 7. bestätigt, der ein „Verfahren zum Herstellen eines Flügels für ein Fenster oder eine Tür nach Anspruch 1“ (Hervorhebung hinzugefügt) schützen sollte, wobei im Anspruch selbst vorgesehen war, dass der Umfangsspalt 8 zumindest in Umfangsbereichen „bis zum Begrenzungssteg“ mit elastischem Klebstoff ausgefüllt wird.
2. Keine mittelbare Verletzung durch die angegriffene Ausführungsform
Durch das Anbieten und Inverkehrbringen der angegriffenen Profilrahmen der Beklagten, bei denen eine Verklebung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien Stand September 2010 (Anlage MB 5) erfolgt, also die Verklebung nicht an die Zentrierlippe heranreicht, wird Anspruch 1 des Klagepatents nicht mittelbar verletzt im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1, Abs. 3 EPÜ.
Gemäß § 10 Abs. 1 PatG ist es einem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Werden die streitgegenständlichen Profilrahmen entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien Stand September 2010 (Anlage MB5) so verklebt, dass die Klebstoffschicht den Begrenzungssteg nicht erreicht, liegt keine Verwendung der Profilrahmen zur Benutzung des Klagepatents vor. Denn hierdurch werden die Merkmale 7 und 10 des Anspruchs 1, wonach die Klebstoffschicht „einen Umfangsspalt 8 zwischen den Stirnflächen 5 der Isolierverglasung 2 und der diesen Stirnflächen 5 gegenüberliegenden Umfangsfläche 6 des Falzes 3 zumindest in Umfangsbereichen ausfüllt, wobei ein in Umfangsrichtung verlaufender Begrenzungssteg 22 für die Klebstoffschicht 7 vorgesehen ist“, nicht verwirklicht. Vielmehr setzt die Herstellung eines patentgemäßen Flügels für ein Fenster oder eine Tür wie oben ausgeführt voraus, dass die Klebstoffschicht 7 den Umfangsspalt 8 bis zum Begrenzungssteg 22 zumindest in Umfangsbereichen ausfüllt.
III.
1. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO.
2. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 Satz 1, Satz 2, 709 Satz 2 ZPO.
3. Die Revision war zuzulassen, weil die Rechtssache im Hinblick auf die klärungsbedürftige Frage einer (analogen) Anwendung des § 145 PatG (siehe dazu oben unter II. B. 1.) grundsätzliche Bedeutung hat (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO).
4. Die Streitwertfestsetzung folgt aus §§ 47 Abs. 1, 51 Abs. 1 GKG, 3 ZPO.
Nachdem die Klägerin in Bezug auf Verletzungshandlungen, die eine Verklebung der Profilrahmen dergestalt betreffen, dass die Klebstoffschicht bis zum Begrenzungssteg heranreicht, für einen Zeitraum vom 24.07.2009 bis 31.08.2010 ihren Schadensersatzanspruch in einer Höhe von 1.367.193,60 € beziffert (vgl. Klageentwurf zum Landgericht Düsseldorf, Bl. 200/232 d. A.), erscheint für die vorliegenden Anträge auf Schadensersatzfeststellung bzw. Herausgabe des Erlangten (Ziffer I. der Klage) ein Gegenstandswert in Höhe von 1.000.000,- € (vgl. auch Zöller/Herget, ZPO, 32. Aufl., § 3 Rn. 16 „Feststellungsklagen“) und in Bezug auf den geltend gemachten Auskunfts- und Rechnungslegungsantrag (Ziffer II. der Klage) ein Streitwert in Höhe von 100.000,- € angemessen.
