Aktenzeichen 33 O 7174/16
Leitsatz
1. Das Verfahren über den Löschungsbewilligungsanspruch war nicht im Hinblick auf das von der Klägerin gegen die Eintragung der Marke der Beklagten geführte Widerspruchsverfahren, welches noch vor dem Bundespatentgericht anhängig ist, auszusetzen, denn der Gesetzgeber hat bei Geltendmachung prioritätsälterer Rechte gegenüber einer eingetragenen Marke sowohl das Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie das Löschungsverfahrens vor den ordentlichen Gerichten vorgesehen und keinem der Verfahren den Vorrang eingeräumt. (redaktioneller Leitsatz)
2. Der Klägerin steht gemäß § 55, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ein Löschungsbewilligungsanspruch gegen die Beklagte zu, da deren eingetragene Marke die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke 1 der Klägerin unlauter ausnutzt, denn die angesprochenen Hobbyköche stellen eine gedankliche Verbindung her zwischen der u.a. im Portal Chefkoch.de rechtserhaltend benutzten Klagemarke und der hochgradig ähnlichen, ebenfalls Kochinteressierte ansprechenden angegriffenen Marke, ohne dass ein legitimes Interesse zur Verwendung der Bezeichnung ersichtlich wäre, die daher auch zu unterlassen ist. (redaktioneller Leitsatz)
Tenor
I.
Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die vollständige Löschung der deutschen Marke DE 302012006494 „CHEFKOCH (fig.)“ einzuwilligen.
II.
Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, letztere zu vollziehen an ihren gesetzlichen Vertretern,
zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen
für die Waren
Schleifgeräte für Messer und Klingen; Bartschneidemaschinen; Werkzeuge [handbetätigt], Handwerkzeuge [handbetätigt]; Schneidwerkzeuge; Scheren, soweit in Klasse 8 enthalten; Schneidemesser, soweit in Klasse 8 enthalten; Messer, soweit in Klasse 8 enthalten; Wiegemesser; Dolche; Essbestecke [Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel]; Kellen [Werkzeuge]; Eispickel; Zuckerzangen; Käseschneider [nicht elektrisch]; Eierschneider [nicht elektrisch]; Becken [Behälter]; Haushaltsgeräte; Stahlwolle für Reinigungszwecke; Tafelgeschirr; Küchengefäße; Trichter; Schneidbretter für die Küche; Mixgeräte für den Haushalt, nicht elektrisch; Siebe; Küchengeräte; Essstäbchen; Rührlöffel [Küchengeräte]; Glasampullen; Likörservice und/oder Teeservice [Tafelgeschirr]
zu benutzen, insbesondere dieses Zeichen auf diesen Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen und/oder diese Waren unter diesem Zeichen zu bewerben, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder diese Waren unter diesem Zeichen einzuführen und/oder auszuführen und/oder die genannten Handlungen von einem Dritten vornehmen zu lassen.
III.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
IV.
Das Urteil ist in Ziffer II. gegen Sicherheitsleistung von 100.000,00 € sowie in Ziffer III. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Gründe
Die zulässige Klage ist vollumfänglich begründet.
A.
Das Verfahren war nicht im Hinblick auf das von der Klägerin gegen die Eintragung der Marke der Beklagten geführte Widerspruchsverfahren, welches noch vor dem Bundespatentgericht anhängig ist, auszusetzen: Der Gesetzgeber hat bei Geltendmachung prioritätsälterer Rechte gegenüber einer eingetragenen Marke sowohl das Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie das Löschungsverfahrens vor den ordentlichen Gerichten gemäß §§ 55 Abs. 2 Nr. 2, 51 Abs. 1 MarkenG vorgesehen. Er hat keinem der beiden Verfahren den Vorrang eingeräumt und somit die Parallelität der Rechtswege grundsätzlich ermöglicht. Vorliegend macht die Klägerin neben dem Löschungsanspruch zugleich auch einen Unterlassungsanspruch geltend, über welchen ausschließlich ein ordentliches Gericht zu entscheiden hat, so dass eine Aussetzung im vorliegenden Fall jedenfalls nicht der Prozessökonomie entspräche.
B.
Der Klägerin steht gemäß §§ 55, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ein Löschungsbewilligungsanspruch gegen die Beklagte zu, da deren eingetragene Marke die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke 1 der Klägerin unlauter ausnutzt.
I.
Die Klagemarke 1, aus welcher die Klägerin vorrangig vorgeht, steht in Kraft: Die durch die Beklagte erhobene Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 25 MarkenG greift nicht durch, da die Marke jedenfalls für die „Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind“ rechtserhaltend benutzt wurde.
1. Eine rechtserhaltende Benutzung setzt voraus, dass die Verwendung der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden: Für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH GRUR 2009, 60 Tz. 22 – Lottocard; Ingerl/Rohnke Markengesetz, 3. Auflage, § 26 Rn. 28). § 26 Abs. 1 MarkenG setzt insoweit eine ernsthafte Benutzung im Inland voraus, d. h. die Markenverwendung muss insgesamt gesehen dazu dienen, für die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH GRUR 2009, 410, Tz. 18 – Silberquelle). Sie muss sich dazu im Regelfall auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, die entweder schon vertrieben werden, oder deren Vertrieb insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird oder unmittelbar bevorsteht (In-gerl/Rohnke, a. a. O., § 26 Rn. 217).
Gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, als Benutzung, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Entscheidend ist, dass der angesprochene Verkehr das abweichend benutzte Zeichen bei und trotz Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 26 Rn. 138).
2. Aufgrund der von der Klägerin vorgelegten Benutzungsunterlagen ist vorliegend im Hinblick auf die Eintragung für die „Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind“ von einer rechtserhaltenden Benutzung auszugehen (§ 55 Abs. 3 S. 4 MarkenG). Ob hinsichtlich der anderen eingetragenen Dienstleistungsklassen eine rechtserhaltende Benutzung erfolgte, kann dahinstehen.
a) Die Klägerin hat ausweislich der Anlagen K 8 – K 11 hinreichend dargetan, dass sie die Klagemarke 1 für die Kennzeichnung des von ihr betriebenen Portals www.chefkoch.de genutzt hat, was auch die Beklagte per se nicht in Abrede gestellt hat. Der Betrieb dieses Portals, unter welchem sowohl einer Community das Einstellen von Kochrezepten mit Bildern sowie Diskussionen darüber ermöglicht wird als auch redaktionelle Inhalte veröffentlich werden, entspricht der oben dargetanen Dienstleistung, für die die Marke Schutz beansprucht: Die Rezepte und Artikel samt Bildern werden von der Kläger in elektronischer Form veröffentlicht bzw. herausgegeben und können von den Nutzern des Portals über das Internet abgerufen werden.
b) Angesichts der vorgelegten Zahlen zur umfangreichen Nutzung des Portals der Klägerin durch die angesprochenen Verkehrskreise (vgl. v.a. Anlagen K 12 – 17) sowie deren Umsatzzahlen bestehen hinsichtlich der Ernsthaftigkeit der Benutzung keine Zweifel. Die Benutzung wurde hinsichtlich aller relevanten Zeitpunkte durch die Vorlage der Anlagen K 8 – K 11 nachgewiesen.
c) Die Benutzung erfolgte auch markenmäßig: Die Klägerin verwendet unbestritten die Klagemarke 1 auf dem von ihr betriebenen Portal, wobei diese auf allen Unterseiten blickfangmäßig eingeblendet wird (vgl. Anlagen K 10/11). Auch die Domain, unter welcher das Portal der Klägerin aufrufbar ist, entspricht in ihrem allein kennzeichnungskräftigen Bestandteil dem Wortbestandteil der Klagemarke 1.
Damit kennzeichnet die Klägerin die von ihr unter dieser Marke angebotene Dienstleistung, da diese gerade die Veröffentlichung der Rezepte und redaktionellen Artikel darstellt. Bei einer unkörperlichen Dienstleistung stellt eine derartige Verwendung der Marke im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung eine der klassischen Kennzeichnungsmöglichkeiten dar.
d) Soweit die Klägerin die Marke in anderer farblicher Ausgestaltung nutzte, stellt dies dennoch eine Benutzung der eingetragenen Marke im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG dar, da der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert wurde: Die Klägerin nutzte das Wort-Bildzeichen abweichend von der Eintragung in grün statt in schwarz, was lediglich eine unbeachtliche graphische Abweichung darstellt, die unschädlich ist (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 26 Rn. 153).
II.
Bei der Klagemarke 1 handelt es sich um eine bekannte Marke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.
1. Von einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn diese einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist. Bei der Prüfung dieser Voraussetzung sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH, GRUR Int. 2000, 73, Tz 26 f – Chevy), EuGH, GRUR 2009, 1158 Tz 25 – PAGO/Tirolmilch).
2. Die Klagemarke 1 erfüllt diese Voraussetzungen. Die Klägerin hat umfangreich dargelegt und nachgewiesen, dass ihr Portal über eine erhebliche Anzahl von Nutzern verfügt: Sie kann seit 2009 jährlich eine dreistellige Millionenzahl von Besuchen auf ihrer Webseite verzeichnen (vgl. Anlage K 12); andere Umfragewerte belegen eine seit 2008 monatlich kontinuierlich über 2,7 Mio. liegende Zahl an sog. Unique Usern. Die Klägerin ist unstreitig Marktführerin bei Internetseiten im kulinarischen Bereich; sie wird von Google unter den Top 10 aller Webseiten geführt, auf die am häufigsten und am besten platziert in der Trefferliste verwiesen wird. Des Weiteren hat die Klägerin für ihr Portal mehrere Preise, darunter auch Publikumspreise gewonnen. Die durch das Portal generierten Umsätze liegen bei 5,8 Mio. Euro (2011) bzw. 10,8 Mio. Euro (2015), was bei einem grundsätzlich kostenfrei zu nutzenden Portal eine erhebliche Verbreitung voraussetzt. Des Weiteren betreibt die Klägerin das Portal unter der Klagemarke bereits seit 1998. Es findet auch in den Medien immer wieder Erwähnung (vgl. Anlagenkonvolut K 23).
Die Bekanntheit des Portals ist mit der Bekanntheit der Klagemarke 1 gleichzusetzen, da diese blickfangmäßig auf der Webseite verwendet wird und somit jeder, der das Portal aufruft, zugleich die Marke wahrnimmt. Des Weiteren ist der Wortbestandteil der Klagemarke wesentlicher Bestandteil des Domainnamens, unter welchem das Portal aufgerufen werden kann. Zugleich wird „C.“ bzw. „ bei den Umfragen, den Preisen wie auch den Erwähnungen in den Medien stets als Bezeichnung für das Portal der Klägerin verwendet. Die Hinzufügung der Top-Level-Domain wird von den angesprochenen Verkehrskreisen als technische Notwendigkeit verstanden, so dass keine Differenzierung zwischen Bekanntheit des Portals und der Marke vorgenommen werden muss.
III.
Zwischen den Waren, für welche die angegriffene Marke eingetragen wurde und den Dienstleistungen, für welche die Klagemarke 1 jedenfalls rechtserhaltend benutzt wurde, besteht (unstreitig) keine Ähnlichkeit, so dass der originäre Anwendungsbereich des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG eröffnet ist.
IV.
Die angesprochenen Verkehrskreise – zu denen auch die Mitglieder der erkennenden Kammer gehören – stellen zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Marke eine gedankliche Verknüpfung her.
1. Von einer gedanklichen Verknüpfung ist auszugehen, wenn die beteiligten Verkehrskreise aufgrund eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen den Marken einen Zusammenhang zwischen diesen sehen, ohne sie jedoch zu verwechseln (EuGH GRUR 2004, 58 Tz 29 – Adidas-Salomon und Adidas Benelux). Der Grad der Zeichenähnlichkeit ist dabei nicht allein entscheidend; vielmehr sind alle relevanten Umstände wie der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils eingetragen sind, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen sowie die betreffenden Verkehrskreise, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2009, 56, Tz 42-Intel).
2. Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken vornehmen werden.
a) Zwischen den beiden Marken besteht hochgradige Ähnlichkeit: Der Aufbau der Zeichen entspricht sich, da beide aus dem identischen Wortbestandteil sowie der Abbildung einer Kochmütze bestehen, die graphisch zentriert über dem Wortbestandteil angeordnet wurde. Der Verkehr nimmt bei beiden Zeichen jeweils auch nur eine Kochmütze wahr: Es ist fernliegend, dass die angesprochenen Verkehrskreise eine Differenzierung zwischen den verschiedenen Formen oder der unterschiedlichen Herkunft der Kochmützen vornehmen. Dies gilt umso mehr, als dem angesprochenen Verkehr die beiden Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig begegnen und er sich somit auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (EuGH GRUR Int. 1999, 734 – Lloyd, Tz. 26).
b) Zwar hat die Klagemarke 1 beschreibende Anklänge; da sie jedoch gerade kein Portal für Chefköche, sondern für Hobbyköche bezeichnet, verfügt sie über Unterscheidungskraft, welche durch die umfangreiche Benutzung und daraus folgende Bekanntheit des Portals erheblich gesteigert wurde.
c) Die Klägerin hat des Weiteren umfassend dazu vorgetragen, dass ihre Marke über einen erheblichen Bekanntheitsgrad bei den angesprochenen Verkehrskreisen verfügt, das Portal häufig und auch mit überdurchschnittlich langer Verweildauer (vgl. Anlage K 17) genutzt wird, so dass es im Gedächtnis der Nutzer entsprechend präsent ist. Bei Kontakt mit dem Zeichen der Beklagten wird somit die Klagemarke in Erinnerung gerufen; die fehlende Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit ändert daran nichts.
V.
Die Beklagte nutzt die Unterscheidungskraft der Klagemarke 1 darüber hinaus auch in unlauterer Weise aus.
1. Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist insbesondere auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (BGH GRUR 2014, 378, Tz 33 – Otto Cap).
Dies ist der Fall, da die Beklagte insbesondere durch die enge Anlehnung an die Klagemarke erreicht, dass die angesprochenen Verkehrskreise ihren Produkten ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit zukommen lassen und sich ggf. aufgrund des Wiedererkennungseffektes auch mit den entsprechend gekennzeichneten Waren intensiver beschäftigen werden, als dies bei einer anderen Kennzeichnung der Fall wäre.
Es ist nicht erforderlich, dass die Marke durch die Beklagte in der Absicht, die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke auszunutzen, eingetragen wurde: Ein Verhalten, das objektiv den Tatbestand erfüllt, reicht zu dessen Verwirklichung aus; ein subjektives Element ist gerade nicht erforderlich (zum gleichlautenden § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: BGH GRUR 2014, 378, Tz 43 – Otto Cap).
2. Da für die Fallgruppe der „Ausnutzung der Unterscheidungskraft“ gerade keine Rufübertragung erforderlich ist, ist es unschädlich, dass bei einzelnen Waren (z. B. Bartschneidemaschinen oder Dolche) eine erhebliche Entfernung zu den Dienstleistungen der Klägerin vorliegt: Entscheidend und ausreichend ist, dass beide Marken sich mit ihren Waren bzw. Dienstleistungen jeweils an die gleichen Verkehrskreise (nämlich jedermann) richten und somit der angegriffenen Marke bei diesen aufgrund der Bekanntheit der Klagemarke sowie der großen Nähe zu dieser erhöhte Aufmerksamkeit zukommen wird.
3. Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft erfolgte schließlich auch in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund, weil kein legitimes Interesse der Beklagten zur Verwendung der Bezeichnung ersichtlich ist. Bei der identischen oder ähnlichen Benutzung einer bekannten Marke zu dem Zweck, die mit ihr verbundene Aufmerksamkeit oder Wertschätzung auszunutzen, ist ohnehin regelmäßig von einem die Unlauterkeit im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG begründenden Verhalten auszugehen (vgl. BGH, Urteil vom 17.08.2011, Az.: I ZR 108/09 – TÜV II m. w. N.)
4. Sofern man mit BGH, Urteil vom 23.09.2015, Az.: I ZR 78/14 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot es für den Schutz einer bekannten Marke für erforderlich hält, dass die Benutzung des beanstandeten Zeichens durch den Dritten die Funktion der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann, ist auch dies hier unproblematisch gegeben: Die Beklagte brachte durch die Markeneintragung zum Ausdruck, dass sie das angegriffene Zeichen zur Kennzeichnung der von ihr vertriebenen Waren nutzen möchte, so dass die Herkunftsfunktion der Klagemarke beeinträchtigt wird.
C.
Der Klägerin steht auch gem. § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu. Die Beklagte nutzt mit ihrem Zeichen die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke unlauter aus; auf die obigen Ausführungen wird Bezug genommen.
Ob das Zeichen „C.“ bezüglich Waren oder Dienstleistungen mit kulinarischem Bezug auch beschreibend genutzt werden kann, ist für die hiesige Entscheidung ohne Bedeutung: Aufgrund der Eintragung des Zeichens als Marke besteht eine Erstbegehungsgefahr einer markenmäßigen und somit rechtsverletzenden Benutzung (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, vor § 14 Rn. 103).
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 709 S. 1 und 2 ZPO.
