Europarecht

Aktenzeichen  21 O 8568/20

Leitsatz

1. Eine Ausführungsform kann nur dann als gleichwirkend angesehen werden, wenn sie nicht nur im Wesentlichen die Gesamtwirkung der Erfindung erreicht, sondern gerade auch diejenige Wirkung erzielt, die das nicht wortsinngemäß verwirklichte Merkmal erzielen soll.  (Rn. 64) (redaktioneller Leitsatz)
2. Eine Beurteilung der äquivalenten Wirkung einer angegriffenen Ausführungsform ist auch im einstweiligen Verfügungsverfahren und trotz der dort lediglich zur Verfügung stehenden Glaubhaftmachungsmittel möglich. Es handelt sich um eine Rechtsfrage, so dass auch ein Gutachter nur dazu dienen würde, dem Gericht die benötigte Sachkunde zu verschaffen. (Rn. 108) (redaktioneller Leitsatz)
3. Die frühere (erfolglose) Beantragung einer einstweiligen Verfügung anstatt der Erhebung einer Hauptsacheklage steht der Dringlichkeit nicht entgegen. Dem Rechteinhaber steht es grundsätzlich frei zu entscheiden, welcher zur Verfügung stehenden Verfahrensart er sich zur Durchsetzung seiner Rechte bedient. (redaktioneller Leitsatz)
4. Wird ein zunächst für nichtig erklärtes Patent durch den Bundesgerichtshof letztinstanzlich wiederhergestellt, ist dessen Inhaber so zu stellen, wie er ohne den (zwischenzeitlichen) Widerruf stehen würde. Er kann daher unter Einhaltung der Dringlichkeitsfrist jederzeit eine einstweilige Verfügung beantragen.  (Rn. 119) (redaktioneller Leitsatz)

Tenor

I. Die Verfügungsbeklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verhängenden Ordnungsgeldes von bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten, zu vollziehen an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Verfügungsbeklagten,  zu unterlassen  Pemetrexed als Pemetrexed-Diarginin sinnfällig hergerichtet für die Verwendung bei der Herstellung eines Arzneimittels zur Verwendung in einer Kombinationstherapie zur Hemmung eines Tumorwachstums bei Säugern, worin das Arzneimittel in Kombination mit Vitamin B12 und Folsäure verabreicht werden soll, wobei Vitamin B12 als intramuskuläre Injektion verabreicht werden soll, in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
(äquivalente Verletzung von Anspruch 10 von EP).
II. Die Verfügungsbeklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Gründe

Die Verfügungsklägerin hat das Bestehen eines Verfügungsanspruchs sowie eines Verfügungsgrundes glaubhaft gemacht, so dass die begehrte Unterlassung auszusprechen war.
A.
Die angegriffene Ausführungsform des Pemetrexed-Diarginin verwirklicht die verfügungspatentgemäße Lehre in äquivalenter Weise, so dass der Verfügungsklägerin der Verfügungsanspruch aus §§ 9 Satz 2 Nr. 1, 139 Abs. 1 Satz 1 PatG i.V.m. Art. 53 lit. c), 54 Abs. 5, 64 EPÜ zusteht.
I.
Das Verfügungspatent betrifft die Verwendung von Pemetrexed-Dinatrium in Kombination mit Vitamin B12 zur Hemmung des Wachstums von Tumoren bei Säugern. In der Verfügungspatentschrift wird erläutert, Antifolate gehörten zu den am besten untersuchten Klassen von antineoplastischen Mitteln. Sie führten zu einer Hemmung eines oder mehrerer Schlüsselenzyme für die Biosynthese von Thymidin und Purin, indem sie mit reduziertem Folat um die Bindung dieser Enzyme konkurrierten. Als Beispiele für solche Antifolate werden 5-Fluoruracil, …®, …®, und Pemetrexeddinatrium (®) genannt. Als begrenzender Faktor für die Entwicklung solcher Arzneimittel wird in der Verfügungspatentschrift die erhebliche Toxizität angeführt, die mitunter sogar ein hohes Mortalitätsrisiko zur Folge habe. Als Mittel zur Verringerung der Toxizität seien Folsäure und Retinoidverbindungen wie Vitamin A eingesetzt worden. Dennoch gebe die zytotoxische Aktivität von Antifolaten weiterhin Anlass zu ernsthafter Besorgnis bei der Entwicklung solcher Arzneimittel. Obgleich in der Verfügungspatentschrift nicht ausdrücklich dargelegt ist, welches technische Problem das Verfügungspatent betrifft, kann seine Aufgabe in der Verringerung der Toxizität des Wirkstoffs Pemetrexed gesehen werden, ohne dessen therapeutische Wirksamkeit nachteilig zu beeinflussen (vgl. BGH GRUR 2016, 921 Rn. 17 – Pemetrexed). Zur Lösung des Problems schlägt das Verfügungspatent eine Verwendung vor, deren Merkmale sich gemäß dem BGH (a.a.O., Rn 19) wie folgt gliedern lassen:
1. Pemetrexed-Dinatrium wird verwendet zur Herstellung eines Arzneimittels.
2. Das Arzneimittel dient der Verwendung in einer Kombinationstherapie zur Hemmung eines Tumorwachstums bei Säugern.
3. Das Arzneimittel soll in Kombination mit Vitamin B12 oder einem pharmazeutischen Derivat hiervon verabreicht werden.
4. Das pharmazeutische Derivat von Vitamin B12 ist Hydroxocobalamin, Cyano-10-chlorcobalamin, Aquocobalaminperchlorat, Aquo-10-chlorcobalaminperchlorat, Azidocobalamin, Chlorcobalamin oder Cobalamin.
Nach der Beschreibung des Verfügungspatents führt die Verabreichung von Vitamin B12 zu einer Verringerung der im Körper vorhandenen Methylmalonsäure. Weshalb diese Wirkung für die Verringerung der Toxizität von Bedeutung ist, wird nicht aufgezeigt.
II.
Die angegriffene Ausführungsform des Pemetrexed-Diarginin verwirklicht die genannten Merkmale des Verfügungspatents in äquivalenter Weise.
1. Dass die Verwirklichung des Verfügungspatents auch in äquivalenter Weise möglich ist, folgt aus der Entscheidung des BGH (a.a.O., Rn. 48 ff.). Die angegriffene Ausführungsform stellt eine solche äquivalente Verwirklichung dar.
2. Gemäß der dazugehörigen Fachinformation (Anlage 10) handelt es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung bestehend aus Pemetrexed-Diarginin zur Anwendung am Menschen mit inoperablem malignen Pleuramesotheliom oder einem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom. Gemäß dem Abschnitt „Prämedikation“ muss zur Reduktion der Häufigkeit und Schwere von Hautreaktionen am Tag vor und am Tag der Pemetrexed-Gabe sowie am Tag nach der Behandlung ein Kortikosteroid gegeben werden. Das Kortikosteroid muss einer zweimal täglichen oralen Gabe von 4 mg Dexamethason entsprechen. Weiterhin müssen Patienten, die mit Pemetrexed behandelt werden, zur Reduktion der Toxizität zusätzlich Vitamine erhalten. Patienten müssen täglich orale Gaben von Folsäure oder Multivitamine mit Folsäure (350 bis 1000 Mikrogramm) erhalten. Während der sieben Tage vor der ersten Dosis Pemetrexed müssen mindestens 5 Dosen Folsäure eingenommen werden und die Einnahme muss während der gesamten Therapiedauer sowie für weitere 21 Tage nach der letzten Pemetrexed-Dosis fortgesetzt werden. Patienten müssen ebenfalls eine intramuskuläre Injektion Vitamin B12 (1000 Mikrogramm) in der Woche vor der ersten Pemetrexed-Dosis erhalten sowie nach jedem dritten Behandlungszyklus. Die weiteren Vitamin B12 Injektionen können am selben Tag wie Pemetrexed gegeben werden. 3.
Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausführung in dessen Schutzbereich fällt, müssen gemäß dem BGH und ihm folgend dem OLG München (vgl. PharmaR 2017, 402 Rn. 62) drei Voraussetzungen erfüllt sein:
Die Ausführung muss erstens das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. Zweitens müssen seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelte Ausführung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen schließlich drittens am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein. Das setzt voraus, dass der Patentanspruch in allen seinen Merkmalen nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Überlegungen des Fachmanns bildet. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln aus fachmännischer Sicht als der wortsinngemäßen Lösung gleichwertige (äquivalente) Lösung in Betracht zu ziehen und damit nach dem Gebot des Artikels 2 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen.
4. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt:
a) Die angegriffene Ausführungsform weist in Bezug auf das Verfügungspatent Gleichwirkung auf.
aa) Die Gleichwirkung beurteilt sich danach, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale sowohl jeweils für sich als auch in ihrer zur Lösung der den Patentansprüchen zugrunde liegenden Aufgabe bereitstellen und ob diese Wirkungen bei der angegriffenen Ausführungsform durch andere Mittel erzielt werden. Danach ist es erforderlich, die Patentansprüche darauf zu untersuchen, welche der Wirkungen, die mit ihren Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die patentierte Lösung und stellt deshalb die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wirkung dar (vgl. OLG München, a.a.O., Rn. 64 m.w.N.). Als gleichwirkend kann eine Ausführungsform nur dann angesehen werden, wenn sie nicht nur im Wesentlichen die Gesamtwirkung der Erfindung erreicht, sondern gerade auch diejenige Wirkung erzielt, die das nicht wortsinngemäß verwirklichte Merkmal erzielen soll (OLG München, ebd.).
bb) Gemäß der Rechtsprechung des LG München I (Urteil vom 24.06.2016, Az. 21 O 5583/16) sowie des OLG München (a.a.O., Rn. 65-66) spielt bei der durch das Verfügungspatent geschützten technischen Lehre das Natrium-Kation weder für die therapeutische Wirkung der Tumorhemmung noch die Reduzierung der cytotoxischen Nebenwirkungen eine Rolle. Die tumorhemmende Wirkung erzielt allein das Pemetrexed-Anion. Das Natrium-Kation ist hierfür lediglich sein Wegbereiter, indem es die Verabreichung in flüssiger, zur intravenösen Injektion geeigneten Form ermöglicht. Für die Lösung der den Patentansprüchen 1 und 10 zugrunde liegenden Aufgabe ist es mithin unerheblich, welches Gegenion zum Einsatz kommt, denn dieses hat weder Einfluss auf die Tumorhemmung, noch auf die durch die tumorhemmende Wirkung von Pemetrexed verursachten Nebenwirkungen, noch auf die Wirkungen von Vitamin B 12 oder Folsäure, die diese Nebenwirkungen verringern, ohne die tumorhemmende Wirkung zu beeinflussen (OLG München, a.a.O., Rn. 66).
cc) Die Gesamtwirkung der Erfindung und insbesondere die Wirkung des Pemetrexed-Dinatriums erzielt das bei der angegriffenen Ausführungsform verwandte Diarginin ebenfalls. Auch hier erfolgt in der als Konzentrat vertriebenen Lösung eine Dissoziierung und liegt das Pemetrexed-Anion vor. Die Gleichwirkung wird dadurch erreicht, dass das therapeutisch wirksame Pemetrexed-Anion bei der Herstellung unabhängig von der Ausgangsform des Präparats immer gleich vorliegt, parenteral verabreicht wird, im Rahmen der technischen Lehre die tumorhemmende Wirkung entfaltet und der wirkungsverlustfreien Nebenwirkungsreduktion mit Folsäure und Vitamin B12 zugänglich ist. Dies belegen auch die Ausführungen in der eidesstattlichen Versicherung des in der Anlage 15, dort Rn. 15.
dd) Die von der Verfügungsbeklagten behaupteten Unterschiede bzw. Nachteile, die mit der Verwendung von Diarginin verbunden sein sollen, vermögen an der Annahme der Gleichwirkung nichts zu ändern.
(1) Die Verfügungsbeklagte meint, bei der Beurteilung der Gleichwirkung könne nicht außer Betracht bleiben, dass das Verfügungspatent die Verwendung von Pemetrexed-Dinatrium zur Herstellung eines Arzneimittels beanspruche. Zu untersuchen sei daher, welche Wirkungen das Natrium für die Herstellung eines Arzneimittels habe. Ausgehend davon müsse die Wirkung von Natrium und Diarginin verglichen werden. Für eine darauf bezogene Gleichwirkung habe die Verfügungsklägerin indes keinerlei Tatsachen behauptet oder glaubhaft gemacht. Tatsächlich weise Arginin als Salzbildner deutlich andere Eigenschaften als Natrium auf, insbesondere eine völlig andere Stabilität und Löslichkeit.
Die behaupteten Unterschiede zwischen Natrium und Arginin sind indes für die allein maßgebliche technische Lehre des Verfügungspatents unerheblich. Wesentlich ist insofern allein, dass die dargestellten therapeutischen Wirkungen ebenfalls von der angegriffenen Ausführungsform erreicht werden, mit dem einzigen Unterschied, dass statt Natrium Arginin der Salzbildner von Pemetrexed ist. Dass das Arginin bei der therapeutischen Wirkung eine andere bzw. eine darüber hinaus gehende Aufgabe als das Natrium hat, ist nicht ersichtlich. Dagegen spricht auch der Vergleich der Fachinformationen für das Produkt der Verfügungsklägerin (Anlage 4) und der Verfügungsbeklagten (Anlage 10).
Dass das Produkt der Verfügungsbeklagten im Gegensatz zu dem der Verfügungsklägerin als Konzentrat zur Herstellung einer Infusion anstatt als Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung bereitgestellt wird, vermag angesichts derselben therapeutischen Wirkungen die Annahme einer Gleichwirkung nicht zu verhindern. Die Verabreichung erfolgt für beide parenteral.
Selbst wenn man jedoch der Verfügungsbeklagten folgte und die Wirkweise des Gegenions in die Betrachtung der Lehre des Verfügungspatents miteinbezöge, wäre eine Gleichwirkung zu konstatieren. Wie sich aus der Anlage 32 ergibt, liegen insoweit gerade keine Unterschiede vor. Dort wird auf Seite 3 unter Ziffer I, letzter Absatz, sowie unter Ziffer IV.5 (Seite 7) ausgeführt, dass keine Bioäquivalenzstudien bzw. klinische Studien durchgeführt wurden. In Ziffer IV.2, zweiter Absatz auf Seite 6, wird dargestellt, dass trotz unterschiedlicher anfänglicher Bereitstellung (lypholisiertes Pulver / Konzentrat) die Infusionslösung keine Unterschiede aufweist und die unterschiedlichen Zusatzstoffe („excipients“) keine Auswirkungen auf das pharmakokinetische Profil von Pemetrexed haben, so dass es als gleichwirkend anzusehen ist (3. Absatz: „may be considered as pharmaceutically equivalent, with the same efficacy/safety profile as known for the active substance of the reference medicinal product”).
(2) Ferner vermag auch der Ansatz der Verfügungsbeklagten nicht zu überzeugen, wonach aufgrund der Formulierung des Patentanspruchs „zur Herstellung eines Arzneimittels“ notwendigerweise auch die spezifischen Eigenschaften des Natriums berücksichtigt werden müssten.
Nach der Rechtsprechung des BGH ist Gegenstand eines auf die Verwendung eines Stoffs zur Behandlung einer Krankheit gerichteten Patentanspruchs die Eignung des Stoffes für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft. Dies entspricht in der Sache einem zweckgebundenen Stoffschutz gemäß § 3 Abs. 4 PatG und Art. 54 Abs. 5 EPÜ und gilt unabhängig davon, ob der Patentanspruch seinem Wortlaut nach auf zweckgebundenen Stoffschutz, auf die Verwendung des Medikaments oder auf dessen Herrichtung zu einem bestimmten Verwendungszweck gerichtet ist (BGH GRUR 2016, 621, 83 – Pemetrexed).
(3) Die Argumentation der Verfügungsbeklagten, wonach die Betrachtung allein des Pemetrexed-Ions der Schutzbereich des Verfügungspatents uferlos ausdehne, da dann jedes Gegenion als Austauschmittel in Betracht komme, überzeugt gleichfalls nicht.
Zum einen folgt aus einem theoretischen in Betracht kommen nicht automatisch eine Gleichwirkung/Äquivalenz. Diese ist in jeden Einzelfall für jedes angegriffene Gegenion gesondert zu prüfen. Zum anderen kann für die Gleichwirkung nur das maßgeblich sein, was zur Verwirklichung der patentgemäßen Lehre beiträgt. So stellt das Gegenion bei der Erfindung des Verfügungspatents zwar ein wesentliches Element der therapeutischen Zusammensetzung dar, ist für das Erreichen der tumorhemmenden Wirkung aber gerade nicht wesentlich und unabdingbar (siehe auch Meier-Beck, GRUR 2018, 241, 245 zum sog. „Epilady-Fall“, wo die Spiralfeder als erfindungsgemäßer Klemmkörper ein wesentliches Element des Geräts ist, daraus aber nicht geschlossen werden könne, dass gerade die Verwendung einer Spiralfeder für die Erfindung wesentlich sei). Die Erfindung des Verfügungspatents liegt nicht in der Bereitstellung eines Konzentrats zur Herstellung einer Infusionslösung, sondern allein im therapeutischen Zusammenspiel von Pemetrexed, Folat und Vitamin B12 zur tumorhemmenden Wirkung. Dazu leistet das Natrium ebenso wie das Arginin keinen (unmittelbaren) Beitrag.
b) Der Fachmann konnte Diarginin als Gegenion ohne erfinderische Bemühungen als gleichwirkend auffinden.
aa) Nach der Rechtsprechung des OLG München (a.a.O., Rn. 72) besteht der vorliegend angesprochene Fachmann richtigerweise aus einem Team aus einem Pharmakologen oder Pharmazeuten mit Spezialisierung auf dem Gebiet der Wirkmechanismen von Antifolaten und langjähriger Berufserfahrung in der Erforschung von Antifolaten bei der Behandlung von Krebs sowie einem Mediziner mit Spezialisierung auf dem Gebiet der Onkologie und langjähriger Erfahrung in der chemotherapeutischen Behandlung von Krebspatienten mit Antikrebswirkstoffen wie Antifolaten.
bb) Für diesen war zum Prioritätszeitpunkt in Kenntnis des Verfügungspatents ersichtlich, dass für die Lösung der Aufgabe der Patentansprüche anstelle des Natriumions auch ein alternatives Gegenion zu dem Pemetrexed-Anion eingesetzt werden könnte, da die aufgabengemäßen Wirkungen des Patents allein durch das Pe-metrexed-Anion, das Folat sowie Vitamin B12 hervorgerufen werden und die Wahl des Kations insoweit keine Rolle spielt (vgl. OLG München, a.a.O., Rn. 73).
cc) Die Verwendung von Arginin lag dabei für den angesprochenen Fachmann nahe.
Hierzu haben die Parteien unter anderem eigene Gutachten vorgelegt (Anlage 15 bzw. Anlage 8).
Als wesentliche, da von unabhängiger Stelle ergangene Äußerung zu dieser Frage sieht die Kammer die Anlage 22 an. Hierbei handelt es sich um die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung (Opposition Division) des EPA betreffend das Patent EP . In dieser Entscheidung hat die Einspruchsabteilung für das Patent EP eine erfinderische Tätigkeit abgelehnt und sich dabei auch zum Naheliegen der Verwendung von Arginin als Salzbildner für Pemetrexed geäußert. Gemäß der Anlage HL 22 hat sie hierzu ausgeführt:
Die Einspruchsabteilung geht also davon aus, dass der Fachmann aufgrund der schlechten Löslichkeit des Wirkstoffs Pemetrexed in seiner reinen Säureform veranlasst gewesen wäre, ein Pemetrexed-Salz herzustellen. Ferner stellt die Einspruchsabteilung unter Bezugnahme auf die D 4, D 5, D 6 und D 8a fest, dass Arginin ein sehr gut bekanntes Gegenion für säurehaltige Wirkstoffe ist. Deswegen wäre Arginin als Salzbildner für Pemetrexed vom Fachmann in Erwägung gezogen worden, ohne dass es dafür einer erfinderischen Tätigkeit bedurft hätte.
Die Entgegenhaltung D 4 stammt aus 1977, die Entgegenhaltung D 5 aus 1996, die Entgegenhaltung D 6 aus 2000 und die Entgegenhaltung D 8a aus 2011. Damit ist zur Überzeugung der Kammer glaubhaft gemacht, dass auch zum hier relevanten Prioritätszeitpunkt im Jahr 2000 jedenfalls aufgrund der Schriften in D 4 und D 5 der Fachmann die Kenntnis von Arginin als geeignetes Gegenion für säurehaltige Wirkstoffe hatte und seine Verwendung folglich ohne erfinderische Tätigkeit in Erwägung gezogen hätte.
Zwar ist der Verfügungsbeklagten zuzugestehen, dass die Einspruchsabteilung zu dieser Beurteilung auch unter Bezugnahme auf die Entgegenhaltung D8a gelangt. Daraus ergibt sich zur Überzeugung der Kammer jedoch nicht, dass die Einspruchsabteilung im Wesentlichen wegen dieser Entgegenhaltung zu ihrer Auffassung gelangt ist. Dagegen spricht etwa, dass der Satz „Furthermore it is known that the formation of an arginine salt may improve the stability of some drugs” allein Bezug nimmt auf die Entgegenhaltungen D 4 und D 5. Diese Entgegenhaltungen sind bei näherer Betrachtung auch für sich geeignet, die Auffassung der Einspruchsabteilung zu stützen. So folgt aus Tabelle III der D 4 (= Anlage 16), dass bereits 1977 Arginin als ein „potentiell nützliches Salz für pharmazeutische Wirkstoffe“ in Betracht kam. Auch die D 5 (= Anlage 19) erwähnt Arginin als möglichen Salzbildner.
Insgesamt sprechen zwar die Entgegenhaltungen D 4, D5 und D 6 jeweils nur von der Möglichkeit, Arginin als Salzbildner zu verwenden. Das reicht zur Überzeugung der Kammer für ein Auffinden ohne erfinderisches Zutun aus, da der angesprochene Fachmann, der nicht eine neue Erfindung, sondern die Umgehung des Schutzbereichs des Verfügungspatents zur Aufgabe hat, durch die Dokumente veranlasst gewesen war, gerade Arginin als alternativen Salzbildner in den Blick zu nehmen.
Dem stehen die als Anlagen 19 bis 22 vorgelegten Druckschriften nicht entgegen. Der von der Verfügungsbeklagten damit beabsichtigte Rückschluss, Arginin sei erst nach dem Prioritätszeitpunkt des Verfügungspatents als Salzbildner (für Pemetrexed) naheliegend auffindbar gewesen, greift zu kurz. Aus der Erwähnung von Arginin als Salzbildner in diesen Druckschriften nach dem Prioritätszeitpunkt kann gerade vor dem Hintergrund der Entgegenhaltungen D 4 und D 5 sowie D 6 nicht ohne weiteres geschlossen werden, dass davor das Arginin nicht nahegelegen habe. Allenfalls könnte sich daraus ergeben, dass es mit fortlaufender Zeit (noch) nähergelegen habe. Das schließt ein grundsätzliches Naheliegen zum Prioritätszeitpunkt aufgrund der von der Kammer in Bezug genommenen Druckschriften indes nicht aus.
Die Aussage der Einspruchsabteilung in 15.4.12 wird auch nicht durch die nachfolgenden Ausführungen, etwa in 15.4.17 in Frage gestellt oder relativiert. Zwar bezieht sich die Einspruchsabteilung bei ihrer Aussage dort nur noch auf die Entgegenhaltung D8a, die nach der hier maßgeblichen Priorität des Verfügungspatents veröffentlicht wurde. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass damit die in 15.4.12 gemachte Aussage nicht zutrifft oder ihre Grundlage allein in der Entgegenhaltung D8a hätte. Hierfür gibt es keine Anhaltspunkte. 15.4.17 ist vielmehr so zu verstehen, dass dort unabhängig von der von der Einspruchsabteilung vertretenen Ansicht, einzelne Argumente der Patentinhaberin adressiert werden, ohne dass dies die zuvor gemachten Feststellungen relativiert.
Für ein Naheliegen spricht weiterhin, dass ausweislich der Anlage 20 seit 1990 ein Ibuprofen Präparat in Form eines L-Argininsalzes unter dem Markennamen „Spedifen/Spidifen“ in der Schweiz – wenn auch nicht zur parenteralen Verabreichung – zugelassen ist.
Weiterhin hat die Verfügungsklägerin mit der Anlage 33 (eidesstattliche Versicherung von Prof. Steinhilber) glaubhaft gemacht, dass Arginin bereits vor dem Prioritätszeitpunkt als Salzbildner für Wirkstoffe zur parenteralen Verabreichung verwendet wurde.
Das Erfordernis des Naheliegens kann auch nicht so verstanden werden, dass etwaig erforderliche Tests am Gegenion, etwa zur Frage der Löslichkeit zum Ausschluss der Auffindbarkeit führen (vgl. OLG München, a.a.O., Rn. 73). Auch zu überwindende Schwierigkeiten bei der Herstellung können daher bei der Frage, ob der Durchschnittsfachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse das Mittel zur Lösung der dem Patent zugrunde liegenden Aufgabe ohne erfinderisches Bemühen als gleichwirkendes Mitteln auffinden konnte, keine Rolle spielen (OLG München, ebd.).
dd) Das dagegen gerichtete Vorbringen der Verfügungsbeklagten vermag nicht zu überzeugen.
Soweit die Verfügungsbeklagte die Veranlassung des Fachmanns in Frage stellt überhaupt Arginin als Salzbildner für die parenterale Verabreichung von Pemetrexed in Erwägung zu ziehen, ist erneut auf die im Rahmen der Äquivalenzprüfung besondere Aufgabenstellung hinzuweisen: der angesprochene Fachmann ist hier bestrebt, sich außerhalb des Schutzbereichs der patentierten Erfindung zu bewegen und ist deswegen gerade bestrebt, eine zwar für ihn bestehende, mithin naheliegende, sicherheitshalber aber gerade nicht die naheliegendste Alternative heranzuziehen. Im Hinblick auf diese besondere Aufgabenstellung ist tatsächlich fraglich, ob die Rechtsprechung zur erfinderischen Tätigkeit stets vollkommen unreflektiert auf die Frage des Naheliegens im Rahmen der Äquivalenzprüfung übertragbar ist.
Auch das Bestehen des Patents EP (Anlage 6) führt zu keinem anderen Ergebnis. Das Patent EP betrifft eine “LIQUID PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING PEMETREXED” („FLÜSSIGE PHARMAZEUTISCHE ZUSAMMENSETZUNG MIT PEMETREXED“). Es wurde am 09.10.2015 angemeldet. Die Veröffentlichung der Erteilung erfolgte am 11.12.2019. Wie die Patentbeschreibung ausführt, ist die Bereitstellung eines unmittelbar zur parenteralen Verabreichung mittels intravenöser Injektion hergerichteten, den Wirkstoff Pemetrexed enthaltenden Arzneimittels wünschenswert. Dem steht aber der Umstand entgegen, dass derartige, bereits flüssige Arzneimittel Probleme im Hinblick auf ihre längere Haltbarkeit sowie ihre toxische Wirkung bereiten [0002] bis [0007]. Daher sieht es das Patent als Aufgabe an, ein Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Pemetrexed zur Verfügung zu stellen, das lange haltbar und sicher ist [0008] (vgl. auch Anlage 17, Ziffer 3 lit. a, 4. Absatz + lit. e, 2. Absatz; 18, Seite 1 Zeile 18-22). Als Lösung schlägt das Patent in seinem Hauptanspruch 1 eine flüssige pharmazeutische Zusammensetzung vor, die
a) Pemetrexed-Disäure;
b) Arginin;
c) wenigstens einen monothiolischen Antioxidanten;
d) 10-200 mg/ml Propyleneglycol; und e) ein oder mehrere parenterale Lösungsmittel enthält [0009].
Die mittels der beanspruchten pharmazeutisch wirksamen Zusammensetzung zu lösende Aufgabe ist somit eine gänzlich andere, als diejenige, die vom Verfügungspatent gelöst wird (vgl. hierzu bereits oben I.). Schon aus diesem Grund erscheint es fraglich, warum die mit dem EP beanspruchte Wirkstoffzusammensetzung Aufschluss über das Naheliegen von Arginin als Salzbildner für Pemetrexed in der vom Verfügungspatent beanspruchten Kombinationstherapie geben soll (vgl. parallel dazu die Ansicht des OLG München, a.a.O., Rn. 76 betreffend das dort von der Verfügungsbeklagten eingewandte EP).
Unabhängig davon wird nirgends in der Patentschrift ausgeführt, dass gerade die Verwendung von Arginin die beanspruchte Erfindung neu und erfinderisch macht. Im Gegenteil, Absatz [0016] der Beschreibung führt aus:
„In order to obtain an aqueous solution wherein pemetrexed diacid is completely dissolved, one or more organic amines are added to the composition. Preferably, the organic amine is arginine.“
Zwar beansprucht das Patent nur Arginin. Dass diese Auswahl erfinderisch sein soll, erhellt sich daraus indes nicht. Stattdessen wird die Verwendung von Propylenglycol zusammen mit Pemetrexed als überraschend wirksam in [0022] beschrieben:
„Without meaning to be bound by any theory or hypothesis, the propylene glycol, like by increasing the viscosity of the composition, surprisingly prevents to a certain extent exposure of pemetrexed to oxygen and therefore contribute to enhancement of the stability of the composition towards oxidation.“
Die von der Verfügungsbeklagten zur Erhellung der Erteilungshistorie vorgelegten Anlagen 13 bis 14 sowie 16 bis 18 belegen ein erfinderisches Zutun durch Auswahl des Arginins nicht. Im Gegenteil führt auch hier die WO 2015/193517 A2 (= 18) auf Seite 6, Zeile 1 f. aus:
„Surprisingly, the antioxidants most effective in the claimed composition are monothiolic antioxidants, viz. antioxidants containing one single thiol-functionality.”
Demnach sind eher die Antioxidantien, nicht aber ein (ausgewähltes) organisches Amin wesentlich für die Erfindung. Weder in der Patentbeschreibung noch in den Vorläuferdokumenten 16 bis 18 ist mit einem Wort beschrieben, dass die Verwendung von (L-)Arginin erfinderisch ist.
Gegen die Aussagekraft des erteilten EP ‘ bezüglich des fehlenden Naheliegens von Arginin im vorliegenden Fall spricht auch, dass das Verfügungspatent nicht als Stand der Technik zitiert wird, obwohl auf das Patent EP sowie das Produkt „Alimta“ explizit Bezug genommen wird. Eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Auswechslung von Dinatrium durch Diarginin erfinderisch ist, wird nicht thematisiert. Dies mag auch mit der unterschiedlichen Aufgabenstellung der beiden Patente zusammenhängen (vgl. bereits oben).
Auch die Ausführungen in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn (Anlage 8) zur erfinderischen Tätigkeit aufgrund von Arginin vermögen nicht zu überzeugen. So konzendiert er selbst, dass die Verwendung von 10-200 mg Propylenglycol keine Standardmaßnahme war. Sie sei jedoch aufgrund der Verwendung von Arginin zwingend erforderlich gewesen:
Zur relevanten Frage, warum ausgerechnet die Verwendung von Arginin konkret erfinderisch sein soll und welche Bedeutung dann die vorgenannten Stellen in der Patentschrift [0016] und [0022] haben sollen, verhält sich die eidesstattliche Versicherung von nicht.
ee) Zudem ist zu berücksichtigen, dass Arginin als Salzbildner für Pemetrexed lediglich auffindbar gewesen sein muss. Das bedeutet, dass nicht nur das naheliegenste Austauschmittel auffindbar ist. Dass es neben Arginin noch weitere, mit Dikalium gegebenenfalls naheliegendere Austauschmittel gab, schließt die Äquivalenz somit nicht aus (OLG München, a.a.O., Rn. 74).
Dass Arginin als Salzbildner jedoch für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt im Jahr 2000 auffindbar war, ergibt sich auch aus der Tatsache, dass es sich um einen wohlbekannten (Anlage D 4, D 5, HL 20) und insbesondere körpereigenen Stoff handelt. Daher vermag die Unterscheidung von Natrium als Alkalimetall und Arginin als Aminosäure die Auffindbarkeit nicht zu verhindern.
c) Die Verwendung von Pemetrexed-Diarginin ist auch gleichwertig zur Verwendung von Pemetrexed-Dinatrium.
aa) Die Annahme der für eine äquivalente Verletzung erforderlichen Gleichwertigkeit setzt voraus, dass die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine gleichwertige Lösung in Betracht zieht. Es ist mithin nicht ausreichend, dass der Fachmann aufgrund seines Fachwissens eine Lehre als technisch sinnvoll und gleichwirkend zu der in den Patentansprüchen formulierten Lehre erkennt. Es müssen sich seine Überlegungen, die nicht allein für das abgewandelte Mittel festzustellen sind, an der Patentschrift orientieren. Die angegriffene Ausführungsform muss in ihrer für die Merkmalsverwirklichung relevanten Gesamtheit eine auffindbar gleichwertige Lösung darstellen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Beschreibung des Klagepatents Ausführungen dazu enthalten muss, die den Fachmann zu der von der angegriffenen Ausführungsform verwirklichten abweichenden Ausgestaltung der technischen Lehre der Erfindung hinlenken. Solche Ausführungen können zwar die Einbeziehung einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausgestaltung in den Schutzbereich des Patents stützen. Sie sind hierfür jedoch keine notwendige Voraussetzung (OLG München, a.a.O., Rn. 78 m.w.N.).
bb) Eine Gleichwertigkeit der Lösung mit Pemetrexed-Diarginin mit derjenigen des Verfügungspatents ist gegeben. Denn die beanspruchte – oben bereits dargestellte – therapeutische Wirkung wird auf dem gleichen Weg erreicht. Die Verwendung von Diarginin führt ebenso wie die Verwendung von Natrium dazu, dass der Wirkstoff Pemetrexed parenteral in Form einer (herzustellenden) Infusionslösung verabreicht werden kann. In beiden Fällen ist der Zusatzstoff Dinatrium bzw. Diarginin Mittel zum Zweck, aber nicht Zweck an sich. Der Zusatzstoff dient dazu, den Wirkstoff unter Umgehung des Magen-Darm-Traktes (= parenteral) dem Patienten zur Verfügung zu stellen, damit dieser seine therapeutische Wirkung ohne vorherige Metabolisierung im Verdauungstrakt entfalten kann. Dass darüberhinausgehend das Diarginin eine Aufgabe erfüllt, die das Dinatrium verfügungspatentgemäß nicht erfüllt, ist nicht erkennbar (vgl. hierzu auch die Anlage 32).
Daher bestehen seitens der Kammer – auch im Hinblick auf die Ausführungen des OLG München (a.a.O., Rn. 79 ff.) – keinerlei Zweifel an der Gleichwertigkeit der Lösung von Pemetrexed-Diarginin und Pemetrexed-Dinatrium.
d) Die Beurteilung der äquivalenten Wirkung der angegriffenen Ausführungsform ist der Kammer auch im vorliegenden einstweiligen Verfügungsverfahren möglich. Zwar ist sie insoweit auf die vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel beschränkt, da die Einholung eines Sachverständigengutachtens aufgrund der gebotenen zügigen Verfahrensführung ungeeignet erscheint. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine Beurteilung der Äquivalenz unmöglich ist. Denn es handelt sich hierbei um eine Rechtsfrage, so dass auch ein Gutachter nur dazu diente, dem erkennenden Gericht die benötigte Sachkunde zur Beurteilung der Rechtsfrage zu verschaffen. Dass die benötigte Sachkunde der beinahe ausschließlich mit Patentverletzungsstreitigkeiten befassten Kammer nicht auch mit zur Glaubhaftmachung vorgelegten Dokumenten möglich sein soll, kann nicht erkannt werden. Daher ist die Einholung von Sachverständigengutachten – nach Kenntnis der Kammer – auch an anderen Gerichten eher die Ausnahme, obgleich dort regelmäßig ebenfalls schwierige Rechtsfragen, wie etwa die fehlende erfinderische Tätigkeit bei der Frage der Aussetzung, beantwortet werden.
III.
Die als Pemetrexed-Diarginin angegriffene Ausführungsform der Verfügungsbeklagten ist in der Lauer-Taxe gelistet. Das stellt ein patentverletzendes Anbieten im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG dar (vgl. BGH GRUR 2007, 221, 222 – Simvastatin). Die Verfügungsbeklagte ist ferner für den Vertrieb verantwortlich (Anlage HL 11, Seite 2 oben).
IV.
Aufgrund des Anbietens der angegriffenen Ausführungsform über die Lauer-Taxe ist eine Wiederholungsgefahr gegeben. Diese ist nicht durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung erloschen.
V.
Ein Verfügungsgrund liegt ebenfalls vor.
1. Eine Dringlichkeit ist gegeben.
a) Der Rechtsbestand des Verfügungspatents ist aufgrund des Urteils des BGH vom 07.07.2020 gesichert. Die Wiederherstellung des Verfügungspatents ergibt sich zur Überzeugung der Kammer eindeutig aus dem vorliegenden Urteilstenor.
Das noch anhängige weitere Nichtigkeitsverfahren, 3 Ni 22/18, bietet keine Veranlassung, den Bestand in Zweifel zu ziehen. Es enthält dieselben Argumente/ Entgegenhaltungen wie in dem vom BGH entschiedenen Nichtigkeitsstreit. Die einzig verschiedene Entgegenhaltung, NIK3 in Verbindung mit NIK 28, wird vom BPatG im qualifizierten Hinweis vom 29.05.2020 als nicht bestandsschädlich qualifiziert (Anlage HL 2, dort Seite 2 Ziffer 4).
b) Aufgrund des Nichtigkeitsurteils des BPatG war es der Verfügungsklägerin nicht möglich, gegen die Verfügungsbeklagten eine einstweilige Verfügung zu erlangen. Denn ein Verfügungsgrund liegt nicht vor, wenn das Verfügungspatent widerrufen ist, es sei denn, die Widerrufsentscheidung ist offensichtlich rechtsfehlerhaft. Daher hat die erkennende Kammer auf Antrag zahlreicher Antragsgegnerinnen der Verfügungsklägerin nach dem Erlass des BPatG-Nichtigkeitsurteils die gegen sie zuvor erwirkten einstweiligen Verfügungen mangels hinreichend gesicherten Bestands des Verfügungspatents aufgehoben (vgl. bspw. LG München I, BeckRS 2019, 6245 – Pemetrexed).
Erst infolge des den Bestand bestätigenden Urteils des BGH ist es der Verfügungsklägerin (wieder) möglich, mit Aussicht auf Erfolg einstweilige Unterlassungsverfügungen zu beantragen. Hierbei hat die Verfügungsklägerin durch ihren gegenständlichen Antrag vom 08.07.2020 deutlich gemacht, dass Eilbedürftigkeit besteht und kein zögerliches und damit dringlichkeitsschädliches Verhalten zu erkennen gegeben.
c) Die Beantragung einer einstweiligen Verfügung im Jahr 2019 anstatt der Erhebung einer Hauptsacheklage kann der Verfügungsklägerin nicht als dringlichkeitsschädlich entgegengehalten werden. Dem Rechteinhaber steht es grundsätzlich frei, für welche zur Verfügung stehenden Verfahrensarten er sich zur Durchsetzung seiner Rechte bedient.
Es ist vor diesem Hintergrund nicht erkennbar, warum der Verfügungsklägerin aus der Wahl des einstweiligen Rechtsschutzes im Verfahren 21 O 7021/19 ein Nachteil im Hinblick auf die Dringlichkeit in diesem Verfahren entstehen soll. Durch die Beantragung einer einstweiligen Verfügung im Verfahren 21 O 7021/19 – trotz schlechter Erfolgsaussichten – hat die Verfügungsklägerin zum Ausdruck gebracht, dass ihr die Verteidigung ihres (Verfügungs-)Patents auch gegenüber der Verfügungsbeklagten wichtig und dringlich ist. Hätte sie stattdessen das Hauptsacheverfahren gewählt, wäre dieses mit weit überwiegender Wahrscheinlichkeit aufgrund des fehlenden Rechtsbestands ausgesetzt worden. Nach Wiederherstellung ihres Patents durch den BGH mit Urteil vom 07.07.2020 hätte sie erst die Wiederaufnahme des Hauptsacheverfahrens beantragen und die Anberaumung eines zeitnahen Termins zur mündlichen Verhandlung beantragen müssen. Ein zu ihren Gunsten erlassenes Urteil wäre zudem nur gegen Sicherheitsleistung vollstreckbar gewesen. Dem Erlass einer einstweiligen Verfügung wäre das anhängige Hauptsacheverfahren sowie die dann ebenfalls aufgeworfene Frage, warum sie nicht schon vorher eine einstweilige Verfügung beantragt hat, entgegengehalten geworden. Daher war die Durchführung eines Hauptsachestreits die – objektiv – für die Verfügungsklägerin schlechtere Alternative.
Schließlich muss beachtet werden, dass es der Verfügungsklägerin für einen Zeitraum von ca. 2 Jahren zu Unrecht verwehrt war, ihr Patent durchzusetzen. Wird ein für nichtig erklärtes Patent durch den BGH letztinstanzlich wiederhergestellt, ist dessen Inhaber so zu stellen, wie er ohne den Widerruf stehen würde. Dann hätte er unter Einhaltung der Dringlichkeitsfrist jederzeit eine einstweilige Verfügung beantragen können, ohne dass man ihn auf ein Hauptsacheverfahren verweisen könnte. Für den vorliegenden Fall kann daher nichts anderes gelten, so dass die fehlende Einleitung eines Hauptsacheverfahrens nicht dringlichkeitsschädlich ist.
2. Auch im Übrigen fällt die gebotene Interessenabwägung zugunsten der Verfügungsklägerin aus.
Zwar ist zuzugestehen, dass die Verfügungsklägerin möglicherweise bereits Gelegenheit hatte, für einen gewissen Zeitraum das Verfügungspatent allein und ungestört von Produkten Dritter zu verwerten. Das kann ihr aber nicht zum Nachteil entgegengehalten werden. Als Inhaberin eines rechtskräftig für bestandskräftig erachteten Patents steht ihr grundsätzlich die alleinige Verwertung zu, unabhängig von der Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit sie bereits Gelegenheit hatte, Investitionen zu amortisieren. Dafür sprechen schon die §§ 9, 16 und 139 ff. PatG, die die (zeitlichen) Wirkungen des Patents von dessen Verletzung und dessen Bestand abhängig machen, nicht jedoch davon, ob damit schon (ausreichend) Gewinne erzielt wurden. Diese klare und für das Patentrecht wesentliche Vorgabe kann nicht durch Billigkeitserwägungen umgangen werden.
Nichts anderes folgt aus dem Umstand, dass infolge des Nichtigkeitsurteils des BPatG und der daraufhin von der erkennenden Kammer aufgehobenen einstweili-gen Verfügungen zahlreiche Generika-Hersteller mit ihren Nachahmerprodukten auf den Markt gelangt sind. Dass es deswegen der Verfügungsklägerin zuzumuten wäre, die Frage der Rechtsverletzung in einem Hauptsacheverfahren zu klären, steht dem Grundgedanken der §§ 9, 139 ff. PatG entgegen. Die Verfügungsklägerin in der vorliegenden Situation auf das Hauptsacheverfahren zu verweisen würde bedeuten, ihre patentgemäßen Rechte auf den Schadensersatzanspruch zu beschränken, da bis zu einem (rechtskräftigen) Urteil das Verfügungspatent infolge Zeitablaufs erloschen sein dürfte. Damit würde ihr zudem entgegen den gesetzlichen Vorgaben das Insolvenzrisiko der Verfügungsbeklagten aufgebürdet.
Die bereits erwähnte kurze Patentlaufzeit bis Mitte 2021 und damit die nur noch kurze alleinige Verwertungsdauer des Verfügungspatents spricht ebenfalls für sich für eine Unterlassungsverfügung.
Die Verfügungsklägerin hat mit der Vorlage der Anlage HL 33 die finanzielle Betroffenheit der Verfügungsklägerin glaubhaft gemacht.
Demgegenüber hat die Verfügungsbeklagte zwar einen irreparablen Schaden für den Fall des Erlasses einer Unterlassungsverfügung behauptet. Sie hat es indes versäumt, dies substantiiert darzulegen und vor allem glaubhaft zu machen.
Mithin gebietet die Interessenabwägung eine Entscheidung zugunsten der Verfügungsklägerin.
C.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.
Ein Urteil im einstweiligen Verfügungsverfahren betreffend den Ausspruch eines Unterlassungsgebots ist gemäß seinem Sinn und Zweck vorläufig vollstreckbar.
Die Anordnung einer Sicherheitsleistung ist zwar gemäß § 712 ZPO gleichwohl möglich. Indes fehlt es vorliegend an der Glaubhaftmachung eines nicht zu ersetzenden Nachteils durch die Verfügungsbeklagte; § 714 Abs. 2 ZPO.