Aktenzeichen 4 Ni 11/18 (EP)
Tenor
In der Patentnichtigkeitssache
…
betreffend das europäische Patent EP 1 529 450
(DE 50 2004 009 212)
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 25. März 2021 durch die Vorsitzende Richterin Grote-Bittner sowie die Richterin Kopacek, die Richter Dr.-Ing. Krüger, Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Ausfelder und die Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk
für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent 1 529 450 wird für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten:
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II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 2/3,
die Beklagte 1/3.
IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe
von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
1
Die Klägerin begehrt die Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 529 450 (im Folgenden: Streitpatent). Die H… AG ist im Register des EPA als Inhaberin des u.a. für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Streitpatents eingetragen, das am 28. Oktober 2004 unter Inanspruchnahme der Priorität der europäischen Patentanmeldung 03025598 vom 7. November 2003 angemeldet worden ist und dessen Erteilung am 25. März 2009 veröffentlicht worden ist. Im Patentregister des Deutschen Patent- und Markenamts ist als Inhaberin des unter dem Aktenzeichen 50 2004 009 212 geführten Streitpatents, das die Bezeichnung „Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von mindestens zwei Fasersträngen der Tabakverarbeitenden Industrie“ trägt, die Beklagte geführt.
2
Das Streitpatent, das vollumfänglich angegriffen wird, umfasst in seiner erteilten Fassung 9 Ansprüche mit dem unabhängigen Vorrichtungsanspruch 1, den auf diesen rückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 7, dem Verfahrensanspruch 8 und dem auf diesen rückbezogenen Unteranspruch 9.
3
Die Klägerin macht geltend und begründet dies, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, nämlich weder neu noch erfinderisch, zudem macht sie erstmals mit Schriftsatz vom 16. November 2020 den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung geltend.
4
Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie in geänderten Fassungen zuletzt mit den Hilfsanträgen 0, 0´, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 25. März 2021, sowie mit den Hilfsanträgen 1 bis 9 gemäß Schriftsatz vom 13. November 2020.
5
Die erteilten Ansprüche 1 und 8 lauten (wörtlich mit hinzugefügten Gliederungszeichen 1a bis 8c):
6
1a Vorrichtung zur im Wesentlichen gleichzeitigen Herstellung
7
von mindestens zwei Fasersträngen (8) der tabakverarbeitenden Industrie,
8
insbesondere von Tabaksträngen zur Zigarettenherstellung,
9
1b mit einer Schneideeinrichtung (12) zum Schneiden der Faserstränge (8)
10
1c und einer Führungseinrichtung (6)
11
zur gleichzeitigen Führung der Faserstränge (8)
12
in einem Abstand voneinander zur Schneideeinrichtung (12),
13
1d wobei die Führungseinrichtung (6) mehrere Förderstrecken (I, II),
14
von denen jeweils eine Förderstrecke einem Faserstrang zugeordnet ist,
15
und Fördermittel (6a) zum Transport der Faserstränge (8)
16
entlang der voneinander beabstandeten Förderstrecken (I, II)
17
zur Schneideeinrichtung (12) aufweist,
18
dadurch gekennzeichnet,
19
1e dass der Abstand zwischen den Förderstrecken (I, II)
20
in Richtung auf die Schneideeinrichtung (12)
21
auf einen vorbestimmten Minimalwert vor der Schneideeinrichtung (12)
22
abnimmt.
23
8a Verfahren zur im Wesentlichen gleichzeitigen Herstellung
24
von mindestens zwei Fasersträngen (8) der tabakverarbeitenden Industrie,
25
insbesondere von Tabaksträngen zur Zigarettenherstellung,
26
8b bei welchem die Faserstränge (8)
27
entlang entsprechender Förderstrecken (I, II) in einem Abstand voneinander
28
gleichzeitig zu einer Schneideeinrichtung (12) geführt
29
und in der Schneideeinrichtung (12) geschnitten werden,
30
dadurch gekennzeichnet,
31
8c dass der Abstand zwischen den Förderstrecken (I, II)
32
in Richtung auf die Schneideeinrichtung (12)
33
auf einen vorbestimmten Minimalwert vor der Schneideeinrichtung (12)
34
abnimmt.
35
Wegen des Wortlauts der erteilten Unteransprüche 2 bis 7 und 9 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
36
Nach Hilfsantrag 0, der acht Ansprüche mit einem Vorrichtungsanspruch 1, den auf diesen rückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 6, dem Verfahrensanspruch 7 und dem Vorrichtungsanspruch 8 umfasst, kommen am Ende des Anspruchs 1 und des Anspruchs 7 folgende Merkmale hinzu:
37
1fH0 wobei die Führungseinrichtung eine formbildende Einrichtung (6) aufweist
38
und die formbildende Einrichtung (6) so ausgebildet ist,
39
dass während der Bewegung der Faserstränge (8)
40
in Richtung auf die Schneideeinrichtung (12) der Abstand zwischen diesen
41
auf den vorbestimmten Minimalwert vor der Schneideeinrichtung (12)
42
reduziert wird.
43
7fH0 wobei die Führungseinrichtung eine formbildende Einrichtung (6) aufweist,
44
mittels der während der Bewegung der Faserstränge (8)
45
in Richtung auf die Schneideeinrichtung (12) der Abstand zwischen diesen
46
auf den vorbestimmten Minimalwert vor der Schneideeinrichtung (12)
47
reduziert wird,
48
7gH0 wobei der Abstand nach Erreichen des vorbestimmten Minimalwertes
49
konstant bleibt,
50
7hH0 wobei der Abstand, in Bewegungsrichtung der Faserstränge (8) betrachtet,
51
hinter der formbildenden Einrichtung (6) konstant bleibt.
52
Der Vorrichtungsanspruch 8 nach Hilfsantrag 0 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 0 dadurch, dass es am Ende des ersten Merkmals 1a statt:
53
„insbesondere von Tabaksträngen zur Zigarettenherstellung“
54
heißt:
55
„nämlich von Tabaksträngen zur Zigarettenherstellung“.
56
Hilfsantrag 0´ entspricht Hilfsantrag 0 ohne den Vorrichtungsanspruch 8.
57
Wegen des Wortlauts der jeweiligen Unteransprüche der Hilfsanträge 0 und 0´ und der übrigen Hilfsanträge 1 bis 9 wird auf die Anlage 2 des Sitzungsprotokolls vom 25. März 2021 und auf den Schriftsatz vom 13. November 2020 verwiesen.
58
Die Klägerin rügt die von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung am 25. März 2021 eingereichten Hilfsanträge 0 und 0´ als verspätet.
59
Sie vertritt die Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung sowie in sämtlichen Fassungen der Hilfsanträge sei unzulässig erweitert gemäß Art. 123 Abs. 2 EPÜ, weil der Abstand zwischen den Förderstrecken und der der Abstand der Faserstränge voneinander verschieden seien. Auch der Abstand zwischen den Formatbändern sei anders als bei den Fasersträngen. Ein Gleichsetzen der Mindestwerte sei demnach nicht möglich. Zudem enthalte der Anspruch 7 gemäß den Hilfsanträgen 0 und 0´ unzulässigerweise Vorrichtungsmerkmale ergänzt durch Verfahrensmerkmale. Auch die Formulierung „mittels der“ im Merkmal 7fH0 des Anspruchs 7 gemäß den Hilfsanträgen 0 und 0´ stelle eine unzulässige Erweiterung gemäß Art. 123 Abs. 2 EPÜ dar. „Mittels“ bedeute, ein Mittel liege vor, mit dem das Ziel erreicht werde im Gegensatz zum bloßen Hinwirken gemäß der ursprünglichen Formulierung „so ausgebildet ist, dass“.
60
Wegen der fehlenden Patentfähigkeit stützt sich die Klägerin insbesondere auf folgende Druckschriften:
61
D1 US 4,507,107
62
D2 EP 1 293 136 A1
63
D3 US 3,994,306
64
D4 DE 43 08 093 A1
65
D5 EP 1 694 146 B1
66
D6 Stellungnahme der Beklagten im Verletzungsverfahren vor dem LG
67
D… (Aktenzeichen …)
68
D7 EP 1 108 367 A2
69
D8 DE 195 41 464 A1
70
sowie die mit Schriftsatz vom 16. November 2020 eingereichte
71
D9 DE 28 04 458 A1
72
und auf die in der mündlichen Verhandlung am 25. März 2021 erstmals eingereichten Druckschriften (vgl. Anlage 3 des Sitzungsprotokolls):
73
D10 André Provost, TECHNIQUE DU TABAC, Lausanne 1959, S. 257 mit Übersetzung der Klägerin
74
D11 DE 36 27 057 A1
75
und meint, die erteilten unabhängigen Ansprüche 1 und 8 seien nicht neu gegenüber D1, aus der sämtliche Merkmale dieser Ansprüche bekannt seien. Insbesondere sei aus D1 das Merkmal 1e bekannt, wonach der Abstand zwischen den Förderstrecken in Richtung auf die Schneideeinrichtung abnehme. Da im gesamten Streitpatent nur von einer „Schneideeinrichtung“ gesprochen werde, deren einzelne Komponenten aber nicht beschrieben würden, sei der gesamte Stand der Technik für Schneideeinrichtungen heranzuziehen. Soweit die Beklagte die Hülse 50 als Teil der Schneideeinrichtung sehen möchte, erfolge die Abstandsverringerung vor der Hülse. Die erteilten Ansprüche 1 und 8 des Streitpatents seien zudem nicht neu gegenüber D8, die auch das Merkmal 1e enthalte, da der Abstand zwischen den von den beiden Saugbändern 316, 318 definierten Förderstrecken in Richtung auf die Schneideinrichtung auf einen vorbestimmten Minimalwert vor der Schneideeinrichtung abnehme. Weiterhin seien die erteilten Ansprüche 1 und 8 nicht neu gegenüber D3, D4.
76
Die Unteransprüche 2 bis 7 und 9 seien ebenfalls neuheitsschädlich vorweggenommen.
77
Die D9 sei hinsichtlich des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 ebenfalls neuheitsschädlich, denn sie zeige die Merkmale 1e, 8c in den Figuren 1, 2 und 5. Allein aus der zeichnerischen Darstellung erkenne man das auch auf S. 18, 19 beschriebene Zusammenführen der als Bahnen ausgebreiteten Filtertowstränge 29, 30 und das Schneiden.
78
Die Druckschrift D10 zeige das Prinzip des Aufschauerns wie es im Streitpatent erfolge, in D11 werde wie im Streitpatent zwischen Tabakfasern, Tabakstrang und Zigarettenstrang differenziert.
79
Zudem beruhe der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber D4 mit D7. Da nicht definiert sei, wo der Faserstrang beginne, sei vom allgemeinsten Wortlaut auszugehen. Ausgehend von D4 müssten die in einigem Abstand laufenden Stränge lediglich auf einen möglichst geringen Abstand zusammenlaufen.
80
Die Gegenstände der Hilfsanträge seien ebenfalls nicht patentfähig, weil es den jeweiligen Fassungen der Patentansprüche an Neuheit sowie zum Teil auch an erfinderischer Tätigkeit fehle. Die Gegenstände des Anspruchs 1 und des Anspruchs 8 gemäß Hilfsantrag 0 seien neuheitsschädlich vorweggenommen durch die D8. Der Tabakstrang sei dort unmittelbar nach dem Trimmen fertiggestellt. Außerdem sei der Gegenstand des Hilfsantrags 0 nicht neu gegenüber D9. Auch dort würde eine formbildende Einrichtung wie im Streitpatent in Figur 2 gezeigt sowie zwei Einlauffinger, die als Düsen ausgebildet seien und sich verjüngten. Auch in der D9 beginne der Faserstrang mit dem Einlauffinger. Darüber hinaus beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 0 nicht auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber D4 mit D7. Die D4 zeige eine formbildende Einrichtung, zudem sei ein Zusammenlaufen der Stränge in Kombination mit D7 nahegelegt.
81
Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 5. August 2020 mit einer Frist zur abschließenden Stellungnahme bis 30. November 2020 sowie weitere rechtliche Hinweise in der mündlichen Verhandlung am 25. März 2021 erteilt.
82
Die Klägerin beantragt,
83
das europäische Patent 1 529 450 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
84
Die Beklagte beantragt,
85
die Klage abzuweisen,
86
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 0, 0´, 1 bis 9, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 25. März 2021 und mit Schriftsatz vom 13. November 2020, erhält.
87
Die Beklagte, die die Verspätung der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Druckschriften D10 und D11 rügt, tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und erachtet das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie in den Fassungen der Hilfsanträge 0, 0´ und 1 bis 9 für zulässig und patentfähig.
88
Die Hilfsanträge 0 und 0´ sowie auch die Hilfsanträge 1 bis 9 seien zulässig. Bei der in Anspruch 7 gemäß Hilfsantrag 0 eingefügten Formulierung „mittels der“ handele es sich nicht um ein Aliud, sondern nur um die Umformulierung in einen Verfahrensschritt, der inhaltlich nichts anderes bedeute als „so ausgebildet, dass“.
89
Keine der von der Klägerin ins Verfahren eingeführten Druckschriften begründe eine fehlende Neuheit der unabhängigen Ansprüche 1 und 8 in der erteilten Fassung. Dem Begriff „Faserstränge“ komme in Abgrenzung zu „Faserstreifen“ eine zentrale Bedeutung zu. Entscheidend sei, dass die erfindungsgemäße Abstandsverringerung während der Förderung bereits gebildeter Faserstränge erfolge. Sie sei dabei nicht auf einen bestimmten „Startpunkt“ der Abstandsverringerung der Faserstränge bzw. der Förderstrecken beschränkt.
90
Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung sei gegenüber D1 neu. Eine Schneideeinrichtung umfasse auch Komponenten zum Führen und Tragen. Die Führung müsse sich als Gegenmesser mitbewegen (vgl. D7, D9). Dies bedeute, dass in D1 bei der Schneideeinrichtung, deren weitere Komponenten nicht beschrieben würden, die Tube 50 zwangsläufig mitlaufen müsse. Auch sei nicht offenbart, wie die Stränge in der Tube verliefen. Die D1 beschreibe nicht die einzelnen Komponenten, sondern nur die Tube, eine Verjüngung auf einen Minimalwert vor der Schneideeinrichtung sei nicht offenbart. Die Tuben seien als Gegenmesser wie in D9 zu sehen und würden hin und herbewegt, vgl. die Geschwindigkeitsangaben in D1 Sp. 4 Z. 10-14. Die Abstandsreduktion finde daher in der Schneidevorrichtung statt, nicht vor der Schneidevorrichtung wie im Streitpatent. Auch der erteilte Anspruch 8 sei durch die D1 nicht neuheitsschädlich getroffen. Die jeweiligen Gegenstände des Anspruch 1 und 8 des erteilten Patents sowie die hilfsweise verteidigten Fassungen seien nicht neuheitsschädlich durch D9 vorweggenommen. Denn die Stränge 12 und 14 verliefen durchgängig parallel, eine Abstandsreduzierung sei D9 nicht zu entnehmen. Aus Streifen würden Stränge gebildet, die übereinander verliefen.
91
Anspruch 8 gemäß Hilfsantrag 0 sei durch D8 nicht neuheitsschädlich vorweggenommen. D8 erläutere präzise (vgl. Fig. 1 und 4 i.V.m. Sp.3), dass Tabakfasern an Bänder übergeben würden, die erst später einen Strang ergäben. In der D8 finde sich auch kein Hinweis auf eine Verjüngung oder einen Minimalabstand. Ebenso seien weder Stränge noch Strangformung gezeigt.
92
D10 und D11 hätten keine Relevanz in Bezug auf das Streitpatent in der erteilten und in den hilfsweise verteidigten Fassungen. D10 beschreibe das Trimmen, aber keine patentgemäße Formung; D11 stelle eine eigenständige Erfindung der Beklagten dar, die nicht für die Interpretation der D8 herangezogen werden könne.
93
Eine erfinderische Tätigkeit hinsichtlich der Ansprüche des Streitpatents in der erteilten Fassung als auch in den jeweiligen Fassungen der Hilfsanträge sei gegenüber D4 und D7 gegeben. In D4 fehle es am wesentlichen Merkmal der Abstandsverjüngung, sodass der Fachmann keine Veranlassung habe, die D4 mit D7 zu kombinieren.
94
Der Senat hat durch Beschluss in der mündlichen Verhandlung am 25. März 2021 Patentanwalt W… zur einstweiligen Prozessführung als Klägervertreter zugelassen und aufgegeben, das Original der nur in Kopie vorgelegten Vollmacht gemäß § 25 PatG bis zum 8. April 2021 einzureichen. Am 29. März 2021 ist das Original der von Herrn C… unterzeichneten Vollmacht nach § 25 PatG bei Gericht eingegangen.
95
Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte Bezug genommen.
