Aktenzeichen 5 Ni 33/18 (EP)
Tenor
In der Patentnichtigkeitssache
…
betreffend das europäische Patent 1 043 858
(DE 699 43 647)
hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 10. Februar 2021 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny, Dipl.-Phys. Univ. Bieringer und Dr.-Ing. Ball
für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent 1 043 858 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine einzig noch verteidigten Patentansprüche 12 und 18 folgende Fassung erhalten:
12. A reception apparatus for receiving first and second information, respectively comprising a plurality of bits and the first information being retransmission information, the reception apparatus comprising:
a receiving section adapted to receive a plurality of modulation symbols as a transmission signal,
a mapping section (303) adapted to map the plurality of modulation symbols to groups of 3 bits according to a 8-PSK (Phase Shift Keying) modulation scheme in which one modulation symbol is expressed using 3 bits,
wherein the 8-PSK (Phase Shift Keying) modulation scheme is such that a first and a second bit position of each group of bits are less susceptible to errors than a third bit position of each group of bits, and
characterized by
a separation section adapted to separate the first information bits on the first and/or the second bit position of each group of bits from the second information bits on the remaining bit positions of each group of bits.
18. A reception method for receiving first and second information, respectively comprising a plurality of bits and the first information being retransmission information, the reception method comprising the steps of:
receiving a plurality of modulation symbols as a transmission signal,
mapping the plurality of modulation symbols (303) to groups of 3 bits according to a 8-PSK (Phase Shift Keying) modulation scheme in which one modulation symbol is expressed using 3 bits,
wherein the 8-PSK (Phase Shift Keying) modulation scheme is such that a first and a second bit position of each group of bits are less susceptible to errors than a third bit position of each group of bits, and
characterized by
separating the first information bits on the first and/or the second bit position of each group of bits from the second information bits on the remaining bit positions of each group of bits.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
II. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 3/4, die Beklagte 1/4. Von den Kosten der Nebenintervention trägt die Klägerin ¾; im Übrigen trägt die Nebenintervenientin ihre Kosten selbst.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
1
Die Beklagte war im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 1 043 858 (Streitpatent), das am 8. November 1999 angemeldet worden war und inzwischen durch Ablauf seiner Schutzdauer erloschen ist. Das Streitpatent nimmt die Prioritäten der JP 31641798 vom 6. November 1998 (von der Klägerin vorgelegt als Anlage NK-P1Ü) und der JP 22082799 vom 4. August 1999 (von der Klägerin vorgelegt als Anlage NK-P2Ü) in Anspruch. Es trägt in der Verfahrenssprache Englisch die Bezeichnung: „Transmitting/Receiving Device and Transmitting/Receiving Method“ („Verfahren und Vorrichtung für Sender/Empfänger“) und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 699 43 647.8 geführt.
2
Die Klägerin greift mit der Nichtigkeitsklage das Streitpatent lediglich im Umfang seiner Patentansprüche 12 bis 19 an, wobei die nebengeordneten Patentansprüche 12 und 18 nach der Streitpatentschrift (EP 1 043 858 B1) folgenden Wortlaut haben:
3
In deutscher Übersetzung nach der Streitpatentschrift lauten diese Ansprüche:
4
Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 12 rückbezogenen Unteransprüche 13 bis 17 sowie wegen Patentanspruch 19, der auf Patentanspruch 18 rückbezogen ist, wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.
5
Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage vom 30. November 2018 macht die Klägerin, die wegen Verletzung des Streitpatents von der Nebenintervenientin in Anspruch genommen worden ist, fehlende Patentfähigkeit der Gegenstände der Patentansprüche 12 und 18 geltend, wobei dem Streitpatent mangels wirksamer Inanspruchnahme der Prioritäten der Voranmeldungen als Zeitrang lediglich der Anmeldetag zukomme. Darüber hinaus ist die Klägerin der Auffassung, das Streitpatent offenbare die Erfindung in den Patentansprüchen 12 und 18 nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Auch sei das Streitpatent insoweit gegenüber dem ursprünglichen Offenbarungsgegenstand unzulässig erweitert.
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Sie stützt ihren Vortrag unter anderem auf folgende Druckschriften und Beweismittel:
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NK1 Kopie der Verletzungsklageschrift an das LG betreffend das Streitpatent
8
NK2 Registerauszug vom DPMA vom 27.11.2018
9
NK3 Streitpatentschrift EP 1 043 858 B1
10
NK3-P1Ü/-P2Ü Englische Übersetzungen der beiden Prioritätsdokumente (JP 10-316417, JP 11-220827)
11
NK3-PCT WO 00 / 28688 A1, Offenlegungsschrift der PCT-Anmeldung PCT/JP99/06188
12
NK3-PCTÜ Englische Übersetzung zu NK3-PCT
13
NK4a Tdoc SMG2 EDGE 404/99, veröffentlicht am 24. August 1999
14
NK4b Tdoc SMG2 EDGE 278/99, veröffentlicht am 24. August 1999
15
NK4c Tdoc SMG2 999/99, veröffentlicht am 20. September 1999
16
NK4d 3GPP TS 45.003 v14.1.0 (2017-03)
17
NK4e Tdoc SMG2 EDGE 2E99-402, veröffentlicht am 26. August 1999
18
NK4f GSM 05.01 V8.0.1 (1999-10)
19
NK5 WO 00 / 74296 A1, veröffentlicht am 7. Dezember 2000 (Prioritätsdatum 1. Juni 1999)
20
NK5P Abschrift der US-Prioritätsanmeldung 60/136,977 zu NK5
21
NK5R Auszug aus dem europäischen Patentregister zu NK5
22
NK6 WO 00 / 65726 A1, veröffentlicht am 2. November 2000 (Prioritätsdatum 26. April 1999)
23
NK6P Abschrift der US-Prioritätsanmeldung 09/300,419 zu NK6
24
NK6R Auszug aus dem europäischen Patentregister zu NK6
25
NK7 WO 99 /1 7509 A1, veröffentlicht am 8. April 1999 (Prioritätsdatum 26. September 1997)
26
NK8 WO 97 / 15131 A2
27
NK9 WO 98 / 07247 A1
28
NK10 Merkmalsgliederungen der Patentansprüche 12 und 18
29
Die Klägerin beantragt,
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das europäische Patent EP 1 043 858 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 12 bis 19 für nichtig zu erklären.
31
Die Beklagte beantragt,
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die Klage kostenpflichtig abzuweisen,
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hilfsweise nach Maßgabe eines der Hilfsanträge 1 bis 4, eingereicht als Anlagen zum Schriftsatz vom 19. November 2020.
34
Die Hilfsanträge haben die Beklagte und die Nebenintervenientin im Verlauf der mündlichen Verhandlung, um ein Schreibversehen korrigiert, erneut und zusammen mit der Erklärung eingereicht, dass die angegriffenen Patentansprüche des Streitpatents im Rahmen der Hilfsanträge nur im Umfang der nebengeordneten Ansprüche 12 und 18 verteidigt werden.
35
Die Klägerin hält die Nichtigkeitsklage auch gegenüber den Fassungen nach den Hilfsanträgen aufrecht.
36
Patentanspruch 12 in der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 enthält gegenüber der erteilten Fassung zusätzlich eine Beschränkung auf eine 8-PSK-Modulation und lautet (mit gegenüber der erteilten Fassung hervorgehobenen Änderungen):
37
Patentanspruch 18 gemäß Hilfsantrag 1 ist entsprechend geändert.
38
Patentanspruch 12 in der Fassung nach Hilfsantrag 2, die auch im Tenor wiedergegeben ist, enthält gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag 1 die weitere Beschränkung, dass die erste Information eine „retransmission information“ ist, und lautet (mit sämtlichen gegenüber der erteilten Fassung hervorgehobenen Änderungen):
39
Patentanspruch 18 gemäß Hilfsantrag 2 ist entsprechend geändert.
40
Wegen der Fassung der Hilfsanträge 3 und 4 wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 19. November 2020 Bezug genommen.
41
Die Nebenintervenientin ist seit 22. Januar 2021 (Verfahrensstandstag 14. Dezember 2020) im Register des Deutschen Patent- und Markenamts als Inhaberin des Streitpatents eingetragen und damit Rechtsnachfolgerin der Beklagten. Sie ist dem Rechtsstreit in der mündlichen Verhandlung auf Seiten der Beklagten beigetreten.
42
Die Beklagte und die Nebenintervenientin treten dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Die Teilnichtigkeitsklage sei zurückzuweisen und das Streitpatent im angegriffenen Umfang aufrechtzuerhalten. Die erteilte Anspruchsfassung sei gegenüber der Ursprungsoffenbarung nicht unzulässig erweitert, die erfindungsgemäße Lehre für den Fachmann ausreichend offenbart und somit ausführbar. Das Streitpatent beanspruche hinsichtlich der nebengeordneten Patentansprüche 12 und 18 zurecht die Prioritäten der Voranmeldungen, da es sich um dieselbe Erfindung handele. Die Patentfähigkeit der erteilten Fassung sei im Umfang des Angriffs zu bejahen, jedenfalls gelte dies für eine der hilfsweise verteidigten Fassungen.
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Sie stützen ihre Argumentation unter anderem auf folgende Dokumente:
44
dfmp1 MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS, Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 1998 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen
45
dfmp2 Japanisches Prioritätsdokument JP 10-316417 vom 6. November 1998
46
dfmp3 Japanische Offenlegungsschrift der JP 11-220827, angemeldet am 4. August 1999
47
dfmp4 Ramjee Prasad, Universal wireless personal communications. – (Artech House mobile communications library),1998, ISBN 0-89006-958-1, Inhaltsverzeichnis und S. 367 – 384.
48
dfmp5 Bernard Sklar, Digital Communications, Prentice Hall, 1988, ISBN 0-13-212713-X 025, S. 410 – 415.
49
dfmp6 Zur NK7: Mitteilung des europäischen Patentamts über fehlende Gebührenzahlung, vom 30. August 2000
50
dfmp7 Zur NK7: Registerauszug des europäischen Patentamts vom 19. Juni 2019 über fehlende Gebührenzahlung
51
dfmp8 Vergleich der Beschreibungsseiten von Anmeldung und Voranmeldung des Streitpatents
52
Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf den Akteninhalt sowie die Sitzungsniederschrift vom 10. Februar 2021 Bezug genommen.
53
Mit einem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom 23. Oktober 2020 hat der Senat den Parteien die Gesichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sind.
