Patent- und Markenrecht

Aktenzeichen  4 Ni 17/18 (EP)

Tenor

In der Patentnichtigkeitssache
…
betreffend das europäische Patent EP 1 509 737
(DE 50 2004 005 889)
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 30. Juni 2020 durch die Vorsitzende Richterin Grote-Bittner sowie die Richterin Kopacek und die Richter Dr.-Ing. Krüger, Dipl.-Ing. Univ. Richter und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder
für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent 1 509 737 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Patentansprüche folgende Fassung erhalten:
3. Verfahren zum Kühlen des aus einem Brennofen austretenden Brennguts als Schüttgutschicht (8) auf dem Förderrost (5) eines dem Ofen nachgeschalteten Kühlers mittels eines von unten durch den Rost (5) und die Schüttgutschicht (8) hindurchgeführten Gasstroms, wobei der Rost mehrere in Förderrichtung (11) langgestreckte Planken (10) umfasst, die in Förderrichtung vor- und zurückgehend angetrieben werden und von denen wenigstens zwei benachbarte Planken (10) gleichzeitig vor und ungleichzeitig zurück bewegt werden, wobei oberhalb des Rosts (5) keine Förderorgane vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, dass es an vertikaler Mischbewegung in der Schüttgutschicht (8) fehlt und die Betthöhe im Mittel nicht geringer als das 0,7-Fache der Plankenbreite ist und zwischen benachbarten Planken (10) eine Abdichtung dadurch gebildet ist, dass am Rand der einen Planke (10) ein U-förmiges Profil (70) längs durchgehend mit einem nach unten ragenden Schenkel befestigt ist, so dass der andere nach unten ragende Schenkel in das auf der benachbarten Planke (10) gebildete Gutbett hinabragt und zur Bildung einer Labyrinthdichtung mit einer Wand (33) zusammenwirkt, die vom Rand dieser benachbarten Planke (10) hochragt.
4. Verfahren zum Kühlen des aus einem Brennofen austretenden Brennguts als Schüttgutschicht (8) auf dem Förderrost (5) eines dem Ofen nachgeschalteten Kühlers mittels eines von unten durch den Rost (5) und die Schüttgutschicht (8) hindurchgeführten Gasstroms, wobei der Rost mehrere in Förderrichtung (11) langgestreckte Planken (10) umfasst, die in Förderrichtung vor- und zurückgehend angetrieben werden und von denen wenigstens zwei benachbarte Planken (10) gleichzeitig vor und ungleichzeitig zurück bewegt werden, wobei oberhalb des Rosts (5) keine Förderorgane vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, dass es an vertikaler Mischbewegung in der Schüttgutschicht (8) fehlt und die Betthöhe im Mittel nicht geringer als das 0,7-Fache der Plankenbreite ist und zwischen benachbarten Planken (10) eine Abdichtung dadurch gebildet ist, dass unterhalb eines Spalts (31) zwischen jenen benachbarten Planken (10) eine Rinne (32) mit Wänden (33) angeordnet ist und an jenen benachbarten Planken (10) nah am Rand je eine nach unten ragende Leiste (34) angeordnet ist, welche in die Rinne (32) eintaucht, wobei jeweils eine Labyrinthdichtung gebildet wird, deren Spalt (35) zwischen den Wänden (33) und den Leisten (34) so groß dimensioniert ist, dass sie unter keinen Betriebsbedingungen einander berühren oder so nah kommen, dass zwischen ihnen befindliches Gut zermahlen wird.
und sich die nachfolgenden Unteransprüche 6 bis 9 auf die unabhängigen Ansprüche 3 oder 5 unmittelbar oder mittelbar rückbeziehen:
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Rückhub schneller als der Vorhub ist.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine randnahe Planke mit geringerer Frequenz und/oder Amplitude als eine andere Planke bewegt wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, gekennzeichnet durch eine kontinuierliche Betriebsweise.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß Förderparameter für das auf einzelnen Planken oder einer Gruppe von benachbarten Planken liegende Gut gesondert gemessen und davon abhängig die Fördergeschwindigkeit dieser Planke oder Plankengruppe beeinflußt wird.
II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 20 % und die Beklagte 80 %.
IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1
Die Klägerin begehrt die Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 509 737 (im Folgenden: Streitpatent). Die Beklagte ist Inhaberin des Streitpatents mit der Bezeichnung „Verfahren zum Kühlen von schuttfähigem Brenngut“, das am 5. April 2004 angemeldet und am 9. Januar 2008 veröffentlicht worden ist. Das Streitpatent nimmt die Priorität aus dem europäischen Patent 03010386 vom 8. Mai 2003 in Anspruch. Beim Deutschen Patent- und Markenamt wird das Streitpatent unter dem Aktenzeichen 50 2004 005 889 geführt.
2
Das Streitpatent, das vollumfänglich angegriffen wird, umfasst in seiner erteilten Fassung fünf Patentansprüche mit einem Hauptanspruch (Anspruch 1) und auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 5. Der Anspruch 1 lautet:
3
„1. Verfahren zum Kühlen des aus einem Brennofen austretenden Brennguts als Schüttgutschicht auf dem Förderrost eines dem Ofen nachgeschalteten Kühlers mittels eines von unten durch den Rost und die Schüttgutschicht hindurchgeführten Gasstroms, wobei der Rost mehrere in Förderrichtung langgestreckte Planken umfasst, die in Förderrichtung vor- und zurückgehend angetrieben werden und von denen wenigstens zwei benachbarte Planken gleichzeitig vor und ungleichzeitig zurückbewegt werden wobei oberhalb des Rosts keine Förderorgane vorhanden sind dadurch gekennzeichnet, daß es an vertikaler Mischbewegung in der Schüttgutschicht fehlt und die Betthöhe im Mittel nicht geringer als das 0,7-Fache der Plankenbreite ist.“
4
Wegen des Wortlauts der erteilten Unteransprüche 2 bis 5 des Streitpatents wird auf die Streitpatentschrift (EP 1 509 737 B1) verwiesen.
5
Die Klägerin greift das Streitpatent in der erteilten Fassung in vollem Umfang – und folgend alle von der Beklagten für eine hilfsweise Verteidigung eingereichten geänderten Fassungen – wegen unzureichender Offenbarung und fehlender Patentfähigkeit an (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 IntPatÜbkG). Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in seiner erteilten Fassung sowie in geänderten Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2, zunächst gemäß Schriftsätze vom 30. März/26. Juni 2020 und zuletzt in den Fassungen eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 30. Juni 2020.
6
Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung sowie die hilfsweise verteidigten Fassungen der unabhängigen Ansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag 1 und 2 aufgeführten lauten – mit hinzugefügter Gliederungsbezeichnung – wie folgt (Merkmale der Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag sind gekennzeichnet durch Hochzeichen „Ha“, Merkmale der Anspruchsfassungen gemäß Hilfsanträgen 1 und 2 sind mit entsprechenden Hochzeichen, „Hi1“, Hi2“ bzw. „Hi1,2“, versehen):
7
1HaM1 1-5Hi1,2M1 Verfahren zum Kühlen des aus einem Brennofen austretenden Brennguts1-5Hi2M1a [austretenden Brennguts], nämlich Zementklinker,1HaM2 1-5Hi1,2M2 als Schüttgutschicht (8) auf dem Förderrost (5) eines dem Ofen nachgeschalteten Kühlers1HaM3 1-5Hi1,2M3 mittels eines von unten durch den Rost (5) und die Schüttgutschicht (8) hindurchgeführten Gasstroms,1HaM4 1-5Hi1,2M4 wobei der Rost1HaM4.1 1-5Hi1,2M4.1 mehrere in Förderrichtung (11) langgestreckte Planken (10) umfasst,1HaM4.2 1-5Hi1,2M4.2 die [Planken (10)] in Förderrichtung vor- und zurückgehend angetrieben werden und1HaM4.3 1-5Hi1,2M4.3 von denen wenigstens zwei benachbarte Planken (10) gleichzeitig vor und ungleichzeitig zurück bewegt werden[ ]Ha/[,]Hi1,21HaM5 1-5Hi1,2M5 wobei oberhalb des Rosts (5) keine Förderorgane vorhanden sind dadurch gekennzeichnet, dass1HaM6 1-5Hi1,2M6 es an vertikaler Mischbewegung in der Schüttgutschicht (8) fehlt und1HaM7 1-5Hi1,2M7 die Betthöhe im Mittel nicht geringer als das 0,7-Fache der Plankenbreite ist[.]HA/[ ][Hi1,2]1Hi1,2M8 und die Planken (10) in ihrem Boden (38) Luftdurchtrittsöffnungen (12) in Form quer verlaufender Schlitze aufweisen.2Hi1,2M8 und der Gasstrom durch in Förderrichtung (11) geneigte Luftdurchlässe in den Böden (38) der Planken (10) durch den Rost (5) geleitet wird.3Hi1,2M8 und zwischen benachbarten Planken (10) eine Abdichtung dadurch gebildet ist, dass am Rand der einen Planke (10) ein U-förmiges Profil (70) längs durchgehend mit einem nach unten ragenden Schenkel befestigt ist, so dass der andere nach unten ragende Schenkel in das auf der benachbarten Planke (10) gebildete Gutbett hinabragt und zur Bildung einer Labyrinthdichtung mit einer Wand (33) zusammenwirkt, die vom Rand dieser benachbarten Planke (10) hochragt.4Hi1,2M8 und an den Seitenwänden (1) von dort über den Rost (5) ragende Einbauten angebracht sind.5Hi1,2M8 und zwischen benachbarten Planken (10) eine Abdichtung dadurch gebildet ist, dass unterhalb eines Spalts (31) zwischen jenen benachbarten Planken (10) eine Rinne (32) mit Wänden (33) angeordnet ist und an jenen benachbarten Planken (10) nah am Rand je eine nach unten ragende Leiste (34) angeordnet ist, welche in die Rinne (32) eintaucht, wobei jeweils eine Labyrinthdichtung gebildet wird, deren Spalt (35) zwischen den Wänden (33) und den Leisten (34) so groß dimensioniert ist, dass sie unter keinen Betriebsbedingungen einander berühren oder so nah kommen, dass zwischen ihnen befindliches Gut zermahlen wird.
8
Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 6 bis 9 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 wird auf die Anlagen zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 30. Juni 2020 verwiesen.
9
Nach Auffassung der Klägerin ist das streitpatentgemäße Verfahren zum Kühlen von schüttfähigem Brenngut sowohl in der erteilten Fassung als auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen weder neu noch erfinderisch.
10
Sie stützt sich insbesondere auf folgende Druckschriften:
11
 NiK5 
 DK 1999 01403
 NiK5a
 Deutsche Übersetzung der NiK5
 NiK6 
 DE 20 2004 020 573 U1
 NiK7 
 Löschungsbeschluss des Gebrauchsmusterstelle vom 17. Juni 2008 in der Gebrauchsmusterlöschungssache 20 2004 020
 NiK8 
 Zurückweisungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 5. Mai 2010; hier: Protokoll über die öffentliche Sitzung des 35. Senats des BPatG in der Beschwerdesache betreffend das Gebrauchsmuster 20 2004 020 573 (BPatG-Az 35 W (pat) 455/08) vom 5. Mai 2010
 NiK9 
 Prospekt BRT HARTNER GmbH: Dosiersysteme. Ausgabe: 20160729, Ibbenbühren, Gundelfingen a.d. Donau, 2016. – Firmenschrift
 NiK10
 WO 97/37914 A1
 NiK11
 DE 196 51 741 A1
 NiK12
 WO 02/075230 A1
 NiK13
 US 4,144,963
 NiK14
 EP 0 811 818 A1
 NiK15
 WO 03/008863 A1
 NiK16
 WO 98/48231 A1,
12
und macht geltend, dem Streitpatent in der erteilten Fassung mangele es an Neuheit gegenüber NiK5, die einen Kühler offenbare, dessen Verwendung das gesamte Verfahren einschließlich aller Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents beinhalte. Insbesondere entnehme der Fachmann aus der NiK5 auch ohne Nachmessen die Lehre, dass die Betthöhe größer als das 0,7-fache der Plankenbreite (1HaM7) sein könne. Selbst unter der Annahme, dass das Merkmal 1HaM7 nicht vom Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen werde, werde das Streitpatent in jedem Fall jedoch durch NiK5 in Kombination mit dem Wissen des Fachmanns nahegelegt. Ein Fachmann verwende ganz zwanglos, wie es ihm grundsätzlich aus der Walking-Floor-Technologie bekannt sei, im beanspruchten Bereich liegende Betthöhen.
13
Hinsichtlich des im Merkmal 1HaM6 geforderten Fehlens an vertikaler Mischbewegung in der Schüttgutschicht (8) führt die Klägerin an, dass das Merkmal ausschließlich so ausgelegt werden könne, dass keine vertikale Mischbewegung vorhanden sein soll. Im Übrigen sei aus ihrer Sicht für den Fachmann nicht ersichtlich, wie eine vertikale Mischbewegung bei dem im Streitpatent beschriebenen Verfahren vermieden werden könne. Deswegen fehle dem Streitpatent eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung.
14
Die von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Hilfsanträge 1 und 2, deren Verspätung sie rügt, erachtet die Klägerin als unzulässig, weil die Patentansprüche nach diesen Fassungen den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung und auch den Schutzbereich des Streitpatents erweiterten. Der neugefasste nebengeordnete Anspruch 3, der darauf gerichtet sei, dass zwischen den Planken eine speziell geformte Abdichtung vorgesehen sei, stelle eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar und verschiebe zudem den Schutzbereich des Patents im Sinn eines Aliuds. Auch der Gegenstand des neugefassten nebengeordneten Anspruchs 5 enthalte eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung; zudem stelle eine stationäre Rinne ein Aliud dar.
15
Darüber hinaus sei der Gegenstand des Streitpatents in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2 nicht patentfähig, weil die hinzugefügten Merkmale bereits für sich genommen jeweils vom Stand der Technik nahegelegt seien oder sich im Rahmen des üblichen fachmännischen Könnens bewegten. Der Fachmann würde, ohne erfinderisch tätig zu werden, die Rostplatten der NiK5 mit Luftdurchtrittsöffnungen gemäß NiK12, NiK14 oder NiK15 versehen und dadurch zwanglos zu den Gegenständen der Ansprüche 1 und 2 gelangen. Eine Labyrinthdichtung gemäß Anspruch 3 sei aus NiK5 und NiK16 bekannt. Anspruch 4, der vorsehe, dass an den Seitenwänden von dort über den Rost ragende Einbauten angebracht seien, sei aus einer Kombination der NiK5 mit NiK12 nahegelegt. Auch Anspruch 5 sei jedenfalls nicht erfinderisch gegenüber NiK5, die eine Dichtanordnung vorwegnehme.
16
Da Hilfsantrag 2 gegenüber Hilfsantrag 1 lediglich dadurch weiter eingeschränkt sei, dass darin das Brenngut explizit als Zementklinker benannt sei, seien alle in Bezug auf Hilfsantrag 1 zitierten Schriften, insbesondere NiK5, NiK12, NiK14 und NiK15 auch in Bezug auf Hilfsantrag 2 relevant und legten dessen Gegenstand zumindest nahe.
17
Der Senat hat den Parteien gemäß § 83 PatG einen qualifizierten Hinweis vom 30. Januar 2020 mit einer Frist zur abschließenden Stellungnahme bis 15. April 2020 sowie einen weiteren rechtlichen Hinweis in der mündlichen Verhandlung vom 30. Juni 2020 erteilt.
18
Die Klägerin beantragt,
19
das europäische Patent 1 509 737 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
20
Die Beklagte beantragt,
21
die Klage abzuweisen,
22
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 30. Juni 2020, erhält, wobei jeder der vorstehenden Ansprüche unabhängig von den anderen verteidigt wird, vorrangig mit jedem einzelnen der jeweiligen unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags 1 und nachrangig mit den entsprechenden einzelnen unabhängigen Ansprüchen des Hilfsantrags 2.
23
Sie tritt der Auffassung der Klägerin in allen Punkten entgegen und bezieht sich auf folgende eingereichte Dokumente:
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 GDM1 
 Screenshot der Website www.fonstechnology.com zum Fons Delta Cooler (undatiert)
 GDM2 
 Whois-Datenbankabfrage zur Domain „brt-hartner.com“
 GDM3 
 Kegelskizze
 GDM4 
 Fotografie darstellend einen Kühler nach dem Leerfahren
 GDM5 
 Einspruchsentscheidung des EPA vom 20. Oktober 2010 zum Streitpatent
 GDM6 
 Publikation aus dem Jahr 2015 über einen Kühlerumbau in der Türkei
 GDM7 
 Ursprüngliche Anmeldung zum Streitpatent (WO 2004/099693 A1)
25
Die Beklagte erachtet die Gegenstände des Streitpatents in der erteilten Fassung sowie in den Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2 als patentfähig, d.h. neu und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend. Darüber hinaus seien die Anspruchsfassungen gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 ursprünglich offenbart im Hinblick auf GDM7 (WO 2004/099693 A1) und erweiterten auch nicht den Schutzbereich des Streitpatents, mithin zulässig.
26
Die NiK5 sei nicht neuheitsschädlich im Hinblick auf den Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents. Die Offenbarung der NiK5 sei eindeutig gerichtet auf einen Kühler nach dem Walking-Floor-Prinzip, auf dessen Planken die „Obstruktioner“ angeordnet seien zur Bewirkung einer vertikalen Durchmischung zwecks Behebung des kritischen Kaltkanalproblems. Die von der Klägerin vertretene Ansicht, dass die Offenbarung der NiK5 noch eine zweite Ausführungsform umfasse, nämlich ohne Obstruktioner, finde in der Druckschrift keine Stütze. Da die Obstruktioner „Förderorgane“ darstellten, sei das im Streitpatent enthaltene Merkmal des Fehlens von Förderorganen nicht realisiert. Auch sei das Auftreten von vertikalen Mischbewegungen das genaue Gegenteil dessen, was in Anspruch 1 des Streitpatents verlangt werde. Auch was ein Mindestverhältnis zwischen Höhe des Gutbetts und Breite der Planken angehe, fehlten explizite Angaben hierzu in der Beschreibung des NiK5. NiK5 könne die Erfindung auch nicht nahelegen, weder als alleiniger Ausgangspunkt noch in Kombination mit Fachwissen. Die Dokumente NiK9, NiK10 und NiK11 seien gattungsfremd und führten den Fachmann weder allein noch in Kombination zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 oder zu den jeweiligen Gegenständen der neugefassten nebengeordneten Ansprüche 2 bis 5.
27
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte Bezug genommen.