Aktenzeichen 2 Ni 4/16 (EP)
Tenor
In der Patentnichtigkeitssache
…
betreffend das europäische Patent 0 995 221
(DE 698 40 235)
hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. September 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Guth sowie der Richterin Hartlieb und der Richter Dipl.-Phys. Brandt, Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Friedrich und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Zebisch
für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent 0 995 221 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des
jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
1
Die Nichtigkeitsklage betrifft den deutschen Teil des am 2. Juni 1998 in der Verfahrenssprache Englisch international angemeldeten, die Priorität der US-Patentanmeldung mit der Anmeldenummer 08/867245 vom 2. Juni 1997 beanspruchenden und am 19. November 2008 mit der Patentschrift EP 0 995 221 B1 unter dem Titel „Hybrid Ion Mobility And Mass Spectrometer“ veröffentlichten europäischen Patents 995 221, das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 698 40 235.9 geführt wird. Die internationale PCT-Anmeldung wurde am 10. Dezember 1998 mit der Offenlegungsschrift WO 98/56029 A1 veröffentlicht. Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung 19 Ansprüche, von denen die Ansprüche 2 bis 9 unmittelbar oder mittelbar auf den Anspruch 1 und die Ansprüche 11 bis 19 direkt oder indirekt auf den Anspruch 10 rückbezogen sind.
2
Es wird nunmehr durch einen Hauptantrag und fünf Hilfsanträge jeweils eingeschränkt verteidigt. Gemäß Hauptantrag wird das Streitpatent in beschränkter Fassung mit den Verfahrensansprüchen 1 und 2 sowie mit den Vorrichtungsansprüchen 3 bis 11 verteidigt. Darin ist der Verfahrensanspruch 1 des Hauptantrags eine Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 1 bis 3, und der selbständige Vorrichtungsanspruch 3 des Hauptantrags eine Kombination der erteilten Ansprüche 10 und 18.
3
Die unabhängigen Ansprüche
1 und 3 in der nunmehr beschränkten Fassung des Streitpatents lauten in der Verfahrenssprache Englisch gemäß Hauptantrag mit einer Merkmalsgliederung versehen:
4
„1. A method of generating ion mass spectral information, comprising the steps of:
5
(a) generating a gaseous bulk of ions;
6
(b) separating the gaseous bulk of ions in time along a first axis to form a number of ion packets each having a unique ion mobility associated therewith;
7
(c) sequentially separating at least some of the ion packets in time along a second axis perpendicular to the first axis to form a number of ion subpackets each having a unique ion mass associated therewith; and
8
(d) processing at least some of the ion subpackets to determine mass spectral information therefrom,
9
(e) wherein the step of generating a gaseous bulk of ions includes generating the gaseous bulk of ions from a liquefied biological sample and
10
(f) wherein the step of generating a gaseous bulk of ions from a liquefied biological sample includes generating the gaseous bulk of ions via electrospray ionization.
11
3. Apparatus for generating mass spectral information from a sample source, comprising:
12
(a) means for generating a gaseous bulk of ions from a sample source;
13
(b) an ion mobility spectrometer (IMS) defining an ion inlet opening at one end thereof in fluid communication with said means for generating a gaseous bulk of ions and an ion outlet opening at an opposite end thereof, said ion inlet and outlet openings defining a first axis therebetween; and
14
(c) a time-of-flight mass spectrometer (TOFMS) defining an ion acceleration region at one end thereof in fluid communication with said ion outlet opening and an ion detector at an opposite end thereof, said ion acceleration region and said ion detector defining a second axis therebetween perpendicular to said first axis,
15
(d) wherein said ion mobility spectrometer is operable to separate said gaseous bulk of ions in time along said first axis to form a number of ion packets each having a unique ion mobility associated therewith, and
16
(e) wherein said time-of-flight mass spectrometer is arranged to sequentially separate at least some of the ion packets in time along said second axis to form a number of ion subpackets each having a unique ion mass associated therewith,
17
(f) wherein the apparatus further comprises a first ion trap defining an ion inlet in fluid communication with said means for generating a gaseous bulk of ions, and an ion outlet in fluid communication with said ion inlet opening of said ion mobility spectrometer.”
18
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ergibt sich aus Anspruch 1 des Hauptantrags, indem das Merkmal (f) umformuliert und das Zusatzmerkmal (g) angefügt werden. Er lautet folgendermaßen (Änderungen zu Anspruch 1 des Hauptantrags sind unter- bzw. durchgestrichen):
19
„1. A method of generating ion mass spectral information, comprising the steps of:
20
(a) generating a gaseous bulk of ions;
21
(b) separating the gaseous bulk of ions in time along a first axis to form a number of ion packets each having a unique ion mobility associated therewith;
22
(c) sequentially separating at least some of the ion packets in time along a second axis perpendicular to the first axis to form a number of ion subpackets each having a unique ion mass associated therewith; and
23
(d) processing at least some of the ion subpackets to determine mass spectral information therefrom,
24
(e) wherein the step of generating a gaseous bulk of ions includes generating the gaseous bulk of ions from a liquefied biological sample and
25
(f’) wherein the step of generating a gaseous bulk of ions from a liquefied biological sample includes generating the gaseous bulk of ions via electrospray ionization,
26
(g) collecting at least some of the generated ions in an ion trap, and releasing the gaseous bulk of ions from the ion trap.
27
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 ergibt sich aus Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, indem das Merkmal (g) durch das folgende Merkmal ersetzt wird:
28
(g’) collecting at least some of the generated ions in an ion trap, repeating the generating and collecting steps a number of times to thereby form the gaseous bulk of ions in the ion trap, and releasing the gaseous bulk of ions from the ion trap.
29
Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 hat folgenden Wortlaut (Änderungen zu Anspruch 1 des Hauptantrags sind unter- bzw. durchgestrichen):
30
„1. A method of generating ion mass spectral information, comprising the steps of:
31
(a) generating a gaseous bulk of ions;
32
(b’) separating in an ion mobility separator (IMS) the gaseous bulk of ions in time along a first axis to form a number of ion packets each having a unique ion mobility associated therewith;
33
(c’) sequentially separating in a time-of-flight mass spectrometer (TOFMS) at least some of the ion packets in time along a second axis perpendicular to the first axis to form a number of ion subpackets each having a unique ion mass associated therewith; and
34
(d) processing at least some of the ion subpackets to determine mass spectral information therefrom,
35
(e) wherein the step of generating a gaseous bulk of ions includes generating the gaseous bulk of ions from a liquefied biological sample and
36
(f’) wherein the step of generating a gaseous bulk of ions from a liquefied biological sample includes generating the gaseous bulk of ions via electrospray ionization,
37
(g’’) the method further comprising collecting at least some of the generated ions in an ion trap, and repeatedly pulsing gaseous ions from the ion trap into the IMS to provide successive ion introduction events at known times, the TOFMS including grids or plates defining an ion acceleration region applying a pulsed ion draw out field multiple times for every ion introduction event to separate ion packets into ion subpackets as aforesaid.
38
Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 ergibt sich aus Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, indem das Merkmal (b) durch das folgende Merkmal ersetzt wird (Änderungen zum Merkmal (b) des Hauptantrags bzw. des Hilfsantrags 1 sind unterstrichen):
39
(b‘‘) separating in an ion mobility separator (IMS) comprising a drift tube provided with a pressurized buffer gas the gaseous bulk of ions in time along a first axis to form a number of ion packets each having a unique ion mobility associated therewith, wherein the pressure of the buffer gas is set within the range of between about one hundred Pa and a few hundred kPa (one and a few thousand Torr);”
40
Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 ergibt sich aus Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, indem dessen Merkmal (b‘) durch obiges Merkmal (b‘‘) des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 ersetzt wird.
41
Die unabhängigen Ansprüche 2 der Hilfsanträge 1 und 2 stimmen mit dem unabhängigen Anspruch 3 des Hauptantrags überein.
42
Der unabhängige Anspruch 2 des Hilfsantrags 3 ergibt sich aus Anspruch 3 des Hauptantrags durch das Anfügen folgender Zusatzmerkmale:
43
(g) said apparatus being operable to collect at least some of the generated ions in the first ion trap, and repeatedly pulse gaseous ions from the first ion trap into the IMS to provide successive ion introduction events at known times,
44
(h) the acceleration region of the TOFMS operable to apply a pulsed ion draw out field multiple times for every ion introduction event to separate ion packets into ion subpackets as aforesaid.
45
Der unabhängige Anspruch 2 des Hilfsantrags 4 ergibt sich aus Anspruch 3 des Hauptantrags, indem nach Merkmal (b) folgende Zusatzmerkmale eingefügt werden:
46
(i) wherein said IMS includes a drift tube situated between said ion inlet and outlet openings, said first axis extending through said drift tube and defining a drift tube axis,
47
(j) wherein said IMS further includes means for providing said drift tube with a pressurized buffer gas therein, wherein the pressure of the buffer gas is set within the range of between about one hundred Pa and a few hundred kPa (one and a few thousand Torr).
48
Der unabhängige Anspruch 2 des Hilfsantrags 5 umfasst neben den Merkmalen des Anspruchs 3 nach Hauptantrag die Zusatzmerkmale der Ansprüche 2 nach den Hilfsanträgen 3 und 4.
49
Wegen der übrigen Ansprüche wird auf die Schriftsätze Bezug genommen.
50
Die Klägerin begründet die Klage mit dem Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Ziff. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ), insb. der fehlenden Neuheit (Art. 54 PVÜ) und fehlenden erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 PVÜ).
51
Die Klägerin ist weiter der Ansicht, das Streitpatent könne die Priorität der US-Anmeldung wegen fehlender Anmelderidentität nicht wirksam in Anspruch nehmen und hat hierzu die Dokumente HLNKA14 bis HLNKA23 vorgelegt.
52
Auch gemäß neuem Hauptantrag und den Hilfsanträgen sei die Lehre des Streitpatents nicht patentfähig, die Klägerin legt hierzu die Dokumente HLNKA24 bis HLNKA34 vor.
53
Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Klägerin folgende Dokumente vorgelegt:
54
HLNKA1 Streitpatentschrift EP 0 995 221 B1;HLNKA2 deutsche Übersetzung der Streitpatentschrift;HLNKA3 US-Prioritätsanmeldung mit der Anmeldenummer 08/867245;
55
HLNKA4 WO 98/56029 A1 als Offenlegungsschrift des Streitpatents;
56
HLNKA5 DPMA-Registerauszug zum Aktenzeichen 698 40 235.9 vom 11. Juli 2015;
57
HLNKA6 Guilhaus, Michael, Principles and Instrumentation in Time-of-flight Mass Spectrometry; In: Journal Of Mass Spectrometry, Vol. 30, 1519-1532, 1995;HLNKA7 Merkmalsgliederung der erteilten selbständigen Ansprüche 1 und 10;HLNKA8 Young, C. E.; Edelson, D.; Falconer, W. E.; Water Cluster Ions: Rates of Formation and Decomposition of Hydrates of the Hydronium Ion; In: The Journal of Chemical Physics, Volume 53, Number 11, 4295-4302, 1970;
58
HLNKA9 McKnight, L. G.; McAfee, K. B.; Sipler, D. P.; Low-Field Drift Velocities and Reactions of Nitrogen Ions in Nitrogen; In: Phys. Rev. 164, Number 1, 62-70, 1967;
59
HLNKA10 Hoagl und, Cherokee S. u. a.; Three-Dimensional Ion Mobility/TOFMS Analysis of Electrosprayed Biomolecules; In: Anal. Chem., Vol. 70, No. 11, 2236-2242, 1998;HLNKA11 Guevremont, R.; Siu, K. W. M.; Ding, L.; Ion Mobility Spectrometre / TOF-Mass Spectrometric Investigation of Electrospray Ions; In: Proceedings, The 44th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, May 12-16, 1996, Portland, Oregon, 1090;HLNKA12 WO 97/07530 A1;HLNKA13 Hoagl und, Cherokee S.; Valentine , Stephen J.; Clemmer, David E.; An Ion Trap Interface for ESI−Ion Mobility Experiments; In: Anal. Chem., Vol. 69, No. 20, 4156-4161, 1997;
60
HLNKA14 Vereinbarung vom 30. Juni 1997 betreffend eine Übertragung der Prioritätsanmeldung von der Indiana University Foundation (IUF) auf die ARTI (Advanced Research & Technology Institute); HLNKA15 Assignment abstract of title for Application 08867245 (Auszug aus dem Internetauftritt des USPTO);
61
HLNKA16 Anlage K.A. 19 aus dem Verletzungsverfahren 4a O 63/15; HLNKA17 Anlage K.A. 20 aus dem Verletzungsverfahren 4a O 63/15; HLNKA18 Anlagen KMG-BK 1 bis 3 aus dem Berufungsverfahren I-15 U 79/16.vor dem OLG Düsseldorf; HLNKA19 Anlage K.A. 9 aus dem Verletzungsverfahren 4a O 63/15;HLNKA20 Anlage K.A. 10 aus dem Verletzungsverfahren 4a O 63/15;
62
HLNKA21 zeitliche Übersicht der verschiedenen Übertragungen und Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Streitpatent;HLNKA22 Urteil des State Court of Appeal für the Federal Circuit in der Sache WesternGeco v. ION Geophysical, 791 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2015, vgl. auch GRUR lnt. 2016, 136);HLNKA23 US 5 905 258 A (Seite 1);HLNKA24 US 5 179 278 A;HLNKA25 Boyle, J. G., Whitehouse, C. M., Fenn, J. B.; An Ion-storage Time-of-flight Mass Spectrometer for Analysis of Electrospray Ions; In: Rapid Commun. Mass Spectrom., Vol. 5, 400-405, 1991;HLNKA26 Mark G. Qian and David M. Lubman; Analysis of Tryptic Digests Using Microbore HPLC with an Ion Trap Storage/Reflectron Time-of-Flight Detector, Analytical Chemistry 1995 67 (17), 2870-2877;HLNKA27 Kapitel „Introduction“ des Lehrbuchs „Mass Spectrometry for Biotechnology“, 1. Auflage, veröffentlicht am 1. Februar 1996;HLNKA28 Kapitel 20 des Lehrbuchs „Mass Spectrometry“, Third Edition, 1997, von J. Throck Watson;HLNKA29 Kapitel 4 des Lehrbuchs „Mass Spectrometry“, Third Edition, 1997, von J. Throck Watson;HLNKA30 S. M. Michael et al; Detection of Electrospray Ionization Using a Quadrupole Ion Trap Storage/Reflectron Time-of-Flight Mass Spectrometer; In: Anal. Chem. 1993, 65, 2614-2620;
63
HLNKA31 Enke et al.; A Segmented Ring, Cylindrical Ion Trap Source for Time-of-Flight Mass Spectrometry; In: J Am Soc Mass Spectrom 1996, 7, 1009-1017;HLNKA32 US 5 200 614 A;HLNKA33 Kapitel 19 des Lehrbuchs „Mass Spectrometry“, Third Edition, 1997, von J. Throck Watson;HLNKA34 Römpps Chemie-Lexikon Bd. 6, 8. Auflage 1988, Seite 4303.
64
Mit näheren Ausführungen ist sie der Auffassung, der Anspruch 3 gemäß Hauptantrag sei nicht neu gegenüber der Druckschrift HLNKA12, insbesondere sei das Merkmal f) in Figur 29 offenbart, jedenfalls aber fehle es an einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Druckschrift HLNKA12 in Verbindung mit HLNKA8 oder HLNKA9 sowie dem Fachwissen gemäß HLNKA25 und HLNKA26.
65
Das Verfahren nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sei nicht erfinderisch gegenüber der Druckschrift HLNKA12, die implizit auch die Merkmale e) und f) offenbare, was sich auch aus der Druckschrift HLNKA27 ergebe. Ebenso stehe der Patentfähigkeit des Verfahrens bzw. der Vorrichtung nach Anspruch 1 bzw. Anspruch 3 die Entgegenhaltung HLNKA8 in Verbindung mit dem Fachwissen gemäß der Entgegenhaltung HLNKA23 entgegen, die zeige, dass ein Ionengatter auch als Ionenfalle verwendet werden könne, sowie die Druckschrift HLNKA12, was ebenso in Bezug auf die HLNKA10 in Verbindung mit dem Fachwissen und eventuell mit HLNKA13 gelte. Auch die Gegenstände der abhängigen Ansprüche seien nicht patentfähig.
66
Die Hilfsanträge enthielten unzulässige Verallgemeinerungen und ihre Gegenstände seien nahegelegt, insbesondere ausgehend von der Druckschrift HLNKA12 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen etwa gemäß der Druckschriften HLNKA 29, HLNKA24, HLNKA26 oder auch durch Kombinationen von HLNKA8, 9, 10 und 11 mit HLNKA30, 31 und 32.
67
Die Klägerin stellt den Antrag,
68
das europäische Patent 0 995 221 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.
69
Die Beklagte stellt den Antrag,
70
das europäische Patent 0 995 221 unter Klageabweisung im Übrigen mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland insoweit für nichtig zu erklären als seine Ansprüche über die Fassung des Hauptantrags vom 27. Mai 2016, hilfsweise über die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 5 vom 29. Juni 2017, in dieser Reihenfolge, hinausgehen.
71
Sie erklärt, dass sie die Ansprüche gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen jeweils als geschlossene Anspruchssätze sieht, die sie jeweils in ihrer Gesamtheit beanspruche.
72
Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin in allen wesentlichen Punkten entgegen. Sie ist der Ansicht, das Prioritätsrecht des Streitpatents sei wirksam in Anspruch genommen, da die prioritätsbegründende Anmeldung an die damalige Anmelderin der internationalen bzw. europäischen Anmeldung des Streitpatents wirksam am 29. Oktober 1997 übertragen worden sei, weil sie nicht von der vorherigen Übertragung der Rechte durch die Indiana University Foundation (IUF) auf das Advanced Research & Technology Institute (ARTI) vom 30. Juni 1997 umfasst gewesen sei.
73
Die Patentfähigkeit der Verfahren und Vorrichtungen nach Hauptantrag und Hilfsanträgen sei gegeben. Hierzu vertritt sie die Auffassung, dass die Gegenstände der mit Hauptantrag verteidigten unabhängigen Ansprüche 1 und 3 hinsichtlich der vorgelegten Druckschriften HLNKA8 bis HLNKA11 neu seien und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.
74
Die Entgegenhaltungen HLNKA8 und HLNKA9 offenbarten keine Erzeugung von Ionen aus biologischen Proben, keine Erzeugung solcher Ionen durch Elektrosprayionisierung und keine Verwendung einer Ionenfalle. Die Druckschrift HLNKA10 sei nach dem angegebenen Prioritätsdatum des Streitpatents veröffentlicht worden und enthielte keine konkreten Angaben betreffend die Lehre des Streitpatents. Die Druckschrift HLNKA11 offenbare weder eine rechtwinkelige Achsenanordnung noch eine Ionenfalle und beziehe sich auch nicht auf die Analyse von Biomolekülen.
75
Desweiteren beruhe die Lehre des Streitpatents auch auf erfinderischer Tätigkeit, denn keine der zu berücksichtigenden Entgegenhaltungen beschreibe die Analyse von Biomolekülen mittels Vorrichtungen mit Ionenfallen stromauf des Ionenmobilitätsstroms und gebe eine Veranlassung, zur Lehre des Streitpatents zu kommen. Vielmehr weise der Stand der Technik in eine gänzlich andere Richtung. So enthielten die HLNKA12 und deren Figur 29 eine zum Streitpatent alternative Lösung. Die Entgegenhaltung HLNKA12 lege nicht nahe, dass der dort verwendete Stabsatz als IMS oder Driftrohr fungiere und dass Ionenpakete zeitlich getrennt würden. Im Eingangsquadrupol finde keine Ionentrennung statt.
76
Jedenfalls unterscheide sich das Streitpatent im Umfang seiner zulässigen beschränkten Verteidigung gemäß den Hilfsanträgen so deutlich vom Stand der Technik, dass es weder neuheitsschädlich getroffen noch dem Fachmann nahegelegt sei.
77
Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Beklagte folgende Dokumente vorgelegt:
78
W2 Übertragungserklärung betreffend das Streitpatent;
79
W3 Eiceman, G. A.; Karpas, Z.; Hill, H. H., Jr, Ion Mobility Spectrometry, Third Edition, CRC Press, 2014, Kap. 5 und 9;
80
W5 Eingabe der Patentinhaberin vom 23. Oktober 2006 aus dem Prüfungsverfahren,
81
W6 Urteil des United States Court of Appeals for the Federal Circuit in der Sache Abraxis vs. Navinta.
82
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
