Aktenzeichen 5 Ni 57/16 (EP)
Tenor
In der Patentnichtigkeitssache
…
…
betreffend das europäische Patent 2 323 333
(DE 697 40 772)
hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 7. November 2018 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die Richterin Martens und die Richter Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer, Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny und Dipl.-Phys. Univ. Bieringer
für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent EP 2 323 333 wird im Umfang der Ansprüche 1, 37 und 38, soweit letztere auf Anspruch 1 rückbezogen sind, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
II. Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten der Nebenintervenientinnen trägt die Beklagte.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
1
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 2 323 333 (Streitpatent), das am 8. Mai 2017 durch Ablauf seiner Schutzdauer erloschen ist. Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 697 40 772.1 geführte Streitpatent wurde auf die europäische Patentanmeldung Nr. 10011530.2 („Streitpatentanmeldung“) erteilt, die eine Teilanmeldung aus der europäischen Patentanmeldung Nr. 05075844.0 („Mutteranmeldung“), veröffentlicht als EP 1 582 991 A2, ist, welche wiederum selbst eine Teilanmeldung aus der europäischen Patentanmeldung Nr. 97924648.5 („Großmutteranmeldung“, veröffentlicht als WO 97/42582 A1) darstellt. Das Streitpatent nimmt die Priorität der US-amerikanischen Anmeldung 644072 vom 9. Mai 1996 in Anspruch und trägt die Bezeichnung „Multicasting method and apparatus“. Es umfasst 38 Patentansprüche, von denen mit der Nichtigkeitsklage die nebengeordneten Ansprüche 1, 37 und 38, letztere soweit sie auf Anspruch 1 zurückbezogen sind, angegriffen werden.
2
Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 37 und 38 haben nach der Streitpatentschrift (EP 2 323 333 B1) folgenden Wortlaut:
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
3
In deutscher Übersetzung nach der Streitpatentschrift lauten sie:
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
4
der Patentinhaberin wegen Verletzung des Streitpatents im Umfang der Patentansprüche 1, 37 und 38, soweit letztere auf Anspruch 1 rückbezogen sind, in Anspruch genommen wird (vgl. Landgericht Mannheim, Az.: 7 O 104/16), geltend, das Streitpatent sei insoweit für nichtig zu erklären, da die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 (1) Ziffer 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 (1) lit. a) und der unzulässigen Erweiterung gemäß Art. II § 6 (1) Ziffer 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 (1) lit. c) EPÜ vorlägen.
5
Ihren Vortrag zu den Nichtigkeitsgründen stützt die Klägerin auf folgende Dokumente:
6
NK6 Vergleich der Ansprüche des Streitpatents mit denen der Streitpatent-Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, 20 S.
7
NK7 Unterlagen aus der EPA-Akte EP10011531 (Streitpatent) als Eingabe vom 29/09/2010 16:30, 72 S.
8
NK8Unterlagen aus der EPA-„Mutter“-Akte zum Streitpatent, EP05075844, als Eingabe vom 11.04.2005, 57 S.
9
D1 WO 95 / 15658 A1
10
D2 WO 92 / 12599 A1
11
D3 EP 0 178 809 B1
12
D4 US 4 258 386 A
13
D5 US 4 630 108 A
14
D6 WO 94 / 14 280 A1
15
D7 WO 95 / 34 169 A1
16
D8 WO 94 / 14 281 A1
17
D9 US 5,408,649 A
18
D10 US 4,763,317 A
19
D11 EP 0 384 339 B1
20
E1 ALMEROTH, K.C. & AMMAR, M.H.: Characterization of MBone Session Dynamics: Developing and Applying a Measurement Tool. In: Technical Report GIT-CC-95-22. Georgia Tech, 22 S.
21
E2 SAVETZ, K. et al.: MBONE: Multicasting Tomorrow’s Internet. 1996, Foster City: IDG Books Worldwide, Deckseiten & Inhaltsverzeichnis (S. I – XX), S. 1-235, Nachspann (14 S.), ISBN 1-56884-723-8
22
E3 WAYBACKMACHINE: College of Computing Technical Reports [Portalaufruf der Seite http://www.cc.gatech.edu/tech_reports/ am 13.07.2016], 1 S.
23
E4 WAYBACKMACHINE: College of Computing Publications [Portalaufruf der Seite http://www.cc.gatech.edu/pubs.html am 13.07.2016], 1 S.
24
E5 ALMEROTH, K.C. & AMMAR, M.H.: Collecting and Modeling the Join/Leave Behavior of Multicast Group Members in the MBone. In: Proc HPDC-5 ’96 S. 209 – 216
25
E6 LITTLE, T.D.C. & VENTAKESH, D.: Client Server Metadata Management for the Delivery of Movies in a Video-On-Demand System. In: Proceedings, First International Workshop on Services in Distributed and Networked Environments, 1994, IEEE 1994, S. 11 – 18
26
E6 Publikationsnachweis für die Druckschrift E6 durch Aufruf der Seite URL: ieee.org mit Publikationsdaten, 1 S.
27
E7 LITTLE, T.D.C. & VENTAKESH, D.: Prospects for Interactive Video-on-Demand. In: IEEE MultiMedia Volume 1 , Issue 3. 1994 (15 February 1994), Seiten 14-24
28
E7‘ Publikationsnachweis für die Druckschrift E7 durch Aufruf der Seite URL: ieee.org mit Publikationsdaten, 2 S.
29
E8 ALMEROTH, K.C. & AMMAR, M.H.: On the Performance of a Multicast Delivery Video-On-Demand Service with Discontinuous VCR Actions. S. 1631 – 1635 .
30
E8‘ Publikationsnachweis für die Druckschrift E8 durch Inhaltsverzeichnis der zugrunde zulegenden Tagung 1995 IEEE International Conference on Communications, S. II – XXVIII
31
E9 Progressive Networks, Inc.: RealAudio Server. Administrator’s Guide. Release 2.0, veröffentlicht spätestens im ersten Quartal 1996, 100 S.
32
E9a BLACK, J.G.: Affidavit. 4 S.
33
E9b NASH, K.S.: Blasting out the intranet sound. In: Computerworld vom 1. April 1996, Seiten 1-3, 28, [URL: https://books.google.de/books? id=coaLiFd-Ha4C&printsec=frontcover&hl=de&source=qbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepaqe&q&f=false; heruntergeladen am 20. März 2017]
34
E9c JOHNSTON, M. & KOTHA, S.: RealNetworks. University of Washington, in revidierter Form vom 18. Februar 1998 [URL: http://faculty.washington. edu/skotha/ website/cases%20pdf/realnetworks.pdf heruntergeladen am 20. März 2017]
35
E9a1 bis E9a6 sowie E9d bis E9f
36
Ergänzende Unterlagen zur Stützung der Vorveröffentlichung (als Anlagen zum Schriftsatz vom 15.08.2018).
37
E10 NELSON M.N. & LINTON, M.: A Highly Available, Scalable ITV System. In: SIGOPS Oper. Syst. Rev., 29 (5), Dezember 1995, S. 54-67
38
E11 DIAS, D.M. et al.: A scalable and highly available web server. In: COMPCON ’96. Technologies for the Information Superhighway Digest of Papers, 41st IEEE Computer Society International Conference, Santa Clara, CA, USA, Febr. 25-28 1996, S. 85-92
39
E12 CHEN, Z. et al: Real-Time Video and Audio in the World Wide Web. In: Proc. 4th Int’l World Wide Web Conference, November 1995, S. 333-348
40
Mit Schriftsatz vom 20. Juli 2018 bzw. 8. Oktober 2018 haben die beiden Nebenintervenientinnen ihren Beitritt zum Nichtigkeitsverfahren auf Seiten der Klägerin erklärt und hierzu das Zwischenurteil des LG Mannheim vom 18. August 2017 (Az.: 7 O 104/16, vgl. Bl. 456 GA) über den streitigen Beitritt zum Verletzungsverfahren auf Seiten der dortigen Beklagten vorgelegt.
41
Die Klägerin beantragt,
42
das europäische Patent 2 323 333 im Umfang der Ansprüche 1, 37, soweit dieser auf Patentanspruch 1 rückbezogen ist, und 38, soweit dieser auf Patentanspruch 1 rückbezogen ist, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig zu erklären.
43
Die Beklagte beantragt,
44
die Klage abzuweisen,
45
hilfsweise nach Maßgabe einer der als Anlagen HA1 bis HA7 mit Schriftsatz vom 27. August 2018 überreichten Hilfsanträge 1 bis 7, in dieser Reihenfolge.
46
Zusätzlich beantragt die Beklagte,
47
die Zurückweisung der Nebeninterventionen einschließlich der Kostenauferlegung zu Lasten der Nebenintervenientinnen.
48
Die Klägerin hält die Nichtigkeitsklage auch gegenüber den Fassungen nach den Hilfsanträgen aufrecht.
49
Wegen der Fassung der Ansprüche 1, 37 und 38 nach den Hilfsanträgen wird auf die Anlagen HA1 bis HA7 zum Schriftsatz vom 27. August 2018 Bezug genommen.
50
Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin und deren Nebenintervenientinnen in allen Punkten entgegen. Der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber den Ursprungsunterlagen nicht unzulässig erweitert. Auch sei er patentfähig, denn aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik sei er weder vorbekannt noch durch eine der Entgegenhaltungen nahegelegt. Jedenfalls in einer der verteidigten Fassungen habe das Streitpatent daher Bestand.
51
Die Beklagte beruft sich im Streit um die Vorveröffentlichung der Druckschrift E9 auf das Dokument
52
NB1 Progressive Networks. Inc.: RealAudio® Server Administration and Content Creation Guide Version 3.0. 1996, 13 S.
53
Der Senat hat den Parteien mit einem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom 16. Juli 2018 die Gesichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sind.
54
Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf das Sitzungsprotokoll vom 7. November 2018 sowie auf die gewechselten Schriftsätze verwiesen.
