IT- und Medienrecht

Wortmarke, Kaufvertrag, Markenanmeldung, Marke, Eintragung, Zeichen, Werbung, Beschwerde, Unterlassungsanspruch, Behinderung, Sperrwirkung, Anlage, Verwechslungsgefahr, Auskunft, Bundesrepublik Deutschland, Gegenstand des Unternehmens, verbundene Unternehmen

Aktenzeichen  33 O 14670/19

21.9.2021
Rechtsgebiet:
Gerichtsart:
LG
Gerichtsort:
München I
Rechtsweg:
Ordentliche Gerichtsbarkeit
Normen:

 

Leitsatz

Tenor

I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Auf die Widerklage der Beklagten zu 1) hin wird die Klägerin verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, letztere zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer, zu unterlassen, ohne Zustimmung der Beklagten zu 1) im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland die Zeichen
„GL“
und/oder
„GR“
auf Funkfemsteuerungen, elektronischen Steuergeräten oder daraus bestehenden Anlagen anzubringen, anbringen zu lassen, unter diesen Zeichen in der Bundesrepublik Deutschland Funkfemsteuerungen, elektronische Steuergeräte oder daraus bestehende Anlagen anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, anbieten zu lassen, in den Verkehr bringen zu lassen, herzustellen, herstellen zu lassen, einzuführen, einführen zu lassen, auszuführen, ausführen zu lassen und/oder diese Zeichen in der Bundesrepublik Deutschland in Geschäftspapieren oder in der Werbung für Funkfemsteuerungen, elektronische Steuergeräte oder daraus bestehende Anlagen zu benutzen und/oder benutzen zu lassen.
III. Es wird festgestellt, dass die Klägerin der Beklagten zu 1) zum Ersatz aller Schäden verpflichtet ist, die der Beklagten zu 1) ab 13.08.2020 durch die unter Ziffer II. genannten Handlungen entstanden sind und zukünftig entstehen werden.
IV. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten zu 1) schriftlich Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die in Ziffer II. genannten Handlungen ab 13.08.2020 begangen hat, durch Vorlage eines verbindlich unterzeichneten Verzeichnisses, das Angaben und Belege zu enthalten hat über:
1. Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise und gewerbliche Abnehmer sowie den erzielten Umsatz;
2. Angebotsmengen, Angebotszeiten, Angebotspreise und Angebotsempfänger;
3. die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und den erzielten Gewinn;
4. die betriebene Werbung, insbesondere unter Angaben der Werbemedien, der Auflagenhöhe von Werbeprospekten und der für die Werbung aufgewandten Kosten;
5. Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren;
6. Namen und Anschrift der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren.
V. Die Klägerin wird verurteilt, die nach Ziffer II. gekennzeichneten Waren und Werbematerialien gegenüber gewerblichen Abnehmern zurückzurufen.
VI. Die Klägerin wird verurteilt, die nach Ziffer II. gekennzeichneten Waren und Werbematerialien zu vernichten.
VII. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
VIII. Das Urteil ist in Ziffer II. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,- Euro, und in Ziffern IV., V. und VI. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 100.000,- Euro vorläufig vollstreckbar. In Ziffer VII. ist das Urteil vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % der zu vollstreckenden Kosten.

Gründe

A. Die zulässige Klage ist nicht begründet.
I. Das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin ist nicht durch Geschäftsaufgabe entfallen. Die von den Beklagten zu 1) und 2) behauptete Geschäftsaufgabe wurde von der Klägerin bestritten, und das Rechtsschutzbedürfnis fehlt nur bei objektiv sinnlosen Klagen, das heißt, wenn der Kläger kein schutzwürdiges Interesse an dem begehrten Urteil haben kann, was nur unter ganz besonderen Umständen bejaht werden kann (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 33. Auflage, Vor § 253 Rdnr. 18) und hier – schon mit Blick auf die Widerklage der Beklagten zu 1) gegen die Klägerin – ersichtlich nicht der Fall ist.
II. Der Klägerin stehen die mit ihrer Klage geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung nicht zu, denn sie hat die Klagemarken bösgläubig angemeldet.
1. Die Klägerin ist als Inhaberin der deutschen Marke Nr. 30 2015 048 364„GL“, angemeldet am 03.08.2015 und eingetragen am 28.09.2015, sowie der deutschen Marke Nr. 30 2015 048 365 „GR“, angemeldet am 03.08.2015 und eingetragen am 11.01.2016, beide Marken jeweils für „hydraulische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen“ (Klasse 7) und „elektrische, elektronische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen; Funkfemsteuerungen; drahtlose Steuerungen; Kabelsteuerungen; pneumatische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen“ (Klasse 9) (vgl. Registerauszüge, Anlagen K 1 und K 2) aktivlegitimiert.
2. Die Beklagten zu 1) und 2) bieten u.a. in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere auf der Webseite unter www.hetronic.com, unter den Zeichen „GL“ und „GR“ Funkfemsteuerungen an und benutzen damit die mit den Klagemarken identischen Zeichen „GL“ und „GR“ für identische Waren ohne Zustimmung der Klägerin markenmäßig im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Internetausdrucke, Anlagen K 4 und K 5). Doppelidentität im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist mithin gegeben und eine die Wiederholungsgefahr ausräumende strafbewehrte Unterlassungserklärung haben die Beklagten zu 1) und 2) nicht abgegeben, so dass ein entsprechender Unterlassungsanspruch der Klägerin gegen die Beklagten zu 1) und 2) aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG im Grundsatz besteht.
3. Die Beklagten zu 1) und 2) können indessen der Klägerin gegen den geltend gemachten Anspruch die Bösgläubigkeit der Klägerin bei der Markenanmeldung als Einrede gem. § 242 BGB i.V.m. §§ 3, 4 Nr. 4 UWG (vgl. BGH GRUR 2015, 1214 – Goldbären) mit der Folge entgegenhalten, dass die Klägerin an der Durchsetzung des an sich bestehenden Unterlassungsanspruchs aus ihren Klagemarken gehindert ist.
Im Einzelnen:
a. Die bösgläubige Anmeldung einer Marke zu Zwecken des Wettbewerbskampfes kann sich als gezielte Behinderung i.S.v. § 4 Nr. 4 UWG darstellen. Dies ist dann der Fall, wenn der Anmelder die mit der Eintragung einer Marke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (st. Rspr., vgl. nur BGH GRUR 2001, 242 – Classe E). So verhält es sich im vorliegenden Fall.
aa. Von einer bösgläubigen Markenanmeldung ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (vgl. BGH GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000), wobei der Anmelder nicht schon deshalb unlauter handelt, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. BGH GRUR 2005, 581 – The Colour of Elegance; BGH GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000). Vielmehr ist von einer Unlauterkeit des Handelns erst dann auszugehen, wenn beim Anmelder besondere Umstände vorliegen (vgl. BGH GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; BGH GRUR 2005, 581 – The Colour of Elegance).
Solche Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder gleichartige Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen eintragen lässt (vgl. BGH GRUR 2010, 1034 – LIMES LOGISTIK; BGH GRUR 2004, 790 – Gegenabmahnung; BGH GRUR 2005, 414 – Russisches Schaumgebäck; BGH GRUR 2003, 428 – BIG BERTHA; BGH GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu).
Das wettbewerblich Unlautere (§§ 3, 4 Nr. 4 UWG) liegt in derartigen Fällen darin, dass ein Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (st. Rspr., vgl. etwa BGH GRUR 2004, 790 – Gegenabmahnung; BGH GRUR 2005, 581 – The Colour of Elegance; BGH GRUR 2003, 428 – BIG BERTHA; BGH GRUR 2005, 414 – Russisches Schaumgebäck; BGH GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000).
bb. Der Begriff der Bösgläubigkeit ist dabei umfassend unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu beurteilen. Maßgeblich ist die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung, die anhand der objektiven Umstände zu bestimmen ist.
Ausreichend ist insoweit, dass diese Absicht das wesentliche Motiv war, sie muss nicht das einzige Motiv gewesen sein (vgl. BGH GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; BGH GRUR 2005, 581 – The Colour of Elegance).
b. Hier liegt der Fall so, dass die Klägerin im Jahr 2015 die Klagemarken zur Anmeldung gebracht hat, um die Beklagten zu 1) und 2) unter Ausnutzung der Sperrwirkung der Marken an einem weiteren Marktauftritt im Segment Funkfernsteuerungen unter den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ in Deutschland zu hindern. Dies ergibt sich aus Folgendem:
Die Beklagte zu 1) bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen hatten an den (Baureihen-)Bezeichnungen „GL“ und „GR“, die sie über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren für professionelle Steuerungsgeräte zur Fernsteuerung industrieller Maschinen nutzten, vor der Eintragung der Klagemarken durch die Klägerin einen schützenswerten Besitzstand erworben (aa.), was die Klägerin zum Zeitpunkt der Eintragung wusste (bb.). Sie handelte überdies in Behinderungsabsicht (cc.).
aa. Der ursprünglich der H. S. GmbH zustehende Besitzstand bestehend u.a. aus den Rechten an den vorbenutzten (Baureihen-)Bezeichnungen „GL“ und „GR“ – bei denen bereits zweifelhaft ist, ob es sich überhaupt um sachliche Markenrechte im engeren Sinne etwa in Gestalt von Benutzungsmarken gehandelt hat – ist im Jahr 2000 im Zuge der Verlegung der H.-Gruppe in die Vereinigten Staaten auf die seinerzeitige H. I., Inc. und schließlich auf deren Rechtsnachfolgerinnen übertragen worden.
Der Klägerin und ihren Rechtsvorgängem war die Verwendung dieser Bezeichnungen im Rahmen von Vertriebsverträgen lediglich gestattet gewesen.
Nachdem die streitgegenständlichen Bezeichnungen in keinem der von den Parteien jeweils für ihre Vorberechtigung an den Zeichen vorgelegten Dokumente erwähnt worden sind, was als solches auch keine Voraussetzung für eine wirksame Inhaberschaft/Übertragung etwaig entstandener Zeichenrechte bzw. eines entsprechenden Besitzstandes an (nur) vorbenutzten Zeichen ist, ergibt sich der schützenswerte Besitzstand der Beklagten zu 1) aus einer Gesamtschau folgender Erwägungen:
(1) Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass die Waren der Hetronic Gruppe, und auch solche mit den streitgegenständlichen Bezeichnungen „GL“ und „GR“ versehene, seit den 1990er Jahren unter der Wortmarke H. vertrieben wurden, deren Inhaberin mittlerweile die Beklagte zu 1) ist (vgl. Registerauszug, Anlage B 24), während „GL“ und „GR“ seit den frühen 1990er Jahren zwei Produktlinien von Funkfemsteuerungen für Krane, Maschinen und Industriefahrzeuge bezeichneten (vgl. Benutzungsunterlagen, Anlagen K 4, K 21, K 22, B 7).
(2) Der Klägerin (und ihren Rechtsvorgängerinnen) war als nichtexklusivem Vertriebspartner der H. I., Inc. das Recht eingeräumt worden, die Produkte dieser Produktlinie zusammenzubauen, zu vertreiben und zu warten.
(a) Dies ergibt sich aus den Montage- und Vertriebsverträgen, namentlich dem Distribution & Assembling Partner Agreement zwischen H. D. GmhH und H. I., Inc. von 2008 (Anlage B 2), dem Distribution & Assembling Partner Agreement zwischen H. D. GmbH und M. H. I., Inc. von 2008 (Anlage B 5) sowie dem Distribution & Assembling Partner Agreement zwischen H. G. GmbH und H. I., Inc. von 2010 (Anlage B 6).
Den Rechtsvorgängerinnen der Klägerin wurden darin explizit das „Recht zum Vertrieb“ und das „Recht zum Zusammenbau“ unter strengen Vorgaben, vgl. jeweils §§ 6 und 7 der Vertriebs- und Montageverträge, eingeräumt, und zwar von Funkfernsteuerungen mit Komponenten, die ausschließlich von der H. I., Inc. bzw. der M. H-I., Inc. (gemäß Vertrag „referred to as „H.“ or „H. I.“) geliefert und genehmigt wurden.
Eine derartige Vereinbarung mit für die Klägerin streng festgelegten Grenzen ihrer Rechte und Kompetenzen macht nur dann Sinn, wenn ihr gerade keine originären Rechte am geistigen Eigentum in Bezug auf die Fernsteuerungen, namentlich auch den für sie gebrauchten Bezeichnungen, zugestanden haben.
Dass, wie die Klägerin vorträgt, die Verträge – und die darin normierten engen Grenzen für sie – sich nur auf Funkfernsteuerungen unter der Bezeichnung „H.“ bezogen hätten und damit insoweit keine Aussage für die Funkfernsteuerungen mit den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ getroffen werden konnte und sollte, kann ausgeschlossen werden, da die Geräte in aller Regel mit der Marke H. und der Baureihenbezeichnung versehen waren (vgl. Anlagen K 4, K 21, K 22, B 7).
(b) Dass die Klägerin (und ihre Rechtsvorgängerinnen) in Deutschland keine Alleinvertriebshändler für die Waren der H.-Gruppe waren, ihr Vertrieb also nicht exklusiv war, ergibt sich aus § 3 Ziffer 3.6 Abs. 1 und 2 des Vertriebs- und Montagepartnervertrags vom 25.08.2008 (vgl. Vertrag, Anlage B 2), sowie ebendort im Vertrag vom 30.09.2008 (Anlage B 5) und ebendort im Vertrag von März/April 2010 (vgl. Anlage B 6).
Darin hat sich die damalige H. I., Inc. bzw. die M. H-I., Inc. das Recht vorbehalten, neben den jeweiligen Vertragspartnern Produkte direkt an Abnehmer, und zwar entschädigungslos, zu veräußern. Außerdem behielt sie sich in § 3 Ziffer 3.7. der vorgenannten Verträge das Recht vor, einige Kunden aus dem Vertragsgebiet auszuschließen.
(c) Ein exklusives Vertriebsrecht der Klägerin ergibt sich – entgegen ihrer Behauptung – auch nicht aus den von der Klägerin insoweit vorgelegten Anlagen K 18 – K 27. Diese belegen allein die Umsetzung des Vertriebs durch die Klägerin in Deutschland. Eine Exklusivität kann daraus nicht abgeleitet werden.
(d) Auch den von der Klägerin vorgelegten Lizenzverträgen, undatiert bzw. aus 2010 (vgl. Lizenzverträge, Anlagen K 32 und K 33), ist zu entnehmen, dass der Klägerin bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen keine (exklusiven) eigenen Rechte an den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ zugestanden haben können. Denn ein Abschluss der vorgelegten Lizenzverträge macht keinen Sinn, wenn die Klägerin ohnehin Rechtsinhaberin gewesen wäre.
(e) Dass die Baureihenbezeichnungen „GL“ und „GR“ weltweit von allen Teilen der H. Unternehmensgruppe genutzt wurden, ohne dass eine Ableitung entsprechender Rechte von der Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerinnen erfolgt ist, zeigt im Übrigen einmal mehr, dass bei diesen keine Rechte an diesen Bezeichnungen lagen. Hingegen hatten die Beklagte zu 1) bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen Lizenzen in Bezug auf die streitgegenständlichen Funkfemsteuerungen an Vertriebs- und Montagepartner vergeben (vgl. Verträge, Anlagen B 2, B 5, B 6, K 32 und K 33).
(3) Auch aus dem R&D Vertrag vom 18.07.2000 (Anlage K 16) lassen sich keine exklusiven Rechte der Klägerin an den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ ableiten.
Die Ziffer 4. des Vertrages ist eine auf die Zukunft gerichtete Vereinbarung, die nichts über eine etwaige Rechteübertragung in Bezug auf bereits bestehende Bezeichnungen „GL“ und „GR“ oder einen hieran begründeten Besitzstand aussagt. Soweit auf beim „Developer“ bereits bestehende Immaterialgüter abgestellt wurde, wurde darin klargestellt, dass diese beim „Developer“ verbleiben, was als solches – nicht zuletzt da es sich um einen „R&D-Vertrag“ und nicht um einen „Asset Deal“ handelt – eine allenfalls deklaratorische Feststellung ist.
Darüber hinaus sind in dem besagten Vertrag die H. Malta Ltd. und die H. USA auf gleicher Ebene wie die H. S. GmbH gemeinsam als „Developer“ Vertragspartner der H. I., Inc. als „Contractor“, was einen Bestand bei oder eine exklusive Übertragung der streitgegenständlichen Rechte bzw. einen hieran bestehenden Besitzstand an die Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerinnen allein zwingend ausschließt.
(4) Dass erst im Jahr 2006 ein schriftlicher Markenkaufvertrag/Übertragungsvertrag zwischen der H. S. GmbH und der H. I., Inc. betreffend die Rechte an der Marke H. (vgl. Anlage K 31) geschlossen worden ist, steht nicht im Widerspruch zu einer Veräußerung aller Rechte bereits im Jahr 2000 an die H. I., Inc.
Denn eine schriftliche Fixierung dieses bereits stattgefundenen Übergangs erklärt sich mit dem Bedürfnis an der Existenz schriftlicher Unterlagen für eine Umschreibung der Marke auf den (tatsächlichen) Inhaber, insbesondere auch mit Blick auf die nachfolgende umfassende Veräußerung der H. I., Inc. an die M. E., Inc. (ASPA 2008), die schließlich auch wenige Monate später erfolgt ist (vgl. Registerauszug, Anlage B 24).
(5) Die im ASPA von 2008 (Anlage B 3) veräußerten Vermögensgegenstände umfassten alle Rechte des geistigen Eigentums einschließlich aller Eigentumsrechte an den von den Verkäufern entwickelten, produzierten und verkauften Funkfemsteuerungen.
Dass das Montage- und Vertriebsgeschäft der H. D. GmbH von der Veräußerung ausgenommen war, ändert dabei nichts an der Rechteübertragung von der H. I., Inc. auf die M. E., Inc., denn die Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 1) hat mit dem ASPA alle Vermögensgegenstände, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Unternehmens notwendig waren (vgl. Ziffer 1.), so auch gem. Ziffer 1. 1. i.V.m. Ziffer 1.1.5 des ASPA „Intellectual Property und Proprietary Rights“ übertragen, mithin, wie belegt, die Rechte an der Marke H. und damit denklogisch auch an den für die Funkfemsteuerungen gebrauchten weiteren Bezeichnungen wie u.a. „GL“ und „GR“, die bereits seit dem Jahr 2000 bei der Verkäuferin lagen (s.o.).
Aus Ziffer 5. 19. 2 des ASPA ergibt sich zudem, dass die Vertragsparteien davon ausgingen, dass niemandem andere Rechte in Bezug auf das Geistige Eigentum zustehen, das von den Verkäufern (im Sinne des ASPA) hergestellt oder verkauft wurde.
(6) Der Verkauf der H. D. GmbH an die H. G. GmbH im Jahr 2010 (Anlage K 13), in dem explizit „immaterielle Vermögensgegenstände“ veräußert wurden, belegt auf der anderen Seite keine Besitzstandsübertragung oder einen Rechteerwerb an den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ auf Seiten der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerinnen. Die Bezeichnungen sind nicht nur nicht namentlich benannt, sie hätten auch nur verkauft werden können, wenn entsprechende Rechte an diesen beim Veräußerer tatsächlich bestanden hätten, was nach dem oben Gesagten nicht der Fall gewesen ist.
(7) Insoweit schlüssig ergibt sich dies auch aus dem Mitarbeiterunterrichtungsschreiben vom 26.04.2010 (Anlage B 11), das der seinerzeitige Geschäftsführer der Rechtsvorgängerin der Klägerin an die Mitarbeiter von H. G. GmbH verfasst hat. Inhalt dieses Schreiben ist die Information, dass die „M. H-I., Inc.“ als Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 1) alle Rechte an H.-Produkten und H.-Ersatzteilen innehat und Lizenzgeberin für die H. G. GmbH ist.
Es muss davon ausgegangen werden, dass in diesem Schreiben die zu diesem Zeitpunkt im Unternehmen vorherrschende Rechtsauffassung wiedergegeben wird. Der Beweiswert ist als hoch anzusehen, nachdem es sich um ein nach § 613a Abs. 5 BGB gesetzlich vorgesehenes Schreiben handelt.
(8) Dass – andersherum – ein entsprechender Besitzstand bei der Klägerin verblieben ist und die M. E., Inc. bzw. die Beklagte zu 1) allein eine Leitungs- und Steuerungsfunktion in der H. Gruppe ohne entsprechende Rechte an den weltweit genutzten Zeichen innegehabt haben sollte, konnte die Klägerin nicht zur Überzeugung der Kammer dartun.
Das Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1) und ihren Rechtsvorgängerinnen stellt sich in der obigen Gesamtschau der Umstände als Vertriebspartnerschaft dar, in der die Klägerin als Vertriebspartnerin berechtigt war, die Marken H. und die weiteren Baureihenbezeichnungen für Funkfernsteuerungen – bis zur außerordentlichen Kündigung im Jahr 2014 – zu nutzen.
(9) Schließlich ist der Beklagten zu 1) auch der Besitzstand, der bei ihren Rechtsvorgängerinnen entstanden ist, zuzurechnen (vgl. BPatG, Beschluss vom 01.02.2010 – 27 W (pat) 87/09, BeckRS 2010, 10291 – Krystallpalast; BPatG, Beschluss vom 21.08.2009 – 28 W (pat) 113/08, BeckRS 2009, 23959 – Petlas).
bb. Der Klägerin war als vormaliger Vertriebspartnerin der Beklagten zu 1) zum Zeitpunkt der Anmeldung der Zeichen „GL“ und „GR“ am 03.08.2015 bekannt, dass die betreffenden Bezeichnungen „GL“ und „GR“ für dieselben Waren über einen Zeitraum von 20 Jahren von der Beklagten zu 1) und ihren Rechtsvorgängerinnen benutzt worden waren. Die Kenntnis der Rechtsvorgängerin der Klägerin vom Übergang der Rechte auf die Rechtsvorgängerinnen der Beklagten zu 1), wie sie im Mitarbeiterunterrichtungsschreiben (Anlage B 11) niedergelegt war, muss sie sich zurechnen lassen (vgl. BGH NJW 1990, 2808; NJW-RR 1990, 343).
Ebenso hat die Klägerin gewusst, bzw. muss sich dieses Wissen zurechnen lassen, dass die Rechte an der deutschen Marke H. nicht mehr bei ihr bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen lagen, so dass auch eine von der Klägerin vorgetragene Annahme, das Stammgeschäft der H. Gruppe sei, so wie u.a. gegenüber Vertriebspartnem im Unterrichtungsschreiben in der Anlage B 19 beschrieben, bei ihr in Deutschland verblieben, nicht begründbar erscheint.
Ihr war auch bekannt, dass sie nach der Kündigung des Lizenzvertrages und des Vertriebs- und Montagevertrages am 06.06.2014 nicht mehr zur Nutzung des von der Beklagten zu 1) überlassenen geistigen Eigentums berechtigt war (Schreiben, Anlage K 34). Denn seit dem Ende der vertraglichen Beziehungen im Jahr 2014 befinden sich die Parteien unstreitig in diversen rechtlichen Auseinandersetzungen. Unter anderem strengte die Beklage zu 1) am 20.06.2014 ein Verfahren vor dem United Staat District Court for the District of Oklahoma, USA, an (Case NO. .) an, welches u.a. die rechtswidrige Nachahmung ihrer Produkte zum Gegenstand hatte und um Ansprüche wegen Markenverletzungen erweitert wurde, und sie selbst stellte im Juli 2015 einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit (Anlage B 10) hinsichtlich der von der Beklagten zu 1) eingetragenen Marke . vor dem EUIPO (Verfahrensnummer .), in dem sie u.a. wie auch in diesem Verfahren den Vertriebs- und Montagepartnervertrag vom 02.04.2010 (im hiesigen Verfahren Anlage B 6) vorlegte; von dem darin vereinbarten Wettbewerbsverbot hatte sie somit Kenntnis. Sie trug selbst darin vor, dass die Parteien als Partner zusammengearbeitet hätten. Auch die langjährigen vertraglichen (Vertriebs- und Montage-) Beziehungen zwischen den Parteien waren ihr bekannt, denn auf diese wiesen ihre Rechtsvorgängerinnen sowohl ihre Kunden (vgl. Anschreiben, Anlage B 19) als auch ihre Mitarbeiter (vgl. Mitarbeiterunterrichtungsschreiben, Anlage B 11) hin.
Vor diesem Hintergrund konnte die Klägerin kein berechtigtes Vertrauen darin begründen, der Beklagten zu 1) stünden keine Rechte an den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ zu. Vielmehr musste ihr bewusst sein, dass die Beklagte zu 1) die Rechte an diesen Bezeichnungen nach langjähriger Praxis für sich beanspruchte. Gleichwohl erfolgte im zeitlichen Kontext der Kündigung des Vertriebsverhältnisses die Anmeldung der Zeichen „GL“ und „GR“ am 03.08.2015 (vgl. Registerauszüge, Anlagen K 1 und K 2).
cc. Die Klägerin handelte bei der Markenanmeldung in Bezug auf die streitgegenständlichen Zeichen auch in der Absicht, die Beklagte zu 1) und ihre Vertriebspartner in Deutschland an der weiteren Verwendung der Zeichen „GL“ und „GR“ zu hindern. Die erforderlichen Rückschlüsse zu diesem subjektiven Tatbestandsmerkmal werden anhand der objektiven Fallumstände bestimmt (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 – Goldhase).
(1) Von einer Behinderungsabsicht ist dann auszugehen, wenn im Rahmen einer langjährigen Vertriebsbeziehung einer der Partner das innerhalb eines Vertriebssystems genutzte Zeichen als Marke anmeldet, obwohl ihm das Zeichen und das zugehörige Produkt nach den innervertraglichen Regelungen und der gelebten Praxis nicht allein zusteht (vgl. BGH GRUR 2008, 917 – EROS). Ein eigener Benutzungswille schließt die Bösgläubigkeit nicht aus (vgl. BGH GRUR 2008, 621 – AKADEMIKS; BGH GRUR 2008, 917 – EROS). Die Behinderung des Vorbenutzers muss auch nicht der einzige Beweggrund für die Markenanmeldung sein; vielmehr kann für die Annahme einer Bösgläubigkeit ausreichen, dass diese Absicht wesentliches Motiv des Anmelders darstellt (vgl. BGH GRUR 2008, 62 – AKADEMIKS; BGH GRUR 2008, 917 – EROS).
(2) So liegt der Fall hier. Ein eigener Benutzungswille der Klägerin für die streitgegenständlichen Zeichen ist ohne weiteres durch ihren Marktauftritt belegt (vgl. Anlagen B 19 und K 27). Gleichwohl hat die Klägerin im Rahmen einer unstreitig langjährigen und auf einer über 20jährigen gemeinsamen Firmengeschichte beruhenden Vertragsbeziehung, hier konkret einer Vertriebs-, Montage- und Lizenzbeziehung (Anlagen K 16, B 2, B 5, B 6) zwischen den Parteien, die streitgegenständlichen Marken angemeldet, obwohl sie, wie bereits an anderer Stelle dargelegt (vgl. A, II, 3, b, bb) wusste, dass ihr die Rechte an den Zeichen nicht exklusiv, sondern lediglich abgeleitet zustehen, weshalb die Anmeldungen entgegen der vom DPMA in den als Anlagenkonvolut K 49 vorgelegten Beschlüssen vertretenen Auffassung auch nicht im berechtigten Eigeninteresse der Klägerin erfolgten.
Ihre Behinderungsabsicht manifestiert sich insoweit, als der Verkauf der Vermögenswerte der H. G. GmbH an die Klägerin am 01.09.2014 (Anlage K 14) – zeitlich unmittelbar nach der Kündigung vom 06.06.2014 erfolgte, so dass sich der Verdacht aufdrängt, dass die Wettbewerbsverbotsklausel (Ziffer 3. 4. des Vertriebs- und Montagepartnervertrags vom 02.04.2010, Anlage B6) hierdurch gezielt umgangen werden sollte.
Die Markenanmeldung erfolgte zudem im zeitlichen Kontext der Kündigung der Lizenz- und Montage/Vertriebsverträge, den rechtlichen Auseinandersetzungen in den USA und der Veräußerung der H. G. GmbH an die Klägerin zu 1). Auch dies ist ein Indiz dafür, dass die Klägerin jedenfalls auch beabsichtigte, durch die Markeneintragung die Beklagte zu 1) bei dem Vertrieb ihrer Produkte unter den Zeichen „GL“ und „GR“ in Deutschland zu behindern und künftig nur ihre eigenen Produkte unter dieser Bezeichnung vertreiben zu können (vgl. BGH GRUR 2008, 917 – EROS; BPatG, Beschluss vom 26.01.2017, 30 W (pat) 8/14, BeckRS 2017, 113862 – EXPODOME).
Die Klägerin hat – nach der Kündigung des Vertriebsvertrages durch die Beklagte zu 1) – die Verkehrskreise am 26.08.2014 darüber informiert, dass die H. G. GmbH ab dem 01.09.2014 die „Firmengruppe und unsere Produkte weltweit unter dem Namen „A.“ präsentiere“ (vgl. Anschreiben „Mit großen Schritten in die Zukunft“, Anlage B 19), wobei auf den Verkauf an einen amerikanischen Konzern im Jahr 2008 hingewiesen und angemerkt wurde, dass „an diesen verkauften Standorten . in letzter Zeit ein Weg eingeschlagen [wurde], der sich immer weiter von unseren Zielen entfernt“ habe. Sie erklärte darin außerdem „Selbstverständlich werden die gewohnten Produkte weiterhin bei uns gefertigt, nur ab sofort unter dem Namen .. Es wurde damit – trotz Kenntnis von Kündigung und Wettbewerbsverbot – dem Verkehr mitgeteilt, dass sie den Produktbestand der Beklagten zu 1) fortführen werde. Die Anmeldung erfolgte damit gerade auch in Kenntnis des – nunmehr – bestehenden Konkurrenzverhältnisses zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1).
Dass die Klägerin der Wertung des § 11 MarkenG zuwider handelte, stellt ein weiteres Indiz für ihre Bösgläubigkeit dar, da die Klägerin als vormalige Vertriebspartnerin der Beklagten zu 1) die Rechte an den Zeichen „GL“ und „GR“ eintragen ließ.
Mit Blick auf die weltweite Vermarktung der Funkfernsteuerungen mit den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ und den innervertraglichen Regelungen und der gelebten Praxis hätte die Klägerin die Benutzungsabsicht auch der Beklagten zu 1) kennen können und müssen (vgl. BGH GRUR 2008, 917 – EROS). Nach alledem hat die Klägerin ihre Kenntnis aller vorbenannten Umstände durch die Eintragung der Marke für sich zu ihren Gunsten ausgenutzt.
c. Die Sperrwirkung besteht insoweit, als die Beklagten zu 1) und 2) die Zeichen für Waren der Klasse 09 und 07 nutzen und insoweit Warenidentität (Klasse 09) und hinsichtlich hydraulischer Steuergeräte in Klasse 07 hochgradige Warenähnlichkeit besteht.
d. Auch die Beklagte zu 2) kann sich auf die Einrede der Bösgläubigkeit gegenüber der Klägerin berufen.
Die Beklagte zu 2) vertreibt unter der Kontrolle der Beklagten zu 1) hergestellte Funkfernsteuerungen der Reihen „GL“ und „GR“ in Deutschland (vgl. Lizenzvertrag, Anlage B 33), wobei ihr während der – aktuell bestehenden – Vertragslaufzeit für das Vertragsgebiet, hier Deutschland (vgl. Ziffer 2 des Vertrages), umfassende Berechtigungen an den Vertragsmarken und Bezeichnungen eingeräumt wurden (vgl. Ziffer 1 und Ziffer 6. des Lizenzvertrages).
Derjenige, der – wie vorliegend – vom Inhaber eines Zeichens auf Unterlassung einer mit dieser verwechslungsfähigen Bezeichnung in Anspruch genommen wird, die er selbst als Repräsentant eines Dritten für diesen benutzt, kann sich gegenüber dem Anspruchsteller – in analoger Anwendung des Rechtsgedankens des § 986 Abs. 1 BGB – auch auf einen Rechtsmissbrauchseinwand berufen, der nicht ihm selbst, sondern lediglich dem Inhaber des von ihm repräsentierten Unternehmens im Verhältnis zum Anspruchsteller erwachsen ist (nach BGH NJW-RR 1994, 1003 – Virion; siehe dazu auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, Vor §§ 14-19d Rdnr. 381). Gleiches gilt für die Einrede der Bösgläubigkeit (vgl. BGH NJW 1993, 2236 – Decker).
Dabei kann neben dem Rechtsgedanken des § 986 Abs. 1 BGB hier auch auf den Rechtsgedanken des § 30 Abs. 3 Satz 1 MarkenG abgestellt werden, nach welchem die Beklagte zu 2) mit Zustimmung des Rechtsinhabers auch klagebefugt wäre (Thiering, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 55, Rn. 32) und ohne eigenes dingliches Recht das fremde Recht im eigenen Namen geltend machen könnte (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 30 Rn. 99).
Entsprechendes muss auch in einem Fall gelten, in dem einem Lizenznehmer eine entsprechende Rechtsposition an den streitgegenständlichen Zeichen eingeräumt wurde, die er nicht aktiv als Kläger verteidigt, sondern im Rahmen einer gegen ihn gerichteten Klage – wie hier – passiv verteidigen können muss. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil es zu einem Auseinanderfallen der Rechtspositionen käme, wenn die Rechte im Lizenzgebiet in Bezug auf Lizenzgeber und Lizenznehmer einem unterschiedlichen rechtlichen Schicksal unterlägen, vorliegend der Unterlassungsanspruch zwar gegen die Lizenznehmer, nicht aber gegen den Lizenzgeber durchgesetzt werden könnte.
4. Nachdem der Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) und die Beklagte zu 2) durch die wirksam erhobene Einrede der Bösgläubigkeit nicht durchsetzbar ist, kommt es auf die rechtsvemichtende Einwendung der Verwirkung des Unterlassungsanspruchs der Klägerin gem. § 21 Abs. 4 MarkenG i.V.m. § 242 BGB nicht an.
5. Mangels Bestehens eines Unterlassungsanspruchs, stehen der Klägerin die von ihr weiter klageweise geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung als Annexansprüche ebenfalls nicht zu.
B. Die Widerklage der Beklagten zu 1) ist zulässig und begründet.
I. Der Widerklägerin und Beklagten zu 1) (nachfolgend Beklagte zu 1) steht gegen die Widerbeklagte und Klägerin (nachfolgend Klägerin) ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 2, Abs. 5 MarkenG schon aus den in erster Linie geltend gemachten deutschen Wortmarken Nr. 30 2020 010 728 „GL“ und Nr. 30 2020 010 726 „GR“ zu, so dass es auf den Rechtsbestand der von der Beklagten zu 1) hilfsweise geltend gemachten Benutzungsmarken an den Zeichen „GL“ und „GR“ nicht ankommt.
1. Gemäß § 14 Abs. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt (Nr. 1) bzw. ein identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die identisch oder ähnlich sind, wenn für das Publikum die Gefahr der Verwechslung besteht (Nr. 2).
2. Die Beklagte zu 1) ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 30 2020 010 728 „GL“ und der deutschen Wortmarke Nr. 30 2020 010 726 „GR“, die jeweils am 18.05.2020 angemeldet und am 07.06.2020 mit Schutz für Waren „Funkfernsteuerungen für Bau- und Industriemaschinen, Fahrzeuge, Kräne und Hebezeug (Klasse 9)“ und „Finanzierung von Ausrüstungen und Geräten; Leasing von Ausrüstungen und Geräten (Klasse 36)“ eingetragen wurden (vgl. Registerauszüge, Anlagen B 21 und B 22).
3. Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarken Nr. 30 2015 048 364 „GL“ und Nr. 30 2015 048 365 „GR“, die mit Schutz für „hydraulische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen (Klasse 7)“ und „elektrische, elektronische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen; Funkfemsteuerungen; drahtlose Steuerungen; Kabelsteuerungen; pneumatische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen (Klasse 9)“ eingetragen wurden, und die sie jedenfalls für „Funkfemsteuerungen, elektronische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen“ markenmäßig benutzt (vgl. Screenshot vom 03.08.2020, Anlage B 23).
4. Es besteht Doppelidentität im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bzw. Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind identisch und zwischen den Waren, für die die Widerklagemarken Schutz genießen und den Waren, für die die Klägerin die angegriffenen Zeichen „GL“ und „GR“ benutzt, besteht Warenidentität bzw. zumindest hochgradige Warenähnlichkeit.
a. Hinsichtlich der Waren „Funkfernsteuerungen“ der Klägerin und der für die Widerklagemarken geschützten Waren „Funkfemsteuerungen für Bau- und Industriemaschinen, Fahrzeuge, Kräne und Hebezeug“ liegt Identität vor, so dass schon der Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt ist und es insoweit auf eine Verwechslungsgefahr nicht ankommt.
b. Im Hinblick auf die übrigen sich gegenüberstehenden Waren der Klägerin, nämlich „elektronische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen“ und der Beklagten zu 1), nämlich „Funkfernsteuerungen für Bau- und Industriemaschinen, Fahrzeuge, Kräne und Hebezeug (Klasse 9)“ besteht jedenfalls hochgradige Ähnlichkeit, womit nach der Wechselwirkungslehre infolge der jedenfalls durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft der beiden Widerklagemarken „GL“ und „GR“ und der gegebenen Zeichenidentität Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist.
5. Die erforderliche Wiederholungsgefahr ist gegeben, da eine Verletzung bereits erfolgt ist (vgl. Anlage B 23) und die Klägerin keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat.
6. Die Klägerin kann sich demgegenüber nicht auf ihre eigenen prioritätsälteren Markenrechte berufen, weil diese besseren Rechte – wie oben dargestellt – bösgläubig und damit missbräuchlich erworben wurden (Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 14 Rn. 50 m.w.N. insbesondere auf BGH GRUR 2009, 515 – Motorradreiniger und BGH GRUR 2008, 621 – AKADEMIKS).
II. Der als Annex zum Unterlassungsanspruch stehende Schadensersatzfeststellunganspruch folgt aus § 14 Abs. 6 MarkenG.
Da, wie oben ausgeführt, die Klägerin bereits bei der Anmeldung ihrer Marken im Jahr 2015 bösgläubig war, hätte sie auch bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt von den entgegenstehenden Rechten der Beklagten zu 1) wissen können und müssen, denn ihr kommt insoweit im geschäftlichen Verkehr eine Überwachungs- und Erkundigungspflicht zu (Thiering, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 14 Rn. 688). Sie handelte mithin schuldhaft.
III. Gemäß § 19 Abs. 1 MarkenG, § 242 BGB kann der Verletzer im Sinne des § 14 MarkenG, hier die Klägerin (s.o. B. I.), auf Auskunft in Anspruch genommen werden. Der Widerklageantrag zu 3. ist damit ebenfalls begründet.
IV. Die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung folgen aus § 18 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG, die dem Inhaber der Marke als Annexanspruch zu § 14 MarkenG zustehen.
C. Nachdem die Widerklage der Beklagten zu 1) zulässig und begründet ist und die Eventualwiderwiderklage nur für den Fall gestellt wurde, dass die Widerklage abgewiesen wird, muss über die Eventualwiderwiderklage der Klägerin nicht entschieden werden.
D. Soweit die nachgereichten Schriftsätze anderes als bloße Rechtsausführungen enthalten, waren sie gemäß § 296a ZPO nicht mehr zu berücksichtigen (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 32. Auflage, § 132 Rdnr. 4), eine Wiedereröffnung der Verhandlung nach § 156 ZPO hinsichtlich des neuen Vortrags war nicht geboten (vgl. auch BGH NJW 2000, 142 f. und Zöller/Greger, ZPO, 32. Auflage, § 156 Rdnr. 4 und 5).
E. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Nebenentscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 709 S. 1 und 2 ZPO.

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