Patent- und Markenrecht

Aktenzeichen  19 W (pat) 43/19

Tenor

In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2014 017 695.9
…
hat der 19. Senat des Bundespatentgerichts (Technischer Beschwerdesenat) am 10. Dezember 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Ing. Matter
beschlossen:
1. Dem Anmelder wird Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht bewilligt.
2. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 02 H des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2019 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.
1
Der Anmelder und Erfinder hat am 2. Dezember 2014 Antrag auf Erteilung eines Patents für eine Erfindung mit der Bezeichnung „Rauchsicherungsautomat/Rauchschutzschalter“ gestellt. Beigefügt waren dem Antragsformular ein Schriftsatz, umfassend eine ca. halbseitige Beschreibung und ein Patentanspruch. In dem Antragsformular war zu der Anlage Beschreibung vermerkt „[vorläufig – wird ergänzt]“. Die Patentanmeldung hat das Aktenzeichen 10 2014 017 695.9 erhalten. Gleichzeitig hat der Anmelder Verfahrenskostenhilfe für die Patentanmeldung beantragt.
2
Mit Eingabe vom 11. Dezember 2014, eingegangen per Fax am selben Tag, hat der Anmelder fünf Seiten ausführliche Beschreibung als Ersatz für die am 2. Dezember 2014 eingereichte Kurzfassung sowie drei Patentansprüche eingereicht. Mit weiterer Eingabe vom 26. März 2015, eingegangen am selben Tag, hat er die Patentbeschreibung vom 11. Dezember 2014 unter 1.3.1.a) vor dortigem letzten Absatz um einen Absatz ergänzt. In dem Schreiben vom 26. März 2015 hat er außerdem Verfahrenskostenhilfe auch für die Anmeldung vom 11. Dezember 2014 beantragt.
3
Die ausführliche Beschreibung vom 11. Dezember 2014, nicht hingegen der ergänzende Beschreibungsabsatz vom 26. März 2015, ist zunächst von der Patentabteilung 32 im Rahmen des Verfahrenskostenhilfe-Verfahrens als ohne Aufforderung nachgereichter Beschreibungsteil gewürdigt und der Anmelder mit Zwischenbescheiden vom 24. Februar 2015, 1. April 2015 und zuletzt vom 10. Juli 2015 unter Bezugnahme auf § 35 Abs. 2 und 3 PatG aufgefordert worden, zu erklären, ob die Eingabe der ergänzten Beschreibung vom 11. Dezember 2014 als erfolgt gelten solle, womit sich der Anmeldetag auf den 11. Dezember 2014 verschieben würde oder diese als nicht erfolgt gelten solle, womit der ursprüngliche Anmeldetag 2. Dezember 2014 beibehalten würde. Sollte der Anmelder keine Erklärung abgeben, werde der Anmeldetag 2. Dezember 2014 beibehalten und nur die zu diesem Zeitpunkt eingereichten Unterlagen als Teil der Anmeldung angesehen. Der letzte Zwischenbescheid vom 10. Juli 2015 ist unter Fristsetzung von einem Monat mit Empfangsbekenntnis am 15. Juli 2015 zugestellt worden.
4
Eine Erklärung, welcher Anmeldetag gelten solle, hat der Anmelder auch innerhalb der einmonatigen Frist aus dem Bescheid vom 10. Juli 2015 nicht abgegeben. Er stellt vielmehr in mehreren Schriftsätzen, u. a. vom 7. und 19. Mai 2015, 15. Juni 2015 und 19. August 2015 Überlegungen an, wie er den Anmeldetag vom 2. Dezember 2014 beibehalten, insbesondere ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen er die innere Priorität dieser früheren Anmeldung nach § 40 PatG in Anspruch nehmen und die Erweiterungen neu anmelden könne.
5
Am 28. August 2015 hat der Anmelder dann zwei Formulare mit Anträgen auf Erteilung eines Patents jeweils mit der Bezeichnung „Rauchsicherungsautomat/Rauchschutzschalter“ unter Ankreuzen des Kästchens „Die Anmeldung ist Zusatz zur Patentanmeldung (zum Patent)“ mit Angabe des Aktenzeichens „102014017695.9“ eingereicht. Der erste Antrag enthält die Angabe des Datums „11.12.2014“, die Erklärung zur inländischen Priorität „02.12.2014 102014017695.9“ (Formularzeile 9) und in der Rubrik „Anlagen“ (Formularzeile 11) unter anderem den Verweis auf die Beschreibung und die drei Patentansprüche vom 11. Dezember 2014. Der zweite Antrag enthält die Angabe des Datums „26.03.2015“, die Erklärung zur inländischen Priorität „02.+11.12.2014 102014017695.9“ (Formularzeile 9) und in der Rubrik „Anlagen“ (Formularzeile 11) unter anderem den Verweis auf die Beschreibung vom 26. März 2015 und die drei Patentansprüche vom 11. Dezember 2014.
6
Die Patentabteilung 32 hat mit Beschluss vom 27. Oktober 2015 Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren der Patentanmeldung 10 2014 017 695.9 einschließlich der fälligen Jahresgebühren bewilligt. Über eine Verschiebung des Anmeldetags werde im Prüfungsverfahren entschieden.
7
In einem Mängelbescheid vom 30. Oktober 2015 – nunmehr von der Prüfungsstelle für Klasse H 02 H – sind unzulässige Erweiterungen in den Unterlagen vom 11. Dezember 2014 gemäß § 38 PatG gerügt und anheimgegeben worden, auf die Erweiterungen zu verzichten und das Verfahren unter Beibehaltung des ursprünglichen Anmeldetags und mit den ursprünglichen Unterlagen fortzusetzen oder mit den erweiterten Unterlagen einen separaten Patenterteilungsantrag zu stellen. Der Anmelder weist in seiner Eingabe vom 20. Dezember 2015 darauf hin, dass er einen separaten Patenterteilungsantrag für seine Nachanmeldungen vom 11. Dezember 2014 und 26. März 2015 bereits gestellt habe.
8
Nach Abschluss eines zwischenzeitlichen Verfahrens wegen Ablehnung von zwei Prüfern wegen Befangenheit vor der Patentabteilung 1.37 und dem Bundespatentgericht (Az.: 7 W (pat) 13/17) hat die Prüfungsstelle in einem Prüfungsbescheid vom 18. Mai 2018 erneut eine unzulässige Erweiterung der Anmeldung durch die eingereichten Unterlagen vom 11. Dezember 2014 und 26. März 2015 beanstandet sowie den ursprünglich am 2. Dezember 2014 eingereichten Anmeldegegenstand ausgehend von zwei Druckschriften DE 20 2012 012 097 U1 (D1) und EP 1 432 002 B1 (D2) als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gerügt.
9
In seiner Erwiderung vom 24. September 2018 beruft sich der Anmelder darauf, dass er in bisherigen Schriftsätzen eindeutig gewünscht habe, seine Offenbarungen vom 11. Dezember 2014 und 26. März 2015 als Nachanmeldungen unter Beanspruchung einer inneren Priorität gewertet zu haben und es sich nicht um Berichtigungen oder Ergänzungen handle. Hinsichtlich der Beanstandung mangelnder Patentfähigkeit des ursprünglichen Anmeldegegenstands verweist er auf seine Stellungnahme zu den beiden Entgegenhaltungen in seiner Eingabe vom 19. August 2015.
10
Mit Beschluss vom 1. Juli 2019 hat die Prüfungsstelle für Klasse H 02 H die Patentanmeldung 10 2014 017 695.9 wegen unzulässiger Erweiterung des Anmeldegegenstandes zurückgewiesen. Es sei eindeutig erkennbar, dass die am 12. Dezember 2014 und 26. März 2015 eingegangen Unterlagen zum Zeitpunkt der Einreichung zu der am 2. Dezember 2014 getätigten Patentanmeldung gehören und nicht etwa eigenständige Patentanmeldungen darstellen sollten. Den Schriftsätzen des Anmelders vom 19. Mai 2015, 15. Juni 2015, 19. August 2015 und 28. August 2015 sei kein gültiger Antrag auf Erteilung eines Patents unter Beanspruchung der inneren Priorität zu entnehmen, was bereits im Beschluss der Patentabteilung vom 23. Mai 2017 zum „Antrag auf Ablehnung des zuständigen Prüfers“ dargelegt worden sei.
11
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 5. August 2019, eingegangen beim Patentamt am selben Tag. Ebenfalls am 5. August 2019 ist der auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren gerichtete Antrag des Anmelders zusammen mit entsprechenden Belegen eingegangen.
II.
12
1. Dem statthaften und zulässigen Antrag des Anmelders auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht war stattzugeben (§§ 129, 130, 136 PatG i. V. m. §§ 114, 115, 117 Abs. 2 bis 4 und § 119 Abs. 1 ZPO).
13
Der Anmelder hat mit dem Bescheid des Jobcenters R… vom 30. April 2019 über die Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II für die Zeit vom 1. Mai 2019 bis 30. April 2020 nachgewiesen, dass er nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten für das Beschwerdeverfahren nicht aufbringen kann.
14
Da die Beschwerde Erfolg hat, ist auch die Voraussetzung der hinreichenden Erfolgsaussicht gegeben.
15
2. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig, insbesondere ist die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr durch den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe gemäß § 134 PatG gehemmt. Die Beschwerde hat auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG führt, da die Prüfungsstelle von einem unzutreffenden Anmeldegegenstand ausgegangen ist und deshalb verfahrensfehlerhaft noch nicht in der Sache entschieden hat.
16
Aus den Gründen des Beschlusses, wonach die Zurückweisung der Patentanmeldung auf eine unzulässige Erweiterung des Anmeldegegenstandes (§ 38 PatG) durch die am 11. Dezember 2014 und 26. März 2015 eingereichten Unterlagen gestützt worden ist, geht hervor, dass die Prüfungsstelle diese Unterlagen als zu der früher am 2. Dezember 2014 eingereichten Anmeldung gehörig angesehen hat. Dem kann nicht gefolgt werden. Vielmehr ergibt sich aus dem Verfahren der eindeutige Wille des Anmelders, diese nachträglich eingereichten Unterlagen in separaten Patentanmeldungen und nicht mehr in der ursprünglichen Anmeldung weiterzuverfolgen.
17
Zwar hat sich der Anmelder zunächst in verschiedenen Eingaben auf im Verfahrenskostenhilfe-Verfahren ergangene Bescheide der Patentabteilung 32, in denen er aufgefordert worden ist, sich hinsichtlich einer etwaigen Verschiebung des Anmeldetags auf den Tag des Eingangs der ausführlichen Beschreibung am 11. Dezember 2014 gemäß § 35 Abs. 2 und 3 PatG zu erklären, nicht klar geäußert, welcher Anmeldetag gelten solle.
18
Allerdings könnte mit dem Bescheid vom 10. Juli 2015, der dem Anmelder unter Fristsetzung von einem Monat ordentlich zugestellt worden ist, eine – nach der unaufgeforderten Einreichung von fehlenden Beschreibungsteilen – nachträgliche Aufforderung des Patentamts entsprechend § 35 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 PatG ergangen sein (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 35 Rdn. 57). Da sich der Anmelder innerhalb der einmonatigen Frist nicht geäußert, insbesondere nicht erklärt hat, dass die Bezugnahme in der ursprünglichen Anmeldung auf die fehlende ausführliche Beschreibung als erfolgt gelten soll, hätte dies gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2 letzter Halbsatz PatG zur Folge, dass die Bezugnahme als nicht erfolgt gilt, was bedeutet, dass die später eingereichten Beschreibungsteile bei der ursprünglichen Anmeldung nicht zu berücksichtigen sind. Ob dieser Bescheid wirksam ergangen ist, weil er von der hierfür unzuständigen Patentabteilung und nicht von der gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1 PatG zuständigen Prüfungsstelle erlassen worden ist, und welche Unterlagen von ihm erfasst sind, kann vorliegend dahinstehen. Denn jedenfalls hat der Anmelder im weiteren Verfahren eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass die Unterlagen aus den Eingaben vom 11. Dezember 2014 und vom 26. März 2015 nicht Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung sein sollen.
19
So hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 28. August 2015 zwei ausgefüllte Antragsformulare zu seinen die innere Priorität der ursprünglichen Anmeldung beanspruchenden Nachanmeldungen vom 11. Dezember 2014 und 26. März 2015 eingereicht. Ferner hat er in Reaktion auf den Prüfungsbescheid vom 30. Oktober 2015, wonach er wegen der unzulässigen Erweiterungen in den mit Eingabe vom 11. Dezember 2014 eingereichten Unterlagen auf die Erweiterungen verzichten oder mit den Erweiterungen einen separaten Patenterteilungsantrag stellen solle, in seiner Eingabe vom 20. Dezember 2015 darauf verwiesen, dass er bereits separate Erteilungsanträge gestellt habe. Schließlich hat der Anmelder auf den Prüfungsbescheid vom 18. Mai 2018, in dem unzulässige Erweiterungen in den Unterlagen vom 11. Dezember 2014 und 26. März 2015 gerügt wurden, in seiner Eingabe vom 24. September 2018 ausdrücklich erklärt, dass es sich bei den Offenbarungen in seinen Schriftsätzen vom 11. Dezember 2014 und 26. März 2015 nicht um Berichtigungen oder Ergänzungen handle. Er beruft sich vielmehr darauf, dass er sie als Nachanmeldungen behandelt wissen möchte.
20
Damit hat der Anmelder aber unmissverständlich klargestellt, dass die Unterlagen vom 11. Dezember 2014 und 26. März 2015 nicht Gegenstand der Anmeldung vom 2. Dezember 2014 sein sollen. Ob die beiden vom Anmelder am 28. August 2015 eingereichten Patenterteilungsanträge wirksam sind, spielt dabei keine Rolle. Dies ist vielmehr in jeweils gesonderten Verfahren zu prüfen. Folglich ist die Prüfungsstelle in dem Zurückweisungsbeschluss verfahrensfehlerhaft von einem unzutreffenden Anmeldegegenstand ausgegangen und hat die Anmeldung infolgedessen aufgrund einer nicht einschlägigen Vorschrift zurückgewiesen. Über den tatsächlichen Anmeldegegenstand, das sind allein die Unterlagen vom 2. Dezember 2014, hat sie hingegen noch nicht – abschließend – entschieden.
21
Aus den dargelegten Gründen war der angefochtene Beschluss aufzuheben und zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen.
III.
22
Der Senat weist höchst vorsorglich und rechtlich unverbindlich für die Prüfung der beiden am 28. August 2015 eingereichten, hier nicht beschwerdegegenständlichen Patenterteilungsanträge auf Folgendes hin:
23
Nach Auffassung des Senats steht der Wirksamkeit der Erteilungsanträge nicht entgegen, dass in den Formularen in der Rubrik „Sonstige Anträge“ unter Angabe des Aktenzeichens 102014017695.9 das Kästchen „die Anmeldung ist Zusatz zur Patentanmeldung (zum Patent)“ angekreuzt ist, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, eine Zusatzanmeldung zu beantragen, aufgrund der mit Wirkung zum 1. April 2014 weggefallenen Vorschrift des § 16 PatG a. F. nicht mehr bestanden hat. Vielmehr geht lediglich dieser sonstige Antrag mangels Rechtsgrundlage ins Leere bzw. wäre ggf., weil nicht mehr statthaft, zurückzunehmen. Der Erteilungsantrag als solcher wird dadurch jedoch nicht unwirksam.
24
Des Weiteren dürfte ein Anmeldetag nur für den auf die Unterlagen vom 11. Dezember 2014 gerichteten Erteilungsantrag begründet sein, da nur insoweit die Mindesterfordernisse gemäß § 35 Abs. 1 i. V. m. § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG erfüllt sind, als der Name des Anmelders, ein Antrag auf Erteilung eines Patents und eine vollständige Beschreibung vorliegen.
25
Für diesen Erteilungsantrag kommt als Anmeldetag aus Sicht des Senats aber nicht der 11. Dezember 2014, wie in dem Antrag angegeben, sondern nur der 28. August 2015, der Eingang des formalen Antrags auf Patenterteilung, in Betracht. Denn am 11. Dezember 2014 fehlte es für die Zuerkennung eines Anmeldetags an dem Mindesterfordernis eines Antrags auf Erteilung des Patents gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 2 PatG. Dass mit den Unterlagen ein Patent begehrt wird, geht zwar aus dem zugehörigen Schriftsatz vom 11. Dezember 2014 hervor, jedoch bezieht sich das Begehren auf die ursprüngliche Anmeldung vom 2. Dezember 2014, da die ausführliche Beschreibung als Ersatz für die früher eingereichte Kurzfassung dienen soll. Dass es sich bei der Eingabe vom 11. Dezember 2014 um einen eigenständigen separaten Erteilungsantrag handeln soll, kann dem hingegen nicht entnommen werden.
26
In diesem Zusammenhang kann auch nicht auf die frühere Praxis zurückgegriffen werden, wonach spätere Ergänzungen einer Anmeldung ausgeschieden und mit dem Zeitrang ihrer Einreichung in einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden konnten. Diese Praxis wird schon seit Inkrafttreten des Patentrechtsänderungsgesetzes von 1967 mit Blick auf die Bestimmung des § 38 Satz 2 PatG, wonach aus den Gegenstand der Anmeldung erweiternden Änderungen Rechte nicht hergeleitet werden können, für ausgeschlossen erachtet (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. § 38 Rdn. 14 und 15; sowie 8. Aufl., § 38 Rdn. 15). Spätestens seit Einführung der Möglichkeit durch das Patentrechtsnovellierungsgesetz vom 19. Oktober 2013 (BlPMZ 2013, 363), bei Einreichung fehlender Teile der Beschreibung (und nicht nur wie bis dahin fehlender Zeichnungen) eine Verschiebung des Anmeldetags auf den Tag des Eingangs der fehlenden Beschreibungsteile zu erreichen, besteht kein Raum mehr für diese frühere Ausscheidungspraxis. Dies unterstreicht die Begründung zum Entwurf des – die Möglichkeit der Nachreichung von Zeichnungen einführenden – 2. Patentgesetzänderungsgesetz vom 16. Juli 1998 (BlPMZ 1998, 404), wonach es die vorgesehene Regelung (des neuen § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG) dem Anmelder erspart, seine Anmeldung, in deren Beschreibung und Ansprüchen der Erfindungsgedanke nicht ausreichend mangels Nichteinreichung der Zeichnungen offenbart ist, zurückzunehmen und eine neue, mit zusätzlichen Kosten verbundene Anmeldung einzureichen.
27
Im Übrigen würde eine Anmeldung mit Anmeldetag 11. Dezember 2014 wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Anmeldegebühr innerhalb von drei Monaten nach ihrer Einreichung gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG als zurückgenommen gelten. Der Lauf der Zahlungsfrist wäre auch nicht nach § 134 PatG gehemmt, da ein Verfahrenskostenhilfeantrag hierfür erst mit Schriftsatz vom 26. März 2015 und damit nicht vor dem Ablauf der dreimonatigen Zahlungsfrist für die Anmeldegebühr – gerechnet ab dem 11. Dezember 2014 – eingegangen ist.
28
Demgegenüber dürfte mit dem auf die Unterlagen vom 26. März 2015 gerichteten Erteilungsantrag kein Anmeldetag begründet worden sein. Hierzu fehlen bereits Angaben, die den Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind (§ 35 Abs. 1 PatG). Der die Beschreibung vom 11. Dezember 2014 ergänzende Absatz in dem Schriftsatz vom 26. März 2015 vermittelt als solcher nicht annähernd einen Anmeldegegenstand, der eine technische Lehre offenbart (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 35 Rdn. 20). Vielmehr wird überhaupt nur in Verbindung mit der Beschreibung vom 11. Dezember 2014 verständlich, was für ein technisches Detail beschrieben sein soll.
29
Zur Zahlung der Anmeldegebühren für den auf die Unterlagen vom 11. Dezember 2014 gerichteten Patenterteilungsantrag ist in dem Antragsformular vom 28. Augst 2018 in der Rubrik „Gebührenzahlung“ der Klammerhinweis [VKH] eingefügt. Zusammen mit dem vorsorglich für eine Anmeldung mit den Unterlagen vom 11. Dezember2014 gestellten Verfahrenskostenhilfeantrag in dem Schriftsatz vom 26 März 2015 könnte darin ein wirksamer Antrag auf Verfahrenskostenhilfe für dieses Erteilungsverfahren gesehen werden.
30
Der Senat erachtet schließlich die in diesem Erteilungsantrag von dem Anmelder abgegebene Erklärung der Inanspruchnahme der inländischen Priorität vom 2. Dezember 2014 der früheren Anmeldung 10 2014 017 695.9 für formal wirksam. Sie ist innerhalb der Zwölfmonatsfrist nach dem Anmeldetag der früheren Anmeldung und zusammen mit dem Antrag der Nachanmeldung am 28. August 2015 unter Angabe des Aktenzeichens der früheren Anmeldung abgegeben worden (§ 40 Abs. 1 und Abs. 4 PatG). Zwar kann die Priorität nur für solche Merkmale der (späteren) Anmeldung in Anspruch genommen werden, die in der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung deutlich offenbart sind (§ 40 Abs. 3 PatG). Diese materiell-rechtliche Frage spielt jedoch für die formale Wirksamkeit der Prioritätserklärung keine Rolle, sondern ist ggf. erst im späteren Verfahren in Zusammenhang mit entgegengehaltenem Stand der Technik aus dem Prioritätsintervall zu entscheiden (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 40 Rdn. 33).
31
Die in § 40 Abs. 5 PatG bestimmte Rechtsfolge, wonach die frühere Anmeldung, wenn sie noch beim Patentamt anhängig ist, mit der Abgabe der wirksamen Prioritätserklärung als zurückgenommen gilt, wird die Prüfungsstelle ggf. in dem zurückverwiesenen Prüfungsverfahren 10 2014 017 695.9 zu berücksichtigen haben.