Aktenzeichen 6 W 339/18
Leitsatz
§ 140 Abs. 3 MarkenG ist auf die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts auch dann anwendbar, wenn die vorrangig auf Namensrecht und nur hilfsweise auf Markenrecht gestützte Klage bereits im Hauptantrag Erfolg hat. (Rn. 10) (redaktioneller Leitsatz)
Verfahrensgang
33 O 4888/15 2016-09-27 Kostenfestsetzungsbeschluss LGMUENCHENI LG München I
Tenor
1. Die sofortige Beschwerde des Beklagten gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts München I vom 27.9.2016 – 33 O 4888/15 – wird zurückgewiesen.
2. Der Beklagte hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
Gründe
I.
Mit der Klage von Februar 2015 nahm der Kläger den Beklagten wegen behaupteter Namensrechtsverletzung, hilfsweise wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke in Anspruch. In der Klageschrift wurde die Mitwirkung der Patentanwälte F. aus K. angezeigt. Das Verfahren wurde vom Landgericht Augsburg an das für Kennzeichenstreitsachen zuständige Landgericht München I verwiesen (Beschluss vom 18.3.2015, Bl. 15 f.). Am Termin vom 17.11.2015 nahm Patentanwalt C. teil (Protokoll, Seite 2 = Bl. 53). Nach Nr. VIII des Urteils des Landgerichts München I vom 7.6.2016 hat der Beklagte die Kosten des Verfahrens zu tragen. Der Streitwert wurde mit Beschluss vom 7.6.2016 (Bl. 102 f.) bis zum 28.1.2016 auf € 100.000,- und für die Zeit danach auf € 96.750,- festgesetzt. Mit dem Kostenfestesetzungsantrag vom 16.6.2016 (Bl. 205 f.) machte der Kläger auch die Kosten des Patentanwalts in Höhe von € 4.066,29 (1,3 Verfahrensgebühr: € 1.953,90; Terminsgebühr: € 1.803,60; Auslagenpauschale: € 20,-; Fahrtkosten: € 218,79; Abwesenheitsgeld: € 70,-) geltend. Mit Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts vom 27.9.2016 (Bl. 155/158) wurden die vom Beklagten an den Kläger zu erstattenden Kosten auf € 11.667,98 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.6.2016 festgesetzt. In diesem Betrag sind Kosten des auf Seiten des Klägers mitwirkenden Patentanwalts in Höhe von € 4.066,29 enthalten. Gegen den ihm am 4.10.2016 zugestellten Beschluss wendet sich der Beklagte mit der sofortigen Beschwerde vom 5.10.2016 (Bl. 159 f.), die mit Schriftsatz vom 19.2.2018 (Bl. 197/207) begründet wurde. Er ist der Auffassung, dass die Kosten des Patentanwalts nicht nach § 140 Abs. 3 MarkenG zu erstatten seien. Die Regelung verstoße gegen Unionsrecht und sei folglich unionrechtskonform auszulegen. Die Auslegung des § 140 Abs. 3 MarkenG, wonach die Erstattung der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts ohne Prüfung des Umfangs, Schwierigkeitsgrads, Erforderlichkeit oder Entscheidungserheblichkeit zu erfolgen habe, sei mit Art. 14 der Richtlinie 2004/48 nicht zu vereinbaren. Die gesetzgeberischen Überlegungen zu § 140 Abs. 3 MarkenG seien veraltet, da die fortgeschrittene Fachkunde der Rechtsanwälte im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere die Spezialisierung zum Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz keine Berücksichtigung finde. Bei einem hohen Kostenrisiko könnten ferner Inhaber von Markenrechten oder Verwender von Zeichen vom Prozessweg abgehalten werden. Auch dieser Aspekt spreche gegen eine Vereinbarkeit der deutschen Regelung mit der Richtlinie. Es liege ein klarer Widerspruch zu Art. 3 Abs. 1 Satz 2 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48 vor, aus der sich ergebe, dass die Kosten auf ihre Erforderlichkeit zu überprüfen seien, wie auch in der Literatur vertreten werde. Dies ergebe sich auch aus der Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 28.7.2016 – C 57/15), wonach anwaltliche Kosten im Rahmen des gewerblichen Rechtsschutzes überprüfbar und erforderlich sein müssten. Sofern das Gericht die Auffassung vertrete, dass sich aus der Rechtsprechung des EuGH nicht ergebe, dass eine Erstattung von Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichensache nur nach Prüfung der Erforderlichkeit bzw. Notwendigkeit in Betracht komme, sei dem EuGH die entsprechende Frage (Beschwerdebegründung, Seite 7) zur Vorabentscheidung vorzulegen. Hierzu sei der Senat verpflichtet. Anderenfalls werde dem Beklagten der gesetzliche Richter entzogen.
Der Beklagte bestreitet die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts sowie der entstandenen Kosten (Beschwerdebegründung, Seite 7 f).
Darüber hinaus vertritt der Beklagte die Auffassung, dass § 140 Abs. 3 MarkenG verfassungswidrig sei. Die Auferlegung von Patentanwaltskosten ohne Prüfung ihrer Notwendigkeit und ohne dass Nachweise im Hinblick auf die tatsächliche Mitwirkung eines Patentanwalts vorzulegen seien, sei weder zeitgemäß noch verhältnismäßig. Sie verstoße gegen Art. 2 Abs. 1, 3 Abs. 1, 19 Abs. 4 und 20 Abs. 3 GG.
Der Kläger tritt der sofortigen Beschwerde entgegen (Schriftsatz vom 27.2.2018, Bl. 208 f.; Schriftsatz vom 15.3.2018).
Das Landgericht hat der sofortigen Beschwerde mit Beschluss vom 5.3.2018 (Bl. 210 f.) nicht abgeholfen.
II.
1. Die sofortige Beschwerde ist gemäß § 104 Abs. 3 Satz 1, § 567 Abs. 1 Nr. 1 ZPO statthaft und, da form- und fristgerecht eingelegt, auch zulässig. Hierfür ist es ohne Bedeutung, dass der Beklagte im Rahmen der Zwangsvollstreckung die Kosten gezahlt hat. Ein Vertrauenstatbestand, der die Fortführung des Beschwerdeverfahrens als treuwidrig erscheinen lassen könnte, wurde entgegen der Auffassung des Klägers (Schriftsatz vom 15.3.2018) hierdurch nicht begründet.
2. In der Sache bleibt die sofortige Beschwerde ohne Erfolg.
a. Gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten. Diese Regelung gilt allerdings unmittelbar nur für Ansprüche, die auf eine deutsche Marke gestützt werden oder die auf einem hierauf begründeten Rechtsverhältnis beruhen. Für Streitigkeiten, mit denen die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke geltend gemacht wird, kommt die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG jedoch über die Verweisung des § 125e Abs. 5 MarkenG zur Anwendung.
aa. Dass die Klage vorrangig auf eine Verletzung des Namensrechts (§ 12 BGB) gestützt wurde und nur hilfsweise Ansprüche aufgrund der Gemeinschaftsmarke (Anlage K 4) geltend gemacht wurden, steht dem nicht entgegen.
Zwar sind Namensrechtsstreitigkeiten nach allgemeiner Auffassung nicht als Kennzeichenstreitsachen zu qualifizieren (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 5 a.E.; Thiering, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 140 Rn. 10; Büscher, in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 15), die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche wurden jedoch im Wege der hilfsweisen Klagehäufung auf eine für den Kläger eingetragene Gemeinschaftsmarke (vgl. § 125e Abs. 5, § 140 Abs. 3 MarkenG) gestützt (Klage, Seite 13 f.). Dass das Landgericht über markenrechtliche Ansprüche nicht entschieden hat, weil es die geltend gemachten Ansprüche -mit Ausnahme eines Anspruchs auf immateriellen Schadensersatz – aufgrund einer Namensrechtsverletzung für begründet ansah, steht dem nicht entgegen. Denn auch im Falle einer hilfsweisen Klagehäufung, mit der markenrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden, wird im Sinne des § 140 Abs. 1 MarkenG ein Anspruch aus einem der im MarkenG geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht. Soweit in der Literatur (Thiering aaO Rn. 13) die Auffassung vertreten wird, § 140 Abs. 3 MarkenG komme nur dann zur Anwendung, wenn über die hilfsweise geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche auch eine Entscheidung ergeht, kann dem nicht gefolgt werden (ebenso OLG München, Beschluss vom 25.7.2018 – 29 W 836/18 im Falle der hilfsweise Geltendmachung von markenrechtlichen Ansprüchen neben auf § 5 Abs. 2 UWG gestützten Ansprüchen; OLG Frankfurt GRUR-RR 2013, 184 Tz. 3 im Falle der hilfsweisen Geltendmachung von Ansprüchen aus einem Geschmacksmuster). Denn auch im Falle einer hilfsweisen Klagehäufung (§ 260 ZPO) werden die markenrechtliche Ansprüche nicht erst Gegenstand der Klage, wenn das Gericht den vorrangig geltend gemachten Klagegrund nicht für durchgreifend erachtet und über den hilfsweise geltend gemachten Klagegrund entscheidet. Wird der Klage aufgrund des vorrangig geltend gemachten Klagegrundes entsprochen, erlischt die Rechtshängigkeit der hilfsweise geltend gemachten Ansprüche erst mit der Rechtskraft des Urteils (vgl. Reichold, in Thomas/Putzo, ZPO, 39. Aufl., § 260 Rn. 17). Bis dahin besteht für beide Parteien Veranlassung, sich mit den hilfsweise geltend gemachten Ansprüchen zu befassen, wie dies auch vorliegend erfolgt ist (vgl. neben den Ausführungen in der Klage, die Ausführungen in der Klageerwiderung, Seite 5 sowie im Schriftsatz des Klägers vom 9.9.2015, Seite 4 ff.). Entgegen der Auffassung des Beklagten kommt die Rechtsprechung, wonach im Falle der objektiven Klagehäufung, bei der nur ein Teil der Klage auf eine markenrechtliche Grundlage gestützt wird (vgl. OLG Stuttgart, GRUR-RR 2009, 79, 80) und folglich die Patentanwaltskosten nur aus dem entsprechenden Teilstreitwert erstattungsfähig sind, bei einer hilfsweisen Klagehäufung nicht zur Anwendung.
bb. Dass Patentanwalt C. an dem Rechtsstreit mitgewirkt hat, wird von der sofortigen Beschwerde nicht in Abrede gestellt, sodass hierzu keine weiteren Ausführungen veranlasst sind.
cc. Ebenso wendet sich die sofortige Beschwerde nicht gegen die Berechnung der (auf der Grundlage des vom Landgericht festgesetzten Streitwerts) zu erstattenden Termins- und Verhandlungsgebühr, nebst Pauschale, Fahrtkosten und Abwesenheitsgeld.
b. Soweit der Beklagte die Erforderlichkeit der Mitwirkung des Patentanwalts in Abrede stellt, ist diese gemäß § 125e Abs. 5, § 140 Abs. 3 MarkenG nicht Voraussetzung für die Erstattungsfähigkeit. Der Rüge der Beschwerde, die vom Landgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegte Rechtsprechung, wonach bei Vorliegen einer Kennzeichenstreitsache die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts im Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO im Kostenfestsetzungsverfahren nicht zu prüfen sei, sei mit Unionsrecht nicht zu vereinbaren, kann nicht beigetreten werden.
aa. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache nach § 140 Abs. 3 MarkenG ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets zu erstatten. Es ist nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht hat (vgl. BGH GRUR 2003, 639, 640 = WRP 2003, 755, GRUR 2011, 754 Tz. 17, GRUR 2012, 756 Tz. 20, GRUR 2012, 759 Tz. 11 – Kosten des Patentanwalts I bis IV; GRUR 2016, 526 Tz. 46 – Irreführende Lieferantenangabe). Soweit für den Senat ersichtlich wird diese Beurteilung auch in der Instanzrechtsprechung durchgehend und in der Kommentarliteratur weitgehend (a.A. Ekey, in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 44 zur Problematik der Doppelqualifikation) vertreten.
bb. Nach Art. 3 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 2004/48/EG dürfen die zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums im Sinne des Satzes 1 vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe nicht unnötig kostspielig sein. Nach Art. 14 haben die Mitgliedsstaaten sicher zu stellen, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei, in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegen stehen. Dem Urteil des EuGH vom 28.7.2016, auf das sich der Beklagte stützt, lag eine Konstellation zugrunde, bei der geltend gemacht worden war, die Beschränkung der erstattungsfähigen Kosten nach dem nationalen Recht in Gestalt einer Obergrenze für jeden Rechtszug führe dazu, dass die Klagepartei nicht die ihr entstandenen weit höheren Kosten je Rechtszug erstattet erhalte. Hierzu führte der EuGH aus (aaO Tz. 25 ff.), dass eine Regelung, die Pauschaltarife für die Erstattung der Anwaltshonorare vorsehe, grundsätzlich gerechtfertigt sei, sofern damit die Zumutbarkeit der zu erstattenden Kosten unter Berücksichtigung von Faktoren wie dem Streitgegenstand, dem Streitwert oder dem Arbeitsaufwand für die Verteidigung des betreffenden Rechts gewährleistet werden solle. Dies könne unter anderem der Fall sein, wenn diese Regelung übermäßige Kosten von der Erstattung ausschließen solle, die darauf zurückzuführen seien, dass die obsiegende Partei und ihr Anwalt ungewöhnlich hohe Honorare vereinbart hätten oder der Anwalt Dienstleistungen erbracht habe, die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums nicht als erforderlich angesehen werden. Da die unterlegene Partei die „zumutbaren“ Prozesskosten zu tragen habe, sei eine nationale Regelung, die weit niedrigere Pauschaltarife als die tatsächlich für Anwaltsleistungen in diesem Mitgliedsstaat geltenden durchschnittlichen Tarife vorschreibe, mit Art. 3 Abs. 2 nicht zu vereinbaren. Wie sich aus dem Erwägungsgrund 17 ergebe, seien die spezifischen Merkmale des jeweiligen Einzelfalls zu berücksichtigten (aaO Tz. 23, 28). Die Frage, ob die von der unterlegenen Partei zu tragenden Prozesskosten angemessen seien, könne nicht unabhängig von den Kosten, die der obsiegenden Partei tatsächlich durch den Beistand eines Anwalts entstanden seien, beurteilt werden, sofern diese als zumutbar anzusehen seien (aaO Tz. 29).
Dass die in § 140 Abs. 3 MarkenG vom Gesetzgeber vorgesehene Erstattungsfähigkeit der Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts geeignet sein könnte, den Kläger aufgrund des bestehenden Kostenrisikos von der Durchsetzung seiner Markenrechte abzuhalten (vgl. Gruber, ZRP 2017, 53, 55), ist durch keine empirischen Daten belegt und entspricht auch nicht den Erfahrungen des Senats. Auch die Problematik, wonach die Begrenzung der Erstattung auf die Gebühren gemäß dem RVG ggf. dazu führen kann, dass die obsiegende Partei nur einen Teil der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts erstattet erhält (Gruber aaO unter Bezugnahme auf Albrecht/Hofmann, Die Vergütung des Patentanwalts, 3. Aufl., Rn. 23), bedarf vorliegend keiner Erörterung. Allein maßgeblich ist die Frage, ob § 140 Abs. 3 MarkenG – Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts in Höhe der Gebühren nach dem RVG ohne die Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall – deshalb mit Art. 3 Abs. 3 Satz 2, Art. 14 der Durchsetzungsrichtlinie nicht zu vereinbaren ist, weil kennzeichenrechtliche Streitigkeiten in der Regel ohne die Mitwirkung eines Patentanwalts allein von dem Rechtsanwalt bearbeitet werden können (so Gruber aaO S. 55; Barnitzke, GRUR 2016, 908, 909 f.; vgl. auch Tyra, WRP 2007, 1059, 1063 ff. und Günther/Pfaff, WRP 2010, 708, 710 f.) und folglich die von dem mitwirkenden Patentanwalt als nicht erforderliche Dienstleistungen im Sinne des EuGH aaO Tz. 25 angesehen werden können. Dass die „unwiderlegliche gesetzliche Vermutung“ (BGH aaO Tz. 46 -Irreführende Lieferantenangabe) mit den Vorgaben der Richtlinie 2004/48/EG (Durchsetzungsrichtlinie) nicht zu vereinbaren ist und deshalb entgegen der ständigen Rechtsprechung des BGH eine richtlinienkonforme Auslegung (vgl. hierzu BGH GRUR 2018, 1044 Tz. 48 mwN – Dead Island) dahingehend zu erfolgen hätte, dass im Einzelfall jeweils zu prüfen wäre, ob die Mitwirkung eines Patentantwalts erforderlich war, erachtet der Senat nicht als eindeutig im Sinne der Rechtsprechung des EuGH (NJW 1983, 1257, 1258 – C.I.L.F.I.T; GRUR Int. 2015, 1153 Rn. 43 AIFA/Doc Generici). Aus dem Urteil des EuGH vom 28.7.2016 – C-57/16, GRUR Int. 2016, 963 folgt dies entgegen der Auffassung des Beklagten nicht zweifelsfrei.
c. Es besteht keine Veranlassung, das Verfahren auszusetzen und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG zur Frage der Verhältnismäßigkeit des § 140 Abs. 3 MarkenG einzuholen. Unabhängig davon, dass der Senat im Beschluss vom 5.1.2016 – 6 W 1358/15 eine Verfassungswidrigkeit verneint hat, ist vorrangig die Frage zu klären, ob eine unionsrechtskonforme Auslegung von § 140 Abs. 3 MarkenG zu erfolgen hat (siehe vorstehend).
3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
4. Gemäß § 574 Abs. 3 Nr. 1 ZPO war die Rechtsbeschwerde wegen grundsätzlicher Bedeutung zuzulassen.
