IT- und Medienrecht

Aktenzeichen  7 O 1258/20

Leitsatz

1. Stellt der Gläubiger eines Unterlassungstitels im Hinblick auf eine abgewandelte Ausführungsform gleichzeitig mit der Erhebung einer zweiten Hauptsacheklage einen Ordnungsmittelantrag, ist dies zumindest beim Vorliegen berechtigter Zweifel in Bezug auf die Wahl des richtigen Rechtsbehelfs nicht rechtsmissbräuchlich.  (Rn. 20) (redaktioneller Leitsatz)
2. In den nach der Kerntheorie zu bestimmenden Verbotsbereich eines Unterlassungstitels fallen nur solche Abwandlungen der darin wiedergegebenen konkreten Verletzungsform, die ihrerseits schon implizit Gegenstand der Prüfung im Erkenntnisverfahren waren.  (Rn. 26) (redaktioneller Leitsatz)
3. Der Umfang der Unterlassungsverpflichtung ist im Wege der Auslegung unter Berücksichtigung der Urteilsgründe zu ermitteln. Umstände, die außerhalb des Titels liegen, dürfen im Rahmen der Auslegung keine Berücksichtigung finden.  (redaktioneller Leitsatz)
4. Von der Kerntheorie nicht erfasst sind daher im allgemeinen Abwandlungen, die materiell-rechtliche Erwägungen zur Auslegung des Patents und zur Schutzbereichsbestimmung erfordern, die über die im Erkenntnisverfahren bereits getroffenen Feststellungen und Erwägungen hinausgehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Abwandlung im Hinblick auf im Erkenntnisverfahren unstreitige Merkmale erfolgt ist, zu deren Inhalt und Auslegung das Urteil demnach keine Ausführungen enthält.  (Rn. 27) (redaktioneller Leitsatz)

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Das Urteil ist für die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
4. Der Streitwert wird auf 1.250.000,00 € festgesetzt.

Gründe

Die Klage ist zulässig (unter I.), aber unbegründet (unter II.).
I.
Die Klage ist zulässig. Sämtliche Zulässigkeitsvoraussetzungen sind erfüllt. Insoweit wird zunächst auf das erste Urteil der Kammer verwiesen.
1. Der Zulässigkeit der Klage steht der Umstand, dass die Klagepartei am selben Tage einen Ordnungsmittelantrag eingereicht hat, die ebenfalls den FB Messenger in der modifizierten Form betrifft, nicht entgegen. Soweit die Beklagtenpartei auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln verweist (vgl. OLG Köln BeckRS 2001, 30220570) rechtfertigt dies keine anderweitige Entscheidung. Denn dieser Entscheidung lag ein anderer Sachverhalt zugrunde. In Köln hatte die Gläubigerin im Hinblick auf einen möglichen Verstoß gegen einen ersten Titel zunächst kein Ordnungsmittelverfahren angestrengt, sondern einen zweiten Titel erwirkt. Erst im Anschluss stellte sie wegen des dem zweiten Titel zugrundeliegenden Verhaltens auch einen Ordnungsmittelantrag unter dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen den ersten Titel, welcher als rechtsmissbräuchlich zurückgewiesen worden war. Vorliegend hat die Klagepartei aber gleichzeitig sowohl einen Ordnungsmittelantrag als auch eine zweite Hauptsacheklage eingereicht und auf Frage des Gerichts im Termin klargestellt, dass auch die Klagepartei davon ausgehe, dass nur einer der beiden Rechtsbehelfe zulässig sei, man aber aufgrund der Schwierigkeiten bei der zutreffenden Wahl des richtigen Rechtsbehelfs sowie in Anbetracht der Eilbedürftigkeit das damit verbundene Kostenrisiko in Kauf nehme. Eine solche Vorgehensweise ist bei berechtigten Zweifeln in Bezug auf die Wahl des richtigen Rechtsbehelfs nicht rechtsmissbräuchlich (vgl. Kühnen in Handbuch des Patentrechts, 12. Aufl., Kapitel H Rn. 165 mwN). Im vorliegenden Verfahren sind derartige Zweifel berechtigt, weil die Frage der Unmittelbarkeit des Wechsels im Rahmen der Prüfung des Merkmals 1.6 zwar im Hinblick auf einen Wechsel zu einem im Hintergrund noch laufenden Spiel versus zu einem neu zu startenden Spiel im ersten Urteil diskutiert wurde, nicht aber die Frage, ob es hierbei angängig ist, wenn dabei zunächst eine Zwischenseite erscheint. Das korrekte Auseinanderhalten dieser beiden Gesichtspunkte innerhalb desselben Merkmals liegt nicht dermaßen auf der Hand, dass bereits von einem rechtsmissbräuchlichen Vorgehen der Klagepartei ausgegangen werden müsste.
2. Die Klage ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt der doppelten Rechtshängigkeit unzulässig.
a. Ein identischer Verstoß ist nicht Gegenstand der zweiten Hauptsacheklage.
Die vorliegende, zweite, Hauptsacheklage betrifft, wie die Ausführungen in der Klageerweiterung vom 28.01.2020 S. 21 zeigen, allein die abgewandelte Kommunikations-Anwendung FB Messenger.
b. Angebot und Lieferung der veränderten Applikation stellen auch keinen kerngleichen Verstoß dar. Diese Abwandlung unterfällt daher nicht dem Unterlassungsgebot aus dem ersten Urteil der Kammer:
Untersagt sind nach der Kerntheorie auch alle Handlungen, die nach der Verkehrsauffassung der verbotenen gleichwertig sind; das sind solche Handlungen, die im Kern mit der Verletzungshandlung übereinstimmen und alle weiteren Handlungen, bei denen die Abweichung den Kern der Verletzungshandlung unberührt lässt. Sind in der Entscheidungsformel bestimmte Verletzungsformen einzeln angeführt, so sind danach nur solche Handlungen verboten, die auch hinsichtlich ihrer Gestaltung im Kern den aufgeführten Verletzungsformen gleichgesetzt werden können.
In den nach der Kerntheorie zu bestimmenden Verbotsbereich eines Unterlassungstitels fallen nur solche Abwandlungen der darin wiedergegebenen konkreten Verletzungsform, die ihrerseits schon implizit Gegenstand der Prüfung im Erkenntnisverfahren waren (vgl. Zigann/Werner in Cepl/Voß Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 253 Rn. 79 mwN; Stürner in BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf, 35. Edition, Stand: 01.01.2020, § 890 ZPO Rn. 13 mwN).
Im Patentrecht (vgl. hierzu Zigann/Werner in Cepl/Voß Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 253 Rn. 85 mwN) wird die Unterlassungsverpflichtung in der Urteilsformel nach wie vor ganz überwiegend durch Wiedergabe des Wortlauts des oder der geltend gemachten Patentansprüche umrissen. Die konkrete Bezeichnung der Mittel, aus denen sich eine Benutzung des Patentanspruchs ergibt, stellt demgegenüber – von Fällen der Äquivalenz abgesehen – die Ausnahme dar, wenngleich der Bundesgerichtshof (BGH GRUR 2012, 485 – Rohrreinigungsdüse II; GRUR 2005, 569 – Blasfolienherstellung) dies grundsätzlich für geboten hält (dazu sogleich). Von einer solchermaßen abstrakten Formel ausgehend führt die „Kerntheorie“ den Umfang der Unterlassungsverpflichtung im Wege der Auslegung unter Berücksichtigung der Urteilsgründe auf Handlungen zurück, welche den Kern der Verletzungsform unberührt lassen. Dabei ist der Kern des Streitgegenstandes (und damit der Umfang der Unterlassungsverpflichtung) im Wesentlichen durch die „tatsächliche Ausgestaltung eines bestimmten Produkts im Hinblick auf die Merkmale des geltend gemachten Patentanspruchs“ zu bestimmen. Umstände, die außerhalb des Titels liegen, dürfen dabei nicht berücksichtigt werden. Dementsprechend darf keine Notwendigkeit bestehen, neben den Gründen ergänzend auch auf die Patentschrift zurückzugreifen, um den Verletzungsvorwurf zu rechtfertigen, selbst wenn die diesbezüglichen Erwägungen trivial und eindeutig sein mögen. Die Kerntheorie greift indes bei Abwandlungen, welche außerhalb der Merkmale des Patentanspruchs liegen oder über die in der Sache im Erkenntnisverfahren bereits mitentschieden wurde, weil diejenigen Erwägungen zur Patentverletzung, die in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform angestellt worden sind, in gleicher Weise auf die abgewandelte Ausführungsform zutreffen. Von der Kerntheorie nicht erfasst sind demnach im allgemeinen Abwandlungen, welche materiell-rechtliche Erwägungen zur Auslegung des Patents und zur Bestimmung von dessen Schutzbereich erfordern, die über die im Erkenntnisverfahren bereits getroffenen Feststellungen und Erwägungen zur Patentverletzung hinaus gehen; insbesondere dann, wenn die Abwandlung im Hinblick auf im Erkenntnisverfahren unstreitige Merkmale erfolgt ist, zu deren Inhalt und Auslegung das Urteil demnach keine Ausführungen enthält (Haft in Cepl/Voß Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 890 Rn. 13-15 mwN).
c. Vorliegend wurden in Ziffer I.1 des Tenors unter Wiederholung des Wortlauts des geltend gemachten Anspruchs wortwörtlich die Kommunikationsanwendung FB Messenger sowie alle hierzu kerngleichen Abwandlungen verboten. Diese als Hybrid zu bezeichnende Form des Tenors adressiert ein Verbot von Angebot und Lieferung der dem Urteil zugrundeliegenden angegriffenen Ausführungsformen sowie aller hierzu kerngleichen Ausführungsformen, also die Kommunikationsanwendung FB Messenger in der dem Urteil zugrundeliegenden Version sowie alle hierzu kerngleichen Versionen. Diese Form des Tenors trägt dem Umstand Rechnung, dass das Gericht aufgrund der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in „Rohrreinigungsdüse II“ (BGH GRUR 2012, 485) sowie „Blasfolienherstellung“ (BGH GRUR 2005, 569) auch in Abwesenheit eines insoweit konkretisierten Klageantrages gehalten ist, die Mittel, aus denen sich nach dem Urteil die Benutzung des Patentanspruchs ergeben soll, im Tenor so konkret zu bezeichnen, dass diese Urteilsformel die Grundlage für die Zwangsvollstreckung bilden kann. Dies gilt jedenfalls, wenn die Parteien darüber streiten, ob und mit welchen Mitteln oder mit welcher räumlich-körperlichen Ausgestaltung die im Patentverletzungsprozess angegriffene Ausführungsform Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht (vgl. Zigann in Haedicke/Timmann Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl. 2020, § 15 Rn. 137).
In dem Verfahren, das dem ersten Urteil vorausgegangen ist, war zwischen den Parteien die Verwirklichung des Merkmals 1.6 nur insoweit streitig, als die Kammer entscheiden musste, dass es für eine Verwirklichung des Merkmals unerheblich ist, ob die Spielanwendung neu aufgerufen werden muss oder tatsächlich im Hintergrund noch läuft. Die Beklagtenpartei hatte argumentiert, dass sich aus der Beschreibungsstelle [0050] das Gegensatzpaar Wechseln („switch“) und Öffnen („open“) ergebe und daher ein erneutes Öffnen der Spieleanwendung nicht patentgemäß sei. Die Kammer ist dem nicht gefolgt, weil das in Unteranspruch 5 beschriebene Verhalten nur dann einen Sinn ergibt, wenn das Wechseln („switching“) auch solche Fälle erfasst, bei denen die Spielanwendung zunächst geschlossen gewesen ist und erst wieder gestartet werden muss. Denn bei einer im Hintergrund laufenden Anwendung bleiben auch die Daten des laufenden Spiels erhalten.
Aufgrund der konkreten Ausgestaltung des damals angegriffenen FB Messengers war zwischen den Parteien „unstreitig“, dass bei Zugrundelegung der obigen Auslegung durch die Auswahl der Schaltfläche „Spielen“ in der Nachricht, die den Spielfortschritt wiedergibt, ein Wechsel unmittelbar in das laufende Spiel und dessen grafische Benutzeroberfläche stattfindet. Nunmehr besteht die Modifikation unter anderem darin, dass zunächst eine Spieleübersichtsseite aufgerufen wird und der Nutzer dort das in der eingegangenen Nachricht adressierte Spiel auswählen und anklicken muss. Mithin ist nunmehr streitig geworden, ob das Merkmal eine Unmittelbarkeit des Wechsels in dem Maße erfordert, dass sich die Modifikation, die sich einer Zwischenseite bedient, außerhalb des Schutzbereichs befindet. Hierzu finden sich keine Ausführungen im ersten Urteil. Zur Beantwortung dieser Frage ist erneut die Patentschrift heranzuziehen und diese auszulegen, was diesem (zweiten) Hauptsacheverfahren (Erkenntnisverfahren) vorbehalten ist.
II.
Die streitgegenständliche Abwandlung wird nicht von den geltend gemachten Patentansprüchen erfasst. Die Klage ist daher vollumfänglich als unbegründet abzuweisen.
1. Zur Auslegung des Klagepatents wird zunächst vollumfänglich auf das erste Urteil der Kammer Bezug genommen. Die Kammer hält insoweit an ihrer bisherigen Auffassung fest.
2. Aufgrund der nun zu beurteilenden Abwandlung sind die nachfolgenden weiteren Ausführungen zur Auslegung veranlasst:
Das Merkmal 1.6 „als Reaktion auf das Detektieren einer Auswahl in der IM-Konversationsbenutzeroberfläche dahingehend, zu dem laufenden Spiel („game-in-progress“) zu wechseln, Anzeigen einer laufenden Spiel-Benutzeroberfläche (UI) („displaying a game-in-progress UI“) in Zusammenhang mit dem Spielverlauf“ erfordert einen unmittelbaren Wechsel von der Sofortnachrichtenanwendung in die Spieleanwendung und eine sofortige Anzeige der Spieleanwendung als Reaktion auf die Auswahl in der IM Benutzeroberfläche. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut sowie den allgemeinen Beschreibungsteilen [39, 55]. Hierbei ist zwischen dem Auslösen des Umschaltens, dem Umschalten selbst und der Wechsel der Anzeige zu unterscheiden. Das Auslösen des Umschaltens, also die Eingabe durch den Nutzer, kann mehr als einen Click erfordern. Es ist auch gleichgültig, ob die Spieleanwendung noch läuft oder erst wieder neu gestartet werden muss. Das Umschalten zu einer Anzeige der laufenden Spielbenutzeroberfläche muss hingegen unmittelbar erfolgen. Hierfür spricht neben dem Wortlaut auch das Ausführungsbeispiel in Figur 9b Bezugszeichnen 934. Ein wie auch immer gearteter Umweg ist weder dort noch in einem anderen Ausführungsbeispiel des Klagepatents vorgesehen.
3. Hiervon macht die abgewandelte Ausführungsform keinen Gebrauch:
a. Soweit der Nutzer nur den FB Messenger nicht aber auch die FB Anwendung installiert hat, erfolgt keine Weiterleitung in eine Anzeige des laufenden Spiels. Es verbleibt bei der fehlerhaften Darstellung gem. Schriftsatz der Beklagtenpartei vom 02.03.2020 Seite 10 oben. Mithin wird Merkmal 1.6 hier nicht verwirklicht.
b. Soweit der Nutzer sowohl den FB Messenger als auch die FB Anwendung installiert hat, erfolgt nach Anklicken der Spielenachricht nicht mehr wie zuvor ein direkter Wechsel in die Anzeige der Spieleanwendung, sondern ein Wechsel in die Anzeige einer Spieleübersichtsseite der FB Anwendung, die u.a. das betroffene Spiel mit dem Auswahlfeld „Play game“ anzeigt. Der Nutzer muss sodann das betreffende Spiel dort noch einmal auswählen, bevor er in die Anzeige der Spielanwendung gelangt. Unter Zugrundelegung der obigen Auslegung wird das Merkmal 1.6 auch hierdurch nicht wortsinngemäß verwirklicht.
Mithin hat die Beklagtenpartei keine Mittel angeboten und/oder geliefert, die zum Ausführen eines erfindungsgemäßen Verfahrens, wie in Anspruch 1 in der geltend gemachten Fassung niedergelegt, geeignet wären.
4. In Bezug auf den Anspruch 9 kann auf die obigen Ausführungen Bezug genommen werden.
5. Mithin kann vorliegend offen bleiben, ob es anspruchsgemäß ist, dass die Funktionalität nunmehr nicht allein durch den FB Messenger in Verbindung mit einer Spieleanwendung bereitgestellt wird, sondern im weiteren Zusammenwirken mit der FB -Anwendung.
III.
Auf den hilfsweise gestellten Aussetzungsantrag der Beklagtenpartei kam es daher nicht mehr entscheidend an.
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 709 ZPO und die Festsetzung des Streitwerts auf § 3 ZPO i.V.m. § 51 GKG.